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專利技術顧問

2012年7月9日 評論已關閉

Google Inc. 的徵人啟事可以略知高科技公司的專利部門需要什麼背景的專業人士,還有這些人該做哪些工作。

工作角色:專利技術顧問 (Technical Advisor, Patent)

  • 與法務、產品和工程等團隊共同合作,擴充專利組合 (patent portfolio)
  • 與創意十足的發明人合作。

工作職責:

  • 製作專利權項表 (claim chart) 及產品技術分析報告
  • 制定專利佈局策略
  • 針對新技術領域進行研究
  • 發揮創意

基本資歷:

  • 學士
  • 擔任專利技師、專利科學家或專利工程師三年工作經驗
  • 製作專利權項表及產品技術分析報告的經驗

較佳資歷:

  • 工程相關領域碩士
  • 參與技術標準組織的經驗
  • 美國專利代理人或具備參加專利代理人考試的資格
  • 精通專利相關程序
  • [技術專業知識]

專利權項表 (claim chart) 及產品技術分析

進行專利侵權分析時,專利權項表左邊的欄位會列出專利權項的內容,右邊的欄位則列出被控侵權產品或方法的技術特徵,且經常會搭配照片標示出對應的必要元件。除專利侵權分析 (patent infringement analysis) 外,進行專利性分析 (patentability analysis) 時也可運用專利權項表;此時,專利權項表左邊的欄位可列出所想要主張的專利權項內容,右邊的欄位則列出已知最相近的先前技術特點。顯然,Google Inc. 認為專利技術顧問必須懂得如何運用專利權項表來進行專利性分析,如此才能與法務、產品和工程等團隊共同合作,執行專利佈局工作。

高科技公司在召募專利佈局的專業人士時,不妨參考 Google Inc. 的徵人啟事。

Claim chart 1

Claim chart 2

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三星電子專利佈局的企圖心:石墨烯的應用

2012年7月5日 評論已關閉

「石墨烯(Graphene)是一種由碳原子以sp2雜化軌道組成六角型呈蜂巢晶格的平面薄膜,只有一個碳原子厚度的二維材料。石墨烯一直被認為是假設性的結構,無法單獨穩定存在,直至2004年,英國曼徹斯特大學物理學家安德烈·海姆和康斯坦丁·諾沃肖洛夫,成功地在實驗中從石墨中分離出石墨烯,而證實它可以單獨存在,兩人也因『在二維石墨烯材料的開創性實驗』為由,共同獲得2010年諾貝爾物理學獎。石墨烯目前是世上最薄卻也是最堅硬的奈米材料,它幾乎是完全透明的,只吸收2.3%的光;導熱係數高達5300 W/m·K,高於碳奈米管和金剛石,常溫下其電子遷移率超過15000 cm2/V·s,又比奈米碳管或矽晶體高,而電阻率只約10-6Ω·cm,比銅或銀更低,為目前世上電阻率最小的材料。因為它的電阻率極低,電子跑的速度極快,因此被期待可用來發展出更薄、導電速度更快的新一代電子元件或電晶體。由於石墨烯實質上是一種透明、良好的導體,也適合用來製造透明觸控螢幕、光板、甚至是太陽能電池。」 摘自維基百科 (7/4/2012)。

「韓國三星電子與 SKKU 已展現了大尺寸 CVD 法成長石墨烯的成果及其積極投入石墨烯在光電產品應用的企圖心,主軸的研究包括製程開發及其量產工程,其技術挑戰以低溫、捲對捲直接成長石墨烯於各種基材的開發為最終目標;在應用上則積極研發在觸控面板、可撓 AMOLED、太陽電池、智慧窗、散熱模組及高阻氣封裝材等應用。」– 黃承均與黃淑娟,石墨烯材料發展與應用趨勢 (工業材料雜誌304 | 2012/04 | 頁74)。

「石墨烯材料仍屬於產品發展歷程中之高度研發期,儘管商業化的產品仍未出現,未來的市場潛力是不容忽視的。美、日、韓及歐盟等政府科技單位及公司皆紛紛投入研發布局及應用產品專利卡位。」 — 黃淑娟,石墨烯材料的應用展望 (工業材料雜誌304 | 2012/04 | 頁62)。

在石墨烯相關技術專利佈局方面,確實可窺見三星電子的強烈企圖心。舉例來說,2009年3月19日,美國專利商標局 (USPTO) 公開了一件三星電子 (Samsung Electronics, Co., Ltd.) 擁有的專利申請案,申請案號 12/105,738 (「738 申請案」),發明名稱為「具有石墨烯薄片的透明電極及具有該透明電極的顯示器和太陽電池 (TRANSPARENT ELECTRODE COMPRISING GRAPHENE SHEET, AND DISPLAY AND SOLAR CELL INCLUDING THE ELECTRODE)」。歷經四年多,這件專利申請案仍在審查中;根據 USPTO 的公開資料,USPTO 於 2012/4/26 發出非最終審查意見書 (Non-final office action),再次核駁所有審查中的專利權項 (claim)。

2008/4/18 提出申請後,738 申請案曾多次遭到核駁,三星電子在答辯時也針對某些專利權項進行修改 (amendment) 或限縮;修改或限縮權利範圍的目的是要避免涵蓋先前技術、提高其專利性 (patentability),以順利獲准。顯然,三星電子需要努力取得仍具有高價值的專利權項,也就是它的範圍足以涵蓋未來市場上的主流技術,藉以擴大石墨烯相關專利佈局的版圖。

以 738 申請案的專利權項第 1 項 (“claim 1”) 為例,讓我們觀察三星電子如何處理專利權項的修改或限縮。值得一提的是,任何一種由透明基板和透明石墨烯導電膜構成的透明電極,皆在最初的 claim 1 範圍內;因此,沒有限縮範圍的 claim 1 所涵蓋的技術範圍非常廣。

提出申請時的版本:

Claim 1-1

第一次修改/限縮的版本:

Claim 1-2

第二次修改/限縮的版本:

Claim 1-3

第三次修改/限縮的版本:

Claim 1-4

暫且不論能否獲准,您認為最新的 claim 1 是否涵蓋先前技術? 能不能涵蓋未來市場上的主流技術?  請見專利權項分析比對的種類

專利佈局成功的關鍵之一在於能否審慎處理專利權項的修改或限縮:限縮不足無法獲准,過度限縮則會使獲准的專利權項沒有實質效用或價值。

Categories: 美國專利申請實務, 隨想 Tags:

專利地痞的真相

2012年6月21日 評論已關閉

擁有房地產的人,可以選擇自住、租給別人、供慈善團體免費使用,或者空置不用;簡單說,她們有權選擇處置房地產的方式,包括岀售。專利的情況類似:擁有專利的人或公司 (專利權人),也許會在他們的產品或服務上使用專利所涵蓋的技術 (「專利技術」),或許會將他們的專利技術授權給別人使用並收取權利金,也可能免費授權給公益團體或政府單位使用,或者根本沒運用他們的專利技術;無論如何,專利權人不一定會將自己擁有的專利技術運用在自己的產品或服務上。

從業個體 / 非從業個體 / 專利地痞

事實上,大學或研究機構幾乎沒有以商業方式實際運用自己申請取得的專利技術,因為大學或研究機構通常沒有自己的產品或商業服務;專利授權 (或專利技術商業化) 可說是大學專利權人「運用」專利的典型方式。有人稱大學這種專利權人為非從業個體 (Non-Practicing Entity or NPE),也就是這樣的專利權人沒有將專利技術運用在製造產品或提供服務;另一種貶抑的名稱是專利地痞 (patent troll),但有人認為大學不是專利地痞。如上段提到的事實,專利權人不一定會將自己擁有的專利技術運用在自己的產品或服務上;因此,以「是否將自己擁有的專利技術運用在自己的產品或服務上」來區隔從業個體與非從業個體 (或專利地痞) 實在不太恰當。舉例來說,一個公司有許多事業單位,其中有些專營軟體設計,有些以生產積體電路為主。假設軟體設計事業單位所提出的發明揭露內容取得專利,而且該公司的產品和服務也運用這項專利技術;另一方面,若積體電路生產事業單位所提出的發明揭露內容也取得專利,但該公司的產品並沒有用到這個專利技術,反而將這項專利授權給協力廠商使用;試問:該公司是從業個體還是非從業個體?如果該公司以控告專利侵權為手段,迫使潛在侵權人接受專利授權,那麼該公司是不是專利地痞? 柯達公司 (Kodak)、雅虎 (Yahoo) 是不是非從業個體? 授權 Android 平台相關技術的微軟呢?其實,專利改革所要遏止的專利地痞現象只是次要的問題,真正的問題出在專利權的範圍界定不明確且或不穩定。

專利地痞的商業模式是專利制度失靈的產物

對創新產生負面抑制效果的是「壞專利」(原因) 而不是專利地痞 (結果)。現行專利法規的缺失會助長壞專利的數量,過多的壞專利就會導致現行的專利制度無法合乎美國憲法所揭櫫專利體系的宗旨:「促進科學和實用技藝的發展 (to promote the Progress of Science and useful Arts)」。譬如,造成槍枝氾濫的根本原因不在擁有槍枝的人不良善,而是槍枝管制的法規有缺失且或執法成效不彰。因此,要解決專利地痞所造成的問題,必須先從解決專利權項範圍解讀 (claim construction) 的相關問題著手。

專利權利範圍不明確且不穩定是助長專利授權投機事業的主因

專利權利範圍不明確且或不穩定會造成專利侵權濫訴、助長專利授權投機事業。專利地痞可以獲取不當的利益,很大一部分是因為專利權利範圍不明確且或不穩定。專利權利範圍是由專利權項 (claim;專利權利要求 (CN) 申請專利範圍 (TW)) 所界定,但由於文字的意義通常有多種解讀方式,因此專利權項所描述的技術內容就會因字義的不同解讀而造成範圍不明確;理論上,核准的專利權項應已符合專利法對於明確性的要求 (參見美國專利法第112條),但前段提到的專利權項範圍解讀仍是極具爭議而很難釐清的問題,專利侵權訴訟的成敗也多半取決於此。另一方面,在專利審查過程中,如果專利審查員 (patent examiner) 對先前技術 (prior art) 的範圍和內容沒有充分掌握,那麼就此核准的專利權利範圍就不穩定,也就是公諸於大眾的專利權項可能因後來的複審或舉發等程序而被撤銷。專利權利範圍不明確且或不穩定,表示公開的專利說明書喪失公眾告知的功能;具體來說,潛在的競爭者可能會因侵犯範圍不明確的專利權項而深受其害,甚至連專利權人也可能會因為取得了專利有效性 (patent validity) 大有問題的專利權項而蒙受損失,例如:實質上無效的專利很難進行授權 (licensing) 或轉讓 (assignment),而且在排除競爭者方面可說沒有效用。

總之,專利地痞現象的背後存在許多議題,其中包括技術移轉 (technology transfer)、專利授權的本質 (取得專利授權仍有可能侵犯第三人的專利)、先前技術的範圍和內容、專利審查的品質、專利權利範圍的明確性及穩定性等。就像藉由槍枝管制來維護治安一樣,積極防止「壞專利」阻礙產業發展才是當務之急。

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法務長與專利律師

2010年2月2日 評論已關閉

Acoustical Design, Inc. v. Control Electronics Co., Inc., 932 F.2d 939, 942, 18 U.S.P.Q.2d 1707 (Fed. Cir. 1991)
先前, 上訴人取得原告專利權人的專利授權, 但在授權合約期滿後, 上訴人繼續製造和販售侵權產品。其間, 上訴人依賴法務長 (非專利律師) 的意見, 但沒有尋求以嚴謹專利分析為基礎的法律意見。上訴人無法證明法務長的意見使其有理由相信 (good faith belief) 系爭專利是無效的或系爭產品沒有侵權。上訴人爭辯:美國專利商標局同意針對系爭專利進行再審查 (reexamination) 即代表其有理由相信系爭專利是無效的;然而, 上訴法院不採納上訴人的前述論點。陪審團認定上訴人惡意侵權成立。

資料來源:4 Annotated Patent Digest § 31:7

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Quanta v. LGE (2008):關於 “substantially embodying" 之隨想

2008年8月9日 評論已關閉

往後,專利權人對第三方廠商仍有主張其專利權的空間,畢竟這是專利權的基本內涵之一,只是專利授權合約的擬定需要更多的考量,以避免 LGE 所陷入的窘境。可以想見的是:專利相關從業人員會以此判例作為殷鑑,期能擬定更符合團體或個人相互權利義務關係的合約。對涉及到專利授權業務或交易的個人或團體來說,筆者建議密切關注由專利律師和/或法學教授所提出的較佳「解決方案」,以避免或減少 licensor、licensee 和/或 third party 蒙受任何形式的損失。

正如 David McGowan 教授所言:"Parties have better information than courts; they are likely to set more efficient terms." 請參閱 Reading Quanta Narrowly;在某些情況或條件下,"multiple royalties" 可能就屬於 “more efficient terms"。

筆者以為,最高法院的以下見解顛覆了專利的基本原則,意欲進一步削弱專利權:"With regard to LGE’s argument that exhaustion does not apply across patents, we agree on the general principle: The sale of a device that practices patent A does not, by virtue of practicing patent A, exhaust patent B. But if the device practices patent A while substantially embodying patent B, its relationship to patent A does not prevent exhaustion of patent B." (emphasis added)

前述 “substantial embodiment" 的概念是顛覆的癥結,而且以專利實務的角度來看,這樣的見解會造成混淆且不易判斷;吾人如何判斷一個包含 A、B 和 C 三個必要元件的專利權項中,哪一個元件是 “substantial embodiment" 的基礎而會導致專利權耗盡?容許這樣的耗盡可能性,無異於認定元件 A、B 和 C 三者可以各有不同的「位階」,例如元件 B 比元件 A 和 C「重要」;然而,專利權項所界定和保護的發明是一種具有專利性的組合 (patentable combination),其中各種必要元件與相互關係應視為整體 (as a whole; see, for example, 35 U.S.C. 103(a)) 而不應摻有例如 “inventive step" 或 “gist of invention" 的觀點 (當然,採取這種觀點有助於專利審查和分析工作)。此外,"substantial embodiment" 的概念可能會危害改良式發明的保護機制,削弱專利權人針對其核心專利 (core patent) 進行改良的誘因。舉例而言,假設元件 A 和 B 之組合是一種 core patent 所保護的發明,若某專利的保護對象是元件 A、B、C 和 D (及其相互關係) 之組合的改良式發明,則當專利權人授權他人實施元件 A 和 B 之組合時,就有可能耗盡該改良式專利以及針對該專利所進行的進一步改良所得到的專利權。此時,專利侵權與權利耗盡與否的爭議勢必會在於何種授權使用樣態會造成專利權利耗盡 (A+B? or A+B+C?);亦即,何種授權使用樣態屬於改良式專利的 “substantial embodiment",因而使其專利權利耗盡。因此,「專利嚴密布局」的策略將不佔有絕對的優勢,因為專利耗盡原則的適用範圍更大。

再者,"substantial embodiment" 的概念同時也會進一步破壞專利公開告知 (public notice) 的功能,因為利害關係人 (例如競爭者或尋求專利授權的當事人) 更加無法確知專利權項的保護範圍。

如前所述,「專利嚴密布局」的策略將不佔有絕對的優勢。然而,以研發為導向的大型企業不見得會受到 “substantial embodiment" 概念的衝擊;這樣的企業通常握有絕大部分的前瞻性與關鍵性的 core patent,處於競爭地位的中小企業或個人除非也同時握有core patent,否則很難對大型企業造成競爭威脅,因為中小企業或個人的專利以改良型居多,Quanta v. LGE 之後比較會陷入專利權耗盡的困境;大型研發企業佔有研發人力和經費的絕對優勢,只要不斷產出並保護前瞻性關鍵技術,應該就能不依靠基於改良的嚴密布局來維持競爭優勢及談判籌碼。

以 “substantial embodiment" 為基礎的辯解理由 (defense) 應回歸到以「不存在合理的不侵權使用樣態 (no reasonable non-infringing use)」為基礎的侵權辯解理由。在本案中,試問:Quanta 將 LGE-Intel-licensed components 與 Intel-made components 組合時,是否可以算是一種 “reasonable non-infringing use"?若這樣的組合可以視為一種合理的不侵權使用樣態,那麼 CAFC 的見解 (no unconditional sale exists) 就值得重視。

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KSR v. TELEFLEX:CAFC 以狹隘刻板的方式探討顯而易知性的法律問題

2007年5月13日 評論已關閉

先前的《顯而易知性的判斷原則受到質疑》一文已簡單介紹過 KSR v. Teleflex 乙案的背景。聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 認為:若缺乏使熟習一般技藝之人士得以結合或修改有關先前技術文獻教示內容的「教示、聯想或動機」等證據,則不得將專利標的認定為顯而易知的發明;此見解源自 CAFC 所採用的 TSM 準則 (“TSM test")**。最高法院在本案判決文中「柔性駁斥」這個法則——最高法院並未抹煞 TSM test 所提供的深刻見解,但強調必須遵循專利法第 103 條及其判例所提供的廣泛且具彈性運用空間的規範,而非以狹隘刻板的方式來判斷顯而易知性 (“The Federal Circuit addressed the obviousness question in a narrow, rigid manner that is inconsistent with § 103 and this Court’s precedents.")。先前技術核駁的答辯》。若且唯若滿足 TSM test (“P"),則專利標的是顯而易知的發明(“Q")。

If and only if P, then Q. (i.e., P <–> Q)

如此一來,就不會有 ~P –> ~Q 的謬誤。換言之,不滿足 TSM test 不代表專利標的不是顯而易知的發明。例如,目前審查員檢索的先前技術文獻有限 (最高法院:"In many fields it may be that there is little discussion of obvious techniques or combinations, and it often may be the case that market demand, rather than scientific literature, will drive design trends."),像「市場需求 (demands in marketplace)」這一類的動機無法確實掌握,以致在套用 TSM test 時,無法論證專利標的是顯而易知的發明。從 KSR 判決看來,關於 「習知元件的組合 (“combination of old elements")」 這一類的發明,獲准專利的機率將會降低,因為 「顯而易知的嘗試 (“obvious to try")」 可以是 103 rejection 的理由之一。然而值得注意的是:在 In re O’Farrell 判例中提到:"It is true that this court and its predecessors have repeatedly emphasized that ‘obvious to try’ is not the standard under § 103." In re O’Farrell, 853 F.2d 894, 903 (Fed. Cir. 1988)。雖然 CAFC 明白認定 “obvious to try" 不是專利法第 103 條的適用標準,但 CAFC 卻也提醒:"Any invention that would in fact have been obvious under § 103 would also have been, in a sense, obvious to try. The question is: when is an invention that was obvious to try nevertheless nonobvious?";換言之,雖然 “obvious to try" 不是「某項發明是顯而易知」的充分條件,但顯而易知的發明經常有 “obvious to try" 的屬性 (亦即 “obvious to try" 可能是顯而易知性的必要條件)。然而,最高法院在 KSR 的判決內容裡卻明白指出:CAFC 的錯誤在於其認為「不得僅以顯而易知的嘗試為由來證明習知元件的組合係屬顯而易知」 (“[T]he court erred in concluding that a patent claim cannot be proved obvious merely by showing that the combination of elements was obvious to try.");最高法院另指出「顯而易知的嘗試」或許可以證明專利標的是顯而易知的發明 (“[T]he fact that a combination was obvious to try might show that it was obvious under § 103″ (emphasis added))。由此可見,最高法院認可僅以「顯而易知的嘗試」為由來證明顯而易知性 (這樣就展現了 103 核駁理由的彈性?)。
總之,最高法院認為 TSM test 提供了有助於判斷顯而易知性的深刻見解 (helpful insight),但同時又斬釘截鐵地反對以「狹隘刻板」的方式運用此準則,並強調必須依照最高法院的判例 (尤其是 Graham v. John Deere Co. of Kansas City, 383 U.S. 1) 以及專利法第 103 條的規定,採取一種廣泛而變通的方式來判斷顯而易知性。如此一來,在顯而易知性的判斷以及主張權利要求無效 (invalidation) 等兩方面勢必造成影響;專利獲准的機率應會相對降低,以不符專利法第 103 條為理由而使權利要求無效的可能性則相對升高。

**根據 CAFC 的判例,在結合兩件或兩件以上的比對文件並依據第 103 條來核駁權利要求時,先前技術必須提供教示 (teaching)、聯想 (suggestion) 或動機 (motivation) 等證據,以做為結合 (combine) 或修改 (modify) 比對文件的論理基礎。動機的來源有三:[1] 發明所欲解決的問題特性;[2] 先前技術的教示內容;以及 [3] 具有相關領域一般技藝之人士的知識。

Teleflex 的專利 (US 6,237,565 B1, “Adjustable Pedal Assembly With Electronic Throttle Control") (’565 專利) 是關於一種具有電子油門控制器的可調式踏板結構。此種踏板結構用於車輛的油門踏板,其主要技術特點在於:踏板的位置可以調整,踏板結構的其中一個樞軸點固定不動,而且有一個電子踏板感應器連接於該樞軸點上,其以電子訊號控制油門的開啟程度。雖然沒有單獨一篇文獻記載完全相同的結構,但有若干美國專利分別記載了 ’565 專利的部分技術特徵。確切而言,電子感應器與可調式踏板結構均屬習知技術,將電子感應器連接到踏板結構上也是習知技術。

最高法院做成 KSR 乙案的判決之後,美國專利商標局 (USPTO) 在發佈相應的正式指導原則之前,已完成備忘錄,有以下四個要點值得注意:
1) 美國最高法院重申 Graham v. John Deere 所揭櫫的判斷顯而易知性的四個原則。
2) 最高法院並未完全否定運用 TSM test 來分析顯而易知性。
3) 最高法院拒絕以狹隘 (不靈活;沒有彈性) 的方式運用 TSM test。
4) 103(a) 核駁必須以「明顯的理由 (apparent reason)」為依據。

以下我試圖以簡單的邏輯分析來解釋 CAFC 為何是以狹隘刻板的方式運用 TSM test。

存在使熟習一般技藝之人士得以結合有關先前技術文獻教示內容的「教示、聯想或動機」等證據,則專利權項所保護的專利標的是為顯而易知的發明。儘管有其他方式可以證明某一個專利標的是顯而易見的發明,前述條件語句是 TSM test 的基本原則。

「存在使熟習一般技藝之人士得以結合有關先前技術文獻教示內容的『教示、聯想或動機』等證據」(簡稱「滿足 TSM test」):P
「專利標的是顯而易知的發明」:Q
若P,則Q。(P –> Q)

CAFC 錯用 TSM test 的關鍵在於:

P<–>Q == P –> Q and Q –> P == ~P –> ~Q (若不滿足 TSM test,則專利標的不是顯而易知的發明。)

會產生這樣的謬誤 (~P –> ~Q)—亦即 CAFC 以狹隘刻板的方式運用 TSM test,問題就是出在 “if and only if P" 這個不當的前提。

最高法院認同:若滿足 TSM test (“P"),則專利標的是顯而易知的發明 (“Q")。 If P, then Q. (P –> Q)

其實,最高法院的見解不必然和 CAFC 的見解有「不可解的衝突」,因為在 TSM test 的原則之下還需考慮先前技術的結合是否會成功 (“Obviousness does not require absolute predictability of success."),而且判斷是否會成功的標準不是絕對的程度而是合理的預期會成功。依此原則,在顯而易知的嘗試伴隨合理的預期會成功的條件下,顯而易知性得以成立。或許,CAFC 只是在 KSR 這件案子裡沒有遵循自己的判例並正確地運用 TSM test 而被最高法院認定「判斷錯誤」;也許「狹隘刻板」有時更符合公平正義的原則。無論如何,最高法院顯然在 “obvious to try" 這個核駁理由上賦予更大的彈性運用空間;因此,可以預見的是諸如 「設計上的需求 (design need)」、「要求解決特定技術問題的市場壓力 (market pressure to solve a problem)」、「熟習相關技術之人士所知的有限選擇 (known options within his or her technical grasp)」、「常識 (common sense)」等字眼都可能會出現在專利審查意見書 (Office action) 裡。

此外,最高法院還批判 CAFC 對於避免落入「後見之明的偏見 (hindsight bias)」所得到的錯誤結論,其斷然拒絕刻板的防制規範,因為這樣的規範妨礙了運用常識的機會,而且不符合最高法院的判例、顯得沒有必要 (“Rigid preventative rules that deny recourse to common sense are neither necessary under, nor consistent with, this Court’s case law.")。

結構附加功能寫法

2006年4月16日 評論已關閉

一般將 “means plus function” 譯為「功能手段語言」或「手段加功能語言」,但這兩種廣泛使用的翻譯詞彙不甚恰當,因為美國專利法第 112 條第 6 項所提到的 “means” 應是指如裝置、配件、設備、儀器等具體存在的結構。「手段」的意義比較接近「方法」;因此,用「手段」來表達具體結構並不恰當。「結構附加功能」應是比較合適的譯法。此外,“step plus function” 則可譯為「步驟附加功能」。

《簡明牛津英語字典 (Concise Oxford English Dictionary)》第七版將 “means” 定義為 “an action or system by which a result is achieved"。由此可見,“means” 可以代表能達成某種功效的「動作」或「系統」。然而,它到底是指非實體的動作?還是具體的系統呢?探究美國專利法第 112 條第 6 項以及相關判例即可得到答案。美國專利法第 112 條第 6 項的原文如下:

— An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and ***. —

上述法條已明確規範專利權項的某一個元件 (結構或步驟) 可以用兩種方式其中之一來加以描述:第一種是所謂的 “means plus function”,另一種是所謂的 “step plus function”。確切而言,在撰寫裝置請求項時,專利權項撰寫者可選擇採用 “means plus function” 的寫法 (language) 來描述某一個實體構成元件,並以該元件的功能來界定其技術特徵,而不提及該元件的具體結構或材料。另一方面,在撰寫方法請求項時,專利權項撰寫者可採用 “step plus function” 的寫法來描述某一個構成步驟,並以該步驟的功能來界定其技術特徵,而不提及構成該步驟的動作。由於法條內容已明確規範分屬裝置請求項與方法請求項的兩種寫法,因此 “means plus function” 當中的 “means” 不應被解讀為構成步驟之動作的意義。

茲任舉兩個關於解讀「結構附加功能」元件的判例:
“A means-plus-function limitation requires courts identify ‘the structure, or structures, described in the specification that perform the recited function.’" Ghaly v. Hasbro, Inc., 112 Fed. Appx. 7, 11 (Fed. Cir. 2004); “After identifying the function of the means-plus-function limitation, the next step is to determine the corresponding structure described in the specification and equivalents thereof.” Globetrotter Software v. Elan Computer Group, 236 F.3d 1363, 1368 (Fed. Cir. 2001) (emphasis added).

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美國專利的品質

2006年4月9日 評論已關閉

上個月到台北參加由政治大學科技政策與法律研究中心及政治大學智慧財產研究所主辦的研討會—「智慧財產權之重大議題 (一):強制授權、技術標準及專利品質 (Challenging Issues of IPR (I): Compulsory Licensing, Standard v. Unfair Competition, and Quality of Patent)」。從主辦單位提供的議程和相關說明得知,美國聯邦巡迴上訴法院法官 Randall R. Rader 亦將出席。Rader 法官簡略回顧 CAFC 在過去 15 年的演進以及展望未來 15 年的走向。判例的部分提到最近一年宣判的幾件專利侵權訴訟案,包括 AT&T; Corp. v. Microsoft Corp., 414 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2005)、NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd., 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005) 及 Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005), denied by AWH Corp. v. Phillips, 2006 U.S. LEXIS 1154 (2006) 等。

關於「專利品質」這項議題,受邀的三位演講人的演講內容均著眼於以專利被引用 (cited) 次數為分析基礎的評估方法,而未考慮或討論到專利技術的商業價值、專利說明書的撰寫品質、專利申請的答辯歷程 (prosecution history) 等需要由市場分析、技術和專利法及實務等方面的專家加以判斷的因素。

值得一提的是:本次研討會與談人政治大學智慧財產研究所兼任副教授周延鵬當場直言不諱,稱台灣申請人獲准的美國專利數量雖在全世界排名中高居前幾名,但「這些專利的品質都很爛」。當然,使用全稱式說法的目的只是要強調美國專利數量和品質不相稱的情況。

概括而言,華人申請美國專利有兩種途徑:其一是透過本地專利律師或專利代理人 (輾轉再由美國當地的專利律師或專利代理人代為提出申請,扮演此種角色的美國代理人俗稱為「複代理人」),另一是直接委託美國當地的專利律師或專利代理人。

透過本地專利事務所申請美國專利的最大優點在於服務費用低廉,最大缺點則在於專業能力不足。本地專利事務所的專業能力不足,主要是因為缺乏通曉美國專利法及實務的專業人士。若要精通美國專利法及實務,英文能力既是關鍵也是必要條件。確切而言,研讀美國專利成文法規 (包括專利法、專利行政法規及專利審查手冊) 以及判例等,均需要較強的英文閱讀能力,否則難能理解相關規定細節以及判例當中複雜的分析內容。此外,縱使有技術層次很高、被引用次數很多的專利,若其未經過專利專業能力及英文程度均佳的專業人士承辦,則低落的專利品質將使專利價值大打折扣。舉例而言,在專利答辯過程中,即使專利申請人有很好的答辯論點,若礙於英文寫作能力的不足而致使審查員不明瞭、甚或誤解申請人所提出的理由,則有可能失去原本可以獲准專利的機會,或是取得的專利包含了不當的限制條件 (起因於不當的描述)。鑑於最近 Phillips v. AWH 判例所揭櫫的專利權項範圍的解讀原則,專利說明書內容的用字遣詞更須嚴謹以對,因而更突顯出英文寫作表達能力的重要性。

本地事務所在處理美國專利申請案時,通常都是先撰寫中文說明書,然後再將中文定稿翻譯成英文說明書。這對以中文為母語的撰稿人來說,幾乎是必然的處理方式。某些事務所的作業方式是由同一個人撰寫中文及英文說明書,但也有事務所是分別由不同人處理中文和英文專利說明書。一般而言,不論是採何種處理方式,英文說明書的撰稿品質普遍不佳,其根本原因乃在於英文不是撰稿人或翻譯者的母語,因此很難準確地運用適當的詞彙和句法來充分表達發明的內容以及專利權項。確切而言,由同一個人撰寫中文及英文說明書是比較合理的處理方式,但有能力撰寫高品質中文專利說明書的人士未必具備高水準的英文能力。另一方面,英文翻譯寫作能力強的人也未必能將高品質的中文專利說明書翻譯成高品質的英文專利說明書,因為譯者不是撰寫中文稿的人,對技術內容不夠嫌熟,不易使用最適當的字詞來表達與發明精神最接近的意義。以上是華人必定會面臨到的困境。

直接委託美國當地的專利律師或專利代理人的最大缺點是必須負擔昂貴的服務費用,最大的優點則是避免發生前面提到關於英文表達的問題,而且美國當地的專利律師或專利代理人具備較佳的專業能力。除服務費用較高之外,另一項缺點在於委託人與美國代理人之間的語言溝通障礙。當然,直接委託美國當地的專利律師或專利代理人來處理專利申請案時,仍需要提供書面資料 (如發明揭露書、圖式等) 以及舉行「面談」。為使美國專利律師或專利代理人能撰寫一份高品質的美國專利說明書,委託人 (發明人或公司團體) 必須以英文來描述書面資料,而且要以英文向美國專利律師或專利代理人解釋各項資料的內容以及回答國外代理人所提出的問題,包括先前技術介紹、發明的技術內容、圖式所描繪的細節等。此時又使華人面臨英文的挑戰!

鑑於上述情況,若將申請並取得高品質的專利當作一場競賽,那麼華人必定是處於劣勢,甚至是參加一場極難取勝的「公平競賽」。

舉例而言,在最新的判例 Semitool, Inc. v. Dynamic Micro Sys. Semiconductor Equip. GmbH, 2006 U.S. App. LEXIS 8296 (Fed. Cir. 2006) 當中,CAFC 認為系爭權利要求 1 所載 “a processing vessel defining a process chamber therewithin (一個處理器,其內界定出一個處理室)” 意指處理室是處理器的整個內部空間;如此一來,原告專利權人即喪失將其解釋成「處理室是處理器內的某特定區域」的機會而敗訴。值得注意的是:另一項權利要求以不同的描述方式來表達處理器和處理室的關係— “a processing chamber within the processing vessel”。雖然 CAFC 承認此限制條件並未明確表示處理室即是處理器的整個內部空間,而可以被解讀成「處理室是處理器內某一個較小的區域」,但專利說明書的內容排除此種有利於原告專利權人之解釋的可能性。由此可見,構成整份專利說明書內容的詞彙用語及描述方式對專利侵權訴訟所必然牽涉到的權利範圍的解讀極具關鍵性,前文一直強調的英文表達能力更是此關鍵性的核心。

因應之道為何?我以為精進英文的聽說讀寫等能力是基本條件,而後始能精研美國專利法規和相關判例,期能深刻理解美國聯邦法院體系對於法規的解釋,撰寫出經得起檢驗的高品質專利說明書及答辯歷程,以求華人努力研發的心血結晶能得到最佳的保護,在全球化激烈競爭時代脫穎而出,真正在專利的量與質方面均有傑出的成果。

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具代表性的 IP 網誌 (IP blog)

2005年7月24日 評論已關閉

專利 “Patently-O" — http://www.patentlyobviousblog.com/

商標 “The Trademark Blog" — http://trademark.blog.us/blog/

著作權 “The Patry Copyright Blog" — http://williampatry.blogspot.com/

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知識產權局 v. 智慧財產局

2005年7月18日 評論已關閉

近年來,「智慧財產」、「智慧財產權」、「智財權 (中國大陸稱知識產權)」、「智權」等用語已充斥在社會的每一個角落;尤其在高科技產業,申請專利這項舉動與保護知識財產之間幾乎已畫上等號,但專利只是其中一種知識財產。取得專利權固然是保護知識財產的舉措,但是若將保護知識財產的概念狹隘地限制在申請專利及取得專利權方面,那就忽略了知識財產保護觀念的廣泛性。

在台灣,許多企業將只處理專利業務的工程師稱作「智權工程師」,然而人們口中的「智權工程師」通常是不處理如商標權與著作權等相關業務。儘管一般人在觀念上普遍都認為知識產權很重要,但多數人仍對某些相關的基本概念不甚了解。舉例來說,許多人將知識財產 (Intellectual Property, IP) 與知識財產權 (Intellectual Property Right, IPR) 視為意義相同的詞彙而任意交替使用,但事實上兩者分別具有不同的意義。知識財產權是因擁有知識財產而享有的權利。例如,專利屬於一種知識財產,專利權是賦予專利權人的一種知識財產權,行使專利權的意義即在於排除他人在未經其許可下使用、製造、販賣或進口 (視各國法律而定) 該項專利所保護的發明,故專利權是一種「排他權」。

除專利之外,還有多種知識財產,其中包括 (但不限於) 商標、作品、營業秘密、積體電路佈局等。為何不是著作權(copyright) 而是作品呢?理由是:著作權也是一種知識財產權,它不是知識財產本身,作品才是;根據美國著作權法,包括 (但不限於) 文學、戲劇、音樂、美術在內的「原創作品」(“original works of authorship") 可受到法律保護。

台灣的專利主管機關是「智慧財產局 (Intellectual Property Office)」,在大陸則是「國家知識產權局 (State Intellectual Property Office)」。耐人尋味的是,海峽兩岸顯然對 “Intellectual Property Office" 有著不同的中文翻譯方式。我倒認為「知識財產局」是個不錯的中文譯名,理由即在於 IP 與 IPR 的差別以及「知識」與「智慧」的差異。根據 Merriam-Webster Online Dictionary 的解釋,"intellectual" 意指 “of or relating to the intellect or its use",而 “intellect" 的意思是 “the power of knowing as distinguished from the power to feel and to will: the capacity for knowledge"。由此可見,「知識」似乎是比較貼切的譯名,因為 “intellect" 是一種「知的能力」,而不是「感受的能力」。此外,中國人所講的智慧似乎是「只能意會不可言傳」,這正違反專利制度的精神--發明內容應透過文字及圖式而以具體方式充分揭露。另一方面,"intellectual" 當名詞用時還有「知識份子」的意義,而且鮮少聽到有人用「智慧份子」這個名詞。因此,「知識財產」似乎比「智慧財產」更為達意。在此建議將 IP 主管機關的名稱更改為「知識財產局」,不知政府當局以為如何?

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