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專利佈局:以終為始

2013年6月7日 評論已關閉

申請美國專利的準備工作階段稱作專利準備過程 (Patent Preparation);提出申請到案件結束 (獲准專利、因遭到核駁而放棄申請,或自行放棄申請等) 的階段稱作專利答辯過程 (Patent Prosecution)。不論是 Patent Preparation 或 Patent Prosecution,專利權項 (patent claim) 通常會經過多次修改、新增或刪除。Patent claim 是界定專利權利範圍的主要依據,因此在準備申請美國專利及處理答辯時,必須特別留意 patent claim 的撰寫、修改、新增和刪除等工作,以便取得「較佳的」專利權項*1*。此外,專利獲准後,可能因進行其它程序而更動專利權項,例如:再審查 (Reexamination)、獲准後重審 ( Post-Grant Review or PGR)、重新核發專利 (Reissue) 等。

根據美國專利法的規定*2*,專利說明書必須包含一項或多項專利權項作為總結。儘管如此,這是否表示在準備專利說明書時*3*,一定要從發明背景開始進行寫作,而後撰寫發明概要、圖式簡要說明、發明實施例詳細說明等章節,最後再擬定專利權項? 首先,我們來探討這種製作專利說明書的方式有何缺點。

若先撰寫發明的相關說明,最後再寫專利權項,那麼撰寫者必須採用歸納法,從發明概念和各種不同的實施例 (embodiment) 總結出一個或數個發明的核心技術特徵,亦即構成發明的必要元件和各元件之間的關係,以作為撰寫專利權項的基礎。然而,要從幾個實施例當中歸納出共同的技術特點,並以統稱方式來命名必要元件 (generic naming),實非易事。此外,這種歸納撰寫法容易導致「有揭露但沒主張 (disclose but not claim)」的情況,亦即專利說明書裡描述的某些發明技術特點沒有被至少一個專利權項涵蓋;這樣的「失誤」可能會不經意地將不在權利範圍內的發明技術貢獻給社會。雖然這種情況可以透過提申延續案 (continuing application) (母案與子案同時處於申請狀態) 或提申重新核發專利 (application for reissue)*4* 予以彌補,但會增加專利申請操作上的困難和複雜度。另外一個缺點在於:專利說明書通常會經歷數次改稿,因此會有「牽一髮動全身」這種幾乎無可避免的情況;試問,「因修改專利權項而必須相應修改圖式及發明的說明內容」與「因修改發明的說明內容而必須相應修改圖式及專利權項」兩者哪一個比較繁瑣難行?依照經驗,後者在操作上比較困難。由此可知,依照專利說明書各部分的編排順序而從頭寫到尾,似乎不是好的方式。

以最佳實務來說,準備專利說明書時,應先撰寫專利權項並繪製各權項所對應的一個或多個必要圖式;專利權項定稿後,再以演繹的方式展開並詳細說明專利權項所載所有必要元件及其相互關聯。這種操作方式至少有下列好處:

(1) 避免發生前面提到「有揭露但沒主張」的狀況;
(2) 專利權項或圖式需要修改時,可以直接針對專利說明書中的相關段落進行修改,操作複雜度較低;
(3) 以終為始的撰稿方式有利於針對較具市場價值的專利權項進行佈局;
(4) 專利權項所載技術特點比較容易得到發明詳細說明的充分支持。

總之,專利說明書撰稿人應先提供專利權項的初稿,待專利權項和圖式定稿後,再著手撰寫專利說明書的其它段落;這種以終為始的撰稿方式有助於以較快的速度取得較高品質的專利說明書。

 

*1*:較佳的專利權項至少有以下幾個特徵:(1) 專利標的屬於適格的標的 (statutory subject matter) (美國專利法第 101 條);(2) 專利說明書及必要圖式可以充分支持專利權項所載技術內容 (美國專利法第 112 條及第 113 條);(3) 內容大致上沒有不明確的敘述 (美國專利法第 112 條);以及 (4) 範圍廣泛但不涵蓋先前技術。

*2*:35 U.S.C. 112, 2nd Para.: “The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention."

*3*:一般來說,專利說明書的內容需符合三個要件:發明的書面文字說明 (written description)、讓熟習相關技藝者能實施致用 (enablement),以及描述發明的最佳實施方式 (best mode)。

*4*:若專利權利範圍擴大,必須在專利核准日起算兩年內進行。

 

Patent claim

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三星電子專利佈局的企圖心:石墨烯的應用

2012年7月5日 評論已關閉

「石墨烯(Graphene)是一種由碳原子以sp2雜化軌道組成六角型呈蜂巢晶格的平面薄膜,只有一個碳原子厚度的二維材料。石墨烯一直被認為是假設性的結構,無法單獨穩定存在,直至2004年,英國曼徹斯特大學物理學家安德烈·海姆和康斯坦丁·諾沃肖洛夫,成功地在實驗中從石墨中分離出石墨烯,而證實它可以單獨存在,兩人也因『在二維石墨烯材料的開創性實驗』為由,共同獲得2010年諾貝爾物理學獎。石墨烯目前是世上最薄卻也是最堅硬的奈米材料,它幾乎是完全透明的,只吸收2.3%的光;導熱係數高達5300 W/m·K,高於碳奈米管和金剛石,常溫下其電子遷移率超過15000 cm2/V·s,又比奈米碳管或矽晶體高,而電阻率只約10-6Ω·cm,比銅或銀更低,為目前世上電阻率最小的材料。因為它的電阻率極低,電子跑的速度極快,因此被期待可用來發展出更薄、導電速度更快的新一代電子元件或電晶體。由於石墨烯實質上是一種透明、良好的導體,也適合用來製造透明觸控螢幕、光板、甚至是太陽能電池。」 摘自維基百科 (7/4/2012)。

「韓國三星電子與 SKKU 已展現了大尺寸 CVD 法成長石墨烯的成果及其積極投入石墨烯在光電產品應用的企圖心,主軸的研究包括製程開發及其量產工程,其技術挑戰以低溫、捲對捲直接成長石墨烯於各種基材的開發為最終目標;在應用上則積極研發在觸控面板、可撓 AMOLED、太陽電池、智慧窗、散熱模組及高阻氣封裝材等應用。」– 黃承均與黃淑娟,石墨烯材料發展與應用趨勢 (工業材料雜誌304 | 2012/04 | 頁74)。

「石墨烯材料仍屬於產品發展歷程中之高度研發期,儘管商業化的產品仍未出現,未來的市場潛力是不容忽視的。美、日、韓及歐盟等政府科技單位及公司皆紛紛投入研發布局及應用產品專利卡位。」 — 黃淑娟,石墨烯材料的應用展望 (工業材料雜誌304 | 2012/04 | 頁62)。

在石墨烯相關技術專利佈局方面,確實可窺見三星電子的強烈企圖心。舉例來說,2009年3月19日,美國專利商標局 (USPTO) 公開了一件三星電子 (Samsung Electronics, Co., Ltd.) 擁有的專利申請案,申請案號 12/105,738 (「738 申請案」),發明名稱為「具有石墨烯薄片的透明電極及具有該透明電極的顯示器和太陽電池 (TRANSPARENT ELECTRODE COMPRISING GRAPHENE SHEET, AND DISPLAY AND SOLAR CELL INCLUDING THE ELECTRODE)」。歷經四年多,這件專利申請案仍在審查中;根據 USPTO 的公開資料,USPTO 於 2012/4/26 發出非最終審查意見書 (Non-final office action),再次核駁所有審查中的專利權項 (claim)。

2008/4/18 提出申請後,738 申請案曾多次遭到核駁,三星電子在答辯時也針對某些專利權項進行修改 (amendment) 或限縮;修改或限縮權利範圍的目的是要避免涵蓋先前技術、提高其專利性 (patentability),以順利獲准。顯然,三星電子需要努力取得仍具有高價值的專利權項,也就是它的範圍足以涵蓋未來市場上的主流技術,藉以擴大石墨烯相關專利佈局的版圖。

以 738 申請案的專利權項第 1 項 (“claim 1”) 為例,讓我們觀察三星電子如何處理專利權項的修改或限縮。值得一提的是,任何一種由透明基板和透明石墨烯導電膜構成的透明電極,皆在最初的 claim 1 範圍內;因此,沒有限縮範圍的 claim 1 所涵蓋的技術範圍非常廣。

提出申請時的版本:

Claim 1-1

第一次修改/限縮的版本:

Claim 1-2

第二次修改/限縮的版本:

Claim 1-3

第三次修改/限縮的版本:

Claim 1-4

暫且不論能否獲准,您認為最新的 claim 1 是否涵蓋先前技術? 能不能涵蓋未來市場上的主流技術?  請見專利權項分析比對的種類

專利佈局成功的關鍵之一在於能否審慎處理專利權項的修改或限縮:限縮不足無法獲准,過度限縮則會使獲准的專利權項沒有實質效用或價值。

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專利佈局的困境

2012年6月23日 評論已關閉

120年前,美國最高法院在 Topliff v. Topliff 判例中提到:「專利說明書和專利權項是很難精確表達的法律文件之一;尤其是當發明內容非常複雜的時候。事實上,寶貴的發明經常是交給缺乏經驗的人來撰寫專利說明書及專利權項,那就難怪專利權項所記載的內容,往往沒有以所需要的精確程度來表達專利權人的真實發明:專利權項的內容包含了實際上不屬於專利權人/發明人所提出的技術特徵;或者,專利權項的內容遺漏了真實發明構想裡有價值或必要的元件。」

原文如下:

“The specification and claims of a patent, particularly if the invention be at all complicated, constitute one of the most difficult legal instruments to draw with accuracy; and, in view of the fact that valuable inventions are often placed in the hands of inexperienced persons to prepare such specifications and claims, it is no matter of surprise that the latter frequently fail to describe with requisite certainty the exact invention of the patentee, and err either in claiming that which the patentee had not in fact invented, or in omitting some element which was a valuable or essential part of his actual invention.”  Topliff v. Topliff, 145 U.S. 156, 171, 12 S.Ct. 825, 831 (1892).

專利佈局的困境

先前技術的重要性

2012年6月15日 評論已關閉

根據時報資訊的報導 (2012-06-13 12:57),面對 Apple Inc 控告專利侵權的強大壓力,HTC 董事長表示:專利確實非常重要,台灣的公司要有核心技術專利,蘋果有很大的「Muscle (肌肉)」,用各種方法阻擋 HTC,畢竟是別人的國家沒有辦法,但 HTC 不怕挑戰,會持續創新,也會繼續購買專利。

事實上,除了建構專利組合以做為反訴 (反控原告專利侵權) 的籌碼以外,利用先前技術 (事實層面) 及專利性的判斷法則 (法律層面) 使原告所主張的專利權項無效,也是不容忽視的重要防禦工作。

眾所皆知,美國專利制度存在許多缺失。去年 (2011) 由美國總統 Barack Obama 簽署通過的專利改革法案 (America Invents Act or AIA) 即包含了針對改善專利品質的相關條款,例如:Pre-issuance Submissions (專利核准前由第三人提出先前技術文獻)、Post-Grant Review (核准後複審)、Inter Partes Review (由第三人提出的多方複審) 等。

專利品質的高低取決於美國專利審查員 (patent examiner) 是否檢索到最相關的先前技術文獻,以及是否適切地援用專利性的判斷法則。如果審查員沒有找到實際存在的先前技術文獻,或者沒有「妥善運用」找到的最相關先前技術文獻來核駁審查中的專利權項,那麼就會因為核准了不該核准的專利權項而造成專利品質低落。品質低劣的專利愈多,愈會阻礙自由市場的良性競爭和創新的發展,讓專利權人獲得不當的利益或優勢。

有鑑於專利品質與專利審查的過程有密切的關係,紐約大學法學院與美國專利商標局共同策劃試行 Peer To Patent 專案計畫 (2007-2009 及 2010-2011),目的在號召各技術領域的專家協助美國專利審查員找到相關的先前技術資訊,藉以提升專利審查的品質 ( “Help the US Patent and Trademark Office (USPTO) find the information relevant to assessing the claims of pending patent applications. Become a community reviewer and improve the quality of patents.”)。可惜的是,目前這個計畫的執行成效不如預期,原因之一可能是志願性質的工作不易獲得高品質的成果,而且科學家和工程專家大多不了解專利法及實務,因此在擬定檢索策略和判斷檢索結果等關鍵步驟難免有遺漏失準之處。「重賞之下必有勇夫」,Peer To Patent 的商業版 Article One Partners 應運而生。經認定找到相關的先前技術資料,對於大部分的案件,AOP 會給予 5000 美金當作獎賞 (“Our global network of researchers is rewarded for uncovering premier evidence.”);根據 AOP 的網站資料,截至目前為止已經發出獎金 USD$2,674,000。

不論是非營利版或商業版的 Peer To Patent,都需要由技術專家透過關鍵字/專利分類系統/發明人姓名/專利權人名稱等欄位資料進行檢索;然而,相同的關鍵字可以用來描述不同的技術特徵 (例如 buffer 可以是半導體緩衝層,也可以是資料暫存區),而且一項技術特徵可以用不同的關鍵字來描述 (例如可以用 powering 和 charging 來指稱充電動作),因此傳統的檢索方法可說是大海撈針、事倍功半。

語意分析方法 (semantic analysis) 也許是取代傳統先前技術檢索方法的有效工具;它擺脫了利用關鍵字進行檢索所伴隨的侷限。舉例來說,Google 所開發的知識圖 (Knowledge Graph) 即是一個以語意分析為基礎的模型,用來提升網路搜尋引擎的效能,也就是搜尋結果更貼近使用者的需求 (Google 直接給答案),而不是目前搜尋引擎所提供的一堆網頁連結 (讓使用者在許多網頁內容裡自己找答案);關鍵字與網頁內容的單純匹配即將進化到針對使用者提供的檢索條件進行語意分析。這樣的檢索技術發展實有助於提升先前技術的檢索成效。

經過系統化整理及更新的先前技術資料庫,搭配快速準確的語意分析方法,將對專利制度的許多面向造成深遠的影響,例如:

  1. 個人或法人可以減少無謂的專利申請及答辯費用。
  2. 專利局可以避免核准不具專利性的專利權利要求,進而提高核准專利的有效性;
  3. 專利訴訟當事人可以減少專利有效性方面的爭議,降低訴訟成本;
  4. 企業或研究機構可以降低評估專利組合價值時所衍生的成本,同時降低專利相關交易 (轉讓或授權) 的不確定性;以及
  5. 社會公眾可以得益於避免公共知識淪為私人的專利資產。

總之,就專利侵權被告的立場來說,訴訟必然會牽涉到不侵權以及專利無效等防禦手段;主張專利無效必須以高品質的先前技術檢索結果為依據。為了不讓「壞專利」扼殺創新、阻礙產業發展,全面深入地瞭解先前技術刻不容緩。

您有任何對策可以快速有效地找到最相關的先前技術文獻嗎?語意分析的方法是否可行?

Tafas v. Dudas – Memo

2008年4月24日 評論已關閉

Stephen J. MacKenzie*

在 Tafas v. Dudas 訟案中,美國維吉尼亞東區聯邦地方法院 (United States District Court for the Eastern District of Virginia;「聯邦地院」) 判定 USPTO 所制訂的限制專利權項和延續案數目的新法無效。新法原訂 2007 年 11 月 1 日起生效,但因聯邦地院發出暫時禁制令而暫緩施行 (隨後發出永久禁制令)。新法的規範主要包括:(1) 在沒有提交審查支援文件 (Examination Support Document, ESD) 的情況下,「5/25 法規」將獨立專利權項的項數限制為 5 項,並將總項數限制為 25 項;以及 (2)「延續案法規」將專利申請人有權提出的延續申請案 (continuation application, CA) 與部分延續申請案 (continuation-in-part application, CIP) 的總數限制為兩件,並將提出繼續審查請求 (Request for Continued Examination, RCE) 的次數限制為一次 (「2+1 法規」)。當專利申請人提出的獨立權項數及/或專利權項總數超過「5/25 法規」的限制時,申請人必須提交 ESD,其內容必須包括能協助專利審查員進行專利性評估的資料。若申請人想越過「2+1 法規」的限制,延長專利審查過程,則其必須透過請願 (petition) 說明為何先前沒有提出相關的修改、爭辯或證據。上述兩項法規適用於目前仍處在申請過程中的所有申請案。

原告 Tafas 依據行政訴訟法 (Administrative Procedures Act, APA) 針對上述新法提出異議,其爭辯新法具有實體法性質,因此USPTO制訂該等新法違反 35 U.S.C. § 2(b)(2) 的規定,因為 35 U.S.C. § 2(b)(2) 僅授權讓 USPTO 制訂程序法。另一方面,被告 USPTO 辯稱,實體法和程序法並無差異,而且即使有差異存在,由於其所制訂的新法「有助於處理專利申請案並加速處理時程」,因而新法應屬程序法。

聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 的判例已確立 USPTO 沒有創制實體法的權力;APA 或專利法也沒有授予這樣的權力給 USPTO。然而,USPTO 依法有權制訂程序法,儘管這種程序法伴隨有實體法的效果。

聯邦地院不同意 USPTO 的論點並認定新法屬於實體法,因為新法改變了現行法規,而且會影響到專利申請人依照專利法所享有的權益。地院法官 Cacheris 認為,「5/25 法規」以強制方式任意限制延續申請案的數目,此限制違反了專利法第 120 條 (35 U.S.C. § 120) 的規定。在解讀 35 U.S.C. § 120 時,地院認為該項法條容許專利申請人提出數目不受限制的專利申請案;再者,「5/25 法規」強制地限定權利要求的項數,而且 ESD 將專利審查的責任轉移到申請人身上,實屬違法舉措。總之,專利法容許申請人提申數目不受限制的延續申請案,並且要求專利審查員進行專利審查工作,而不是由申請人執行審查。聯邦地院進一步提到,ESD 的強制性要件包括要求專利申請人必須進行先前技術文獻的檢索工作,但此要求違反了 CAFC 的判例。

未來可能的結果
目前,延續申請案與專利權項的規範仍以現行法規為依據。USPTO 已表示將向 CAFC 提出上訴。由於此訟案是以即席判決 (summary judgment) 方式裁定,CAFC 將會依照重新審理原則 (review de novo) 來處理聯邦地院的判決。然而,CAFC 的審理結果可能會維持原判,因為 USPTO 確實逾越了法律所認可的職權。總之,USPTO 所制訂的新法規明顯剝奪法律賦予專利申請人的權利,而且也不符合 CAFC 和其前身海關暨專利上訴法院 (Court of Custom and Patent Appeals, CCPA) 的判例。

CAFC 應考慮 USPTO 所提出的 Chevron 論點
聯邦地院先前拒絕考慮 USPTO 所提出關於 Chevron** 判例的論點,以及其他與行政程序法有關的論點;前述論點是關於法院是否應聽從 USPTO 對於專利法的解釋,以及新法規是否有違反專利法的情事。然而,目前美國國會正在審議影響層面廣泛的專利改革法案 (Patent Reform Act),因此 CAFC 可能準備考慮前述論點;這樣的舉動正好讓 CAFC 有機會在頒佈施行專利改革法之前,先釐清 (而且有可能限縮) USPTO 的制法權限。專利改革法案包含了幾項會直接影響到 USPTO 的法條,例如:核准後舉發程序 (post-grant opposition proceeding)、專利法第 102 條 (35 U.S.C. §102) 的修改,以及廢除抵觸 (Interference) 程序 (並以申請人調查程序 (Derivation proceeding) 取代) 等。值得注意的是:眾議院的版本明訂授予 USPTO 制訂實體法的職權,因此一旦美國國會立法通過,新法將會推翻 Tafas v. Dudas 的判決結果。因此,CAFC 應預先針對前述議題提出見解,以釐清 USPTO 在制訂法規方面的法定職權。
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* Steve 和我在 Franklin Pierce Law Center 一起修習專利法,感謝他提供本文。以下是他的簡介:
Stephen J. MacKenzie is an associate in Womble Carlyle’s Intellectual Property Practice Group. Prior to beginning his legal career, Steve worked as a New Product Development engineer for W.L. Gore & Associates Fuel Cell Technology Group. While at Gore, Steve managed key customer projects and programs aimed at developing new membrane electrode assemblies for automotive polymer electrolytic fuel cells. Before joining Gore, Steve was a research engineer at the Army Research Laboratory in Aberdeen, Maryland, where he specialized in characterizing bi-modal epoxy networks and hyper-branched polymers.

Professional Activities: Admitted to bar, 2006, Delaware. Admitted to practice before the U.S. Patent and Trademark Office. Member, Delaware State Bar Association; Member, American Intellectual Property Law Association (AIPLA); Member, American Institute of Chemical Engineers (AIChE); National Society of Professional Engineers, Delaware Chapter.

Education: B.S., Chemical Engineering, 1999, University of Delaware; J.D., magna cum laude, 2005, Franklin Pierce Law Center.

** Chevron 訟案中,在國會未提及相關法規解釋的情況下,美國最高法院聽從美國國家環境保護局 (EPA) 針對環境保護法 (Environmental Protection Act) 所做的合理解釋 (“[A] court may not substitute its own construction of a statutory provision for a reasonable interpretation made by the administrator of an agency.” Chevron, U.S.A., Inc. v. NRDC, Inc., 467 U.S. 837, 844 (1984))。

美國聯邦地院永久禁止 USPTO 施行新法規

2008年4月2日 評論已關閉

2007 年 10 月 31 日,美國維吉尼亞東區聯邦地方法院 (United States District Court for the Eastern District of Virginia) 法官 James C. Cacheris 同意 GlaxoSmithKline (Smithkline Beecham Corporation and Glaxo Group Limited) 的暫時禁制令聲請 (preliminary injunction motion);此禁制令已暫時禁止 USPTO 施行新的專利權項暨延續申請案行政法規 (“Changes to Practice for Continued Examination Filings, Patent Applications Containing Patentably Indistinct Claims, and Examination of Claims in Patent Applications";「新法」)。因此,原本訂於 2007 年 11 月 1 日生效的新法已被禁止實施。

2008 年 4 月 1 日,Cacheris 法官做出即席判決 (summary judgment),認定 USPTO 所制訂的屬於實體法性質的新法為無效,因為 USPTO 基於 35 U.S.C. § 2(b)(2) 而被賦予的立法權並不擴及制訂實體法 (substantive rules)。

實體法是指會影響到個人權利與義務的法規。USPTO 的新法會限制申請人的權利,使其不得無限制地提出延續申請案以及任意數目的專利權項。雖然 USPTO 有權 (35 U.S.C. § 2(b)(2)) 制訂或修改程序法 (procedural rules),但其無權修改美國國會所制訂的實體法。

不定冠詞的複數意涵

2008年2月3日 評論已關閉

Baldwin Graphic Sys. v. Siebert, Inc., 2008 U.S. App. LEXIS 783 (Fed. Cir. 2008).

Baldwin Graphic Systems, Inc. (Baldwin) 控告 Siebert, Inc. (Siebert) 侵犯其兩項美國專利 (Re. 35,976 (Reissue patent) 和 5,974,976)。Baldwin 的專利是關於印刷機的清理系統,此種系統的主要技術特點是利用預先浸潤的織布捲來清理轉印滾筒上的油墨。北伊利諾州聯邦地方法院最後做出 summary judgment,判定 Siebert 沒有侵犯前述兩項專利。

圖 1 是預裝浸潤式清潔系統的側視剖面圖。
11 core (核心)
13 pre-soaked fabric roll (預先浸潤的織布捲)
15 sleeve (套管)
17 edge of sleeve
19 engagement means

Reissue patent 專利權項第 32 項記載如下:
32. A pre-packaged, pre-soaked cleaning system for use to clean the cylinder of printing machines comprising in combination:
(1) a pre-soaked fabric roll saturated to equilibrium with cleaning solvent disposed around a core, said fabric roll having a sealed sleeve which can be opened or removed from said fabric roll for use of said fabric roll, disposed therearound, and said system including
(2) means for locating said fabric roll adjacent to and operatively associated with a cylinder to be cleaned.
然而,當專利權項的內容、專利說明書或專利申請歷程已明確表示 “a" 是代表「單一」的意思時,前述法則即不適用。關於此見解,可參見 Abtox Inc. v. Exitron Corp., 122 F.3d 1019 (Fed. Cir. 1997) 和 Insituform Techs., Inc. v. Cat Contracting, Inc., 99 F.3d 1098 (Fed. Cir. 1996)。

在解讀專利權項範圍時,聯邦地院將第 32 項中的 “a pre-soaked fabric roll" 解讀為 “a single pre-soaked fabric roll",其主要理由是:第 32 項另提到 “said fabric roll",因此不定冠詞 “a" 是「單一」的意思。

聯邦上訴巡迴法院 (CAFC) 不同意聯邦地院的上述見解,並引用 KCJ Corp. v. Kinetic Concepts, Inc., 223 F.3d 1351, 1356 (Fed. Cir. 2000) 認為:當專利權項使用 “comprising" 這種開放式轉折詞時,不定冠詞 “a" 或 “an" 的意義是 “one or more",而且這種解讀方式應視為一項法則 (rule) 而不是推定 (presumption),更不是一種慣例 (convention)。CAFC 進一步強調,這項法則甚少有例外情況;要證明這項法則不適用時,必須證明專利權人已表明有明確的意圖,欲將 “a" 或 “an" 限制為 “one"。CAFC 認為,雖然第 32 項提到 “said fabric roll",亦即以定冠詞 “the" 或 “said" 指稱先前提到的織布捲,但這樣的表述方式沒有改變前述法則所代表的複數意涵;換句話說,定冠詞搭配單數名詞的詞組只是再度援用原本用不定冠詞搭配單數名詞所代表的複數意涵。根據前述法則,不定冠詞搭配單數名詞具有「非單數」的意涵,而且這樣的意涵不會因為後續使用定冠詞搭配單數名詞而有所改變。

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聯邦地院暫時禁止 USPTO 施行新的法規

2007年11月1日 評論已關閉

美國維吉尼亞東區聯邦地方法院 (United States District Court for the Eastern District of Virginia) 法官 James C. Cacheris 於 2007 年 10 月 31 日同意 GlaxoSmithKline (Smithkline Beecham Corporation and Glaxo Group Limited) 的暫時禁制令聲請 (preliminary injunction motion),此禁制令已暫時禁止 USPTO 施行新的專利權項暨延續申請案行政法規。因此,原本應於 2007 年 11 月 1 日生效的新法規已被禁止實施;預料在法院做出最終判決之後才會撤銷此禁止令。USPTO 可能會向 CAFC 提出上訴。此外,USPTO 已發出通告,表示其雇員會依照 2007 年 10 月 31 日時仍有效的法規進行專利申請案的處理和審查,直到有進一步的通知為止。

美國專利權項與延續案的新法規:概要

2007年9月30日 評論已關閉

新的法規將於 2007 年 11 月 1 日生效。

Changes to Practice for Continued Examination Filings, Patent Applications Containing Patentably Indistinct Claims, and Examination of Claims in Patent Applications, 72 FR 46716 (August 21, 2007) (final rule).

目的:提升專利 (審查) 品質,加速專利審查流程。

2006 年 1 月,USPTO 提議修法,改變以下專利申請/審查的實務:
– 延續案的申請;
– 專利申請案包含有無專利性差異的 (patentably indistinct) 專利權項;以及
– 專利權項的審查。

根據 37 CFR 1.78(d) & 1.114,專利申請人可以在*沒有*附帶請願 (petition) 和說明 (showing) 的情況下,以一個申請案家族 (application family:包括原始申請案及其 CA 或 CIP 申請案) 為基礎,提申:
– 兩個延續申請案 (continuation application, CA) 或部分延續申請案 (continuation-in-part application, CIP) (亦即兩個 CA 或兩個 CIP 申請案,或一個 CA 和一個 CIP 申請案);以及
– 一個繼續審查請求 (request for continued examination, RCE)。

根據 37 CFR 1.78(d) & 1.114,專利申請人可以在附帶請願和說明的情況下,以一個申請案家族為基礎,提申額外的延續申請案或 RCE。

根據 37 CFR 1.78(d),若符合以下兩個條件,則專利申請人可以提申分割申請案 (divisional application):
– 先前提申的申請案受到限制性選擇的要求 (requirement for restriction);而且
– 分割申請案只包含未經審查且未被選擇的發明的專利權項。

根據 37 CFR 1.78(d),專利申請人可以並行或先後方式 (in parallel or series) 提申分割申請案。
– 只要符合 35 U.S.C. 120 所規範的同樣處於申請狀態的要件 (copendency requirement),分割申請案不需要在原始申請案仍處於申請狀態 (pendency) 的條件下進行提申。處於申請狀態是指尚未放棄或授予專利權。

根據 37 CFR 1.78(d) & 1.114,專利申請人可以在*沒有*附帶請願和說明的情況下,以一個分割申請案家族 (divisional application family:包括分割申請案及其 CA 申請案) 為基礎,提申:
– 兩個 CA;以及
– 一個 RCE。

根據 37 CFR 1.78(d) & 1.114,專利申請人可以在附帶請願和說明的情況下,以一個分割申請案家族為基礎,提申額外的延續申請案或 RCE。

根據 37 CFR 1.75(b),專利申請人在*沒有*提交審查支援文件 (Examination Support Document, ESD) 的情況下,可以在一個申請案裡提出至多 5 個獨立專利權項或總數 25 個專利權項。

根據 37 CFR 1.75(b),專利申請人若在針對專利權項進行實質性審查的第一次審查意見通知 (first Office action on the merits, FAOM) 之前提交 ESD,則可提出比 5/25 更多的專利權項。

根據 37 CFR 1.75(b),基於限制性選擇而撤回 (withdrawn) 的專利權項*不列入* 5/25 專利權項之項數門檻的計算。
– 申請人可以在 USPTO 發出第一次審查意見通知或要求限制性選擇之前,提交提議限制性選擇要求 (suggested restriction requirement, SRR)。

根據 37 CFR 1.75(b),當其他同樣處於申請狀態的專利申請案 (copending application) 存在無專利性差異的專利權項時,所有此類申請案的專利權項均會列入 5/25 專利權項之項數門檻的計算。例如,若甲申請案與乙申請案是同樣處於申請狀態的專利申請案,而且甲申請案的某一個專利權項與乙申請案的某一個專利權項彼此互為無專利性差異的專利權項,則在計算甲案的 5/25 專利權項之項數門檻時,必須加上乙案的專利權項數;計算乙案的項數門檻時,必須加上甲案的專利權項數。然而,授予專利的權項 *不列入* 項數門檻的計算。
– 當*不存在*無專利性差異的專利權項時,專利申請人可以藉由提申一個原始申請案以及兩個 CA 或 CIP 申請案,而提出至多 15 個獨立權項/總數 75 個權項。

根據 37 CFR 1.78(f),若下列兩個情況均成立,則申請人必須指明/提報其他共同擁有的 (commonly owned) 申請案或專利:
– 共同擁有的申請案或專利與原始申請案具有相同的發明人;
– 共同擁有的申請案或專利的申請日或優先權日與原始申請案的申請日或優先權日相隔兩個月內。

根據 37 CFR 1.78(f)(2),若下列兩個情況均成立,則其他共同擁有的申請案或專利與原始申請案會被推定為具有至少一個無專利性差異的專利權項 (但此推定可予以反駁):
– 其他共同擁有的申請案或專利與原始申請案具有大致相同的揭露內容;
– 共同擁有的申請案或專利的申請日或優先權日與原始申請案的申請日或優先權日相同。

根據 37 CFR 1.78(f)(3),對共同擁有並處於申請狀態的兩個或兩個以上的專利申請案而言,若此類申請案包含有至少一個無專利性差異的專利權項,則:
– 在判斷各個申請案是否超過專利權項的 5/25 門檻時,USPTO 會將每個申請案的權項數目視為等同於所有此類申請案專利權項的項數總和 (參見 37 CFR 1.75(b)(4));
– 在缺乏正當充分理由的情況下,USPTO 得要求刪除所有此類申請案當中包含的無專利性差異的專利權項,而只容許其中一個申請案保留該專利權項 (參見 37 CFR 1.78(f)(3))。

USPTO 仍維持在提申延續申請案或 RCE 之後的第一次審查意見即為最終核駁 (first action final rejection) 的審查實務。
– 專利申請人可依據 37 CFR 1.116 預先尋求 USPTO 接受最終核駁後的修改、答辯或新證據,藉以避免遭遇到第一次審查意見即為最終核駁的情況。

第二次或後續的審查意見可以是最終審查意見 (final action),但當審查意見裡含有新的核駁審定,而且此核駁審定符合下列情況時,則不得為 final action:
– 由專利權項的修改 (包括刪除不具專利性的替代性標的) 所導致;
– 基於 FAOM 之後附帶繳付規費所提交的資訊揭露陳述書 (information disclosure statement, IDS);
– 基於重複授予專利 (double patenting) 的核駁;
– 因指明 CIP 申請案當中得到先前提申專利申請案支持的專利權項所導致;或者
– 因證明某一個專利權項的構成元件是結構 (或步驟) 附加功能元件 (means- (or step-) plus-function claim element) 所導致。

資料來源:USPTO “Claims and Continuations Final Rule” Presentation Slide Set [updated 18Sep2007]
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/presentation/clmcontfinalrule.html

如何判斷審查員是否成功建立 Prima Facie Case of Unpatentability?

2007年2月19日 評論已關閉

表面上不具專利性的論點 (Prima Facie Case of Unpatentability) 有兩種樣態:表面上預知的論點 (Prima Facie Case of Anticipation) 與表面上顯而易見的論點 (Prima Facie Case of Obviousness)。當申請人提出專利申請後,USPTO 有責任提出 Prima Facie Case of Unpatentability;否則應准予專利。若審查員成功建立表面上不具專利性的論點,則申請人必須針對審查員的論點提出反駁理由,藉以克服缺乏新穎性或不具非顯而易見性的核駁;在提出反駁理由時,可伴隨修改權利要求。另一方面,若審查員未能成功建立表面上不具專利性的論點,則申請人可針對此缺陷提出反駁。然而,申請人該如何針對office action 內容來判斷審查員是否成功建立 Prima Facie Case of Unpatentability?
M.P.E.P. 2142 (2006)

“[A] prima facie case of anticipation is established when the Examiner provides a single reference that teaches or enables each of the claimed elements (arranged as in the claim) expressly or inherently as interpreted by one of ordinary skill in the art.”

「當審查員 [1] 引用單獨一篇先前技術文獻時,若 [5] 透過熟習發明所屬技術領域的一般技藝之人士的觀點加以解讀,該篇文獻 [4] 明確地 [2] 教示或 [4] 其固有 [3] 權利要求所載各項元件 (具相同配置方式),則該審查員已建立表面上預知的論點。」

確切而言,若要成功建立表面上預知的論點,審查員必須提出符合下列全部要件的核駁理由:
1) a single reference –– 單獨一篇先前技術文獻(在特殊情況下,可以引用兩篇或兩篇以上的文獻)
2) that teaches or enables –– 前述先前技術文獻有揭露/教示
3) each of the claimed elements (arranged as in the claim) –– 權利要求所載各元件
4) expressly or inherently –– 明確地或其固有
5) as interpreted by one of ordinary skill in the art –– 透過熟習發明所屬技術領域的一般技藝之人士的觀點加以解讀。

當審查員所提出的缺乏新穎性的核駁理由 (亦即「102 核駁」) 不符合以上所列的任一要件時,申請人即可判斷其未成功建立表面上預知的論點。

若要成功建立表面上顯而易見的論點,Office action 的相關內容必須滿足三項基本條件:
1) 審查員所引用的先前技術文獻本身或熟習發明所屬技術領域的一般技藝之人士的知識有教示、建議或有動機針對先前技術文獻進行修改,或結合先前技術文獻的教示內容;
2) 前述修改或結合必須伴隨合理地預期會成功 (reasonable expectation of success);以及
3) 兩篇或兩篇以上的先前技術文獻必須教示或建議權利要求的所有限制條件。

此外,教示、建議或有動機針對先前技術文獻進行修改,或結合先前技術文獻的教示內容以及合理地預期會成功等兩項條件,必須以先前技術文獻為依據而不可源自申請人所揭露的發明內容,否則正是審查員的後見之明 (hindsight)。

當審查員所提出的不具非顯而易見性的核駁理由 (亦即「103 核駁」) 不符合以上所列的任一條件時,申請人即可判斷其未成功建立表面上顯而易見的論點。

參考文獻:
Irah H. Donner, Patent Prosecution (BNA, 1997)

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