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專利佈局的困境

2012年6月23日 評論已關閉

120年前,美國最高法院在 Topliff v. Topliff 判例中提到:「專利說明書和專利權項是很難精確表達的法律文件之一;尤其是當發明內容非常複雜的時候。事實上,寶貴的發明經常是交給缺乏經驗的人來撰寫專利說明書及專利權項,那就難怪專利權項所記載的內容,往往沒有以所需要的精確程度來表達專利權人的真實發明:專利權項的內容包含了實際上不屬於專利權人/發明人所提出的技術特徵;或者,專利權項的內容遺漏了真實發明構想裡有價值或必要的元件。」

原文如下:

“The specification and claims of a patent, particularly if the invention be at all complicated, constitute one of the most difficult legal instruments to draw with accuracy; and, in view of the fact that valuable inventions are often placed in the hands of inexperienced persons to prepare such specifications and claims, it is no matter of surprise that the latter frequently fail to describe with requisite certainty the exact invention of the patentee, and err either in claiming that which the patentee had not in fact invented, or in omitting some element which was a valuable or essential part of his actual invention.”  Topliff v. Topliff, 145 U.S. 156, 171, 12 S.Ct. 825, 831 (1892).

專利佈局的困境

錯誤的專利標示

2010年2月3日 評論已關閉

The Forest Group, Inc. v. Bon Tool Co. (Fed. Cir. 2009).

聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 在本案中認定, 罰金的計算是以*每一個產品*為基礎。此外, 由於法定罰金是以 USD$500 為上限, 聯邦地院可以斟酌對每一個產品的錯誤專利標示判罰極少的金額。聯邦地院有許多錯誤專利標示的案件, 本案所引發的後續效應值得關注。

申請專利後, 相關產品或其包裝可以標示「專利申請中」(“patent pending")。「專利申請中」並非代表相關產品受到專利保護, 這樣的標示只是告知大眾, 美國專利商標局正在審查涵蓋該項產品的專利。獲准專利後, 相關產品或其包裝即可標示「專利」(“patent" 或 “pat.") 及專利號。專利標示與侵權賠償金的起算日有關, 若受到專利保護的產品未經適當的專利標示, 則賠償金只能以侵權人被告知侵犯專利後為計算基礎。假使一項產品或其包裝上錯誤地標示專利號或「專利申請中」, 則依法需處以最高 USD$500 的罰金 (35 U.S.C. § 292(a))。然而, 前述罰金的計算基礎是每一個單獨的產品, 還是一整批產品?

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Quanta v. LGE (2008):關於 “substantially embodying" 之隨想

2008年8月9日 評論已關閉

往後,專利權人對第三方廠商仍有主張其專利權的空間,畢竟這是專利權的基本內涵之一,只是專利授權合約的擬定需要更多的考量,以避免 LGE 所陷入的窘境。可以想見的是:專利相關從業人員會以此判例作為殷鑑,期能擬定更符合團體或個人相互權利義務關係的合約。對涉及到專利授權業務或交易的個人或團體來說,筆者建議密切關注由專利律師和/或法學教授所提出的較佳「解決方案」,以避免或減少 licensor、licensee 和/或 third party 蒙受任何形式的損失。

正如 David McGowan 教授所言:"Parties have better information than courts; they are likely to set more efficient terms." 請參閱 Reading Quanta Narrowly;在某些情況或條件下,"multiple royalties" 可能就屬於 “more efficient terms"。

筆者以為,最高法院的以下見解顛覆了專利的基本原則,意欲進一步削弱專利權:"With regard to LGE’s argument that exhaustion does not apply across patents, we agree on the general principle: The sale of a device that practices patent A does not, by virtue of practicing patent A, exhaust patent B. But if the device practices patent A while substantially embodying patent B, its relationship to patent A does not prevent exhaustion of patent B." (emphasis added)

前述 “substantial embodiment" 的概念是顛覆的癥結,而且以專利實務的角度來看,這樣的見解會造成混淆且不易判斷;吾人如何判斷一個包含 A、B 和 C 三個必要元件的專利權項中,哪一個元件是 “substantial embodiment" 的基礎而會導致專利權耗盡?容許這樣的耗盡可能性,無異於認定元件 A、B 和 C 三者可以各有不同的「位階」,例如元件 B 比元件 A 和 C「重要」;然而,專利權項所界定和保護的發明是一種具有專利性的組合 (patentable combination),其中各種必要元件與相互關係應視為整體 (as a whole; see, for example, 35 U.S.C. 103(a)) 而不應摻有例如 “inventive step" 或 “gist of invention" 的觀點 (當然,採取這種觀點有助於專利審查和分析工作)。此外,"substantial embodiment" 的概念可能會危害改良式發明的保護機制,削弱專利權人針對其核心專利 (core patent) 進行改良的誘因。舉例而言,假設元件 A 和 B 之組合是一種 core patent 所保護的發明,若某專利的保護對象是元件 A、B、C 和 D (及其相互關係) 之組合的改良式發明,則當專利權人授權他人實施元件 A 和 B 之組合時,就有可能耗盡該改良式專利以及針對該專利所進行的進一步改良所得到的專利權。此時,專利侵權與權利耗盡與否的爭議勢必會在於何種授權使用樣態會造成專利權利耗盡 (A+B? or A+B+C?);亦即,何種授權使用樣態屬於改良式專利的 “substantial embodiment",因而使其專利權利耗盡。因此,「專利嚴密布局」的策略將不佔有絕對的優勢,因為專利耗盡原則的適用範圍更大。

再者,"substantial embodiment" 的概念同時也會進一步破壞專利公開告知 (public notice) 的功能,因為利害關係人 (例如競爭者或尋求專利授權的當事人) 更加無法確知專利權項的保護範圍。

如前所述,「專利嚴密布局」的策略將不佔有絕對的優勢。然而,以研發為導向的大型企業不見得會受到 “substantial embodiment" 概念的衝擊;這樣的企業通常握有絕大部分的前瞻性與關鍵性的 core patent,處於競爭地位的中小企業或個人除非也同時握有core patent,否則很難對大型企業造成競爭威脅,因為中小企業或個人的專利以改良型居多,Quanta v. LGE 之後比較會陷入專利權耗盡的困境;大型研發企業佔有研發人力和經費的絕對優勢,只要不斷產出並保護前瞻性關鍵技術,應該就能不依靠基於改良的嚴密布局來維持競爭優勢及談判籌碼。

以 “substantial embodiment" 為基礎的辯解理由 (defense) 應回歸到以「不存在合理的不侵權使用樣態 (no reasonable non-infringing use)」為基礎的侵權辯解理由。在本案中,試問:Quanta 將 LGE-Intel-licensed components 與 Intel-made components 組合時,是否可以算是一種 “reasonable non-infringing use"?若這樣的組合可以視為一種合理的不侵權使用樣態,那麼 CAFC 的見解 (no unconditional sale exists) 就值得重視。

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CAFC:“[S]ection 119(a) also requires that a nexus exist between the inventor and the foreign applicant at the time the foreign application was filed.”

2007年8月11日 評論已關閉

Boston Scientific Scimed, Inc. v. Medtronic Vascular, Inc., 2007 WL 2255222, 2007 U.S. App. LEXIS 18759 (Fed. Cir. 2007).

除美國以外,世界上絕大部分國家或地區的專利體系容許以公司法人為專利申請人;因此,對台灣和中國大陸的公司企業而言,通常專利申請人就是公司法人本身,而且第一次提申的專利申請案絕大部分是台灣專利申請或中國專利申請,並以這類申請當作主張國際優先權的基礎。就現況來說,當提出台灣專利申請時,台灣公司通常會讓發明人簽署「申請權證明書」、「專利申請權讓渡書」或類似文件,這應可證明公司是代表發明人提申台灣專利,所以應該不會有無法主張國際優先權的疑慮。然而,在中國專利申請方面,就我所知,目前中國國家知識產權局沒有要求申請人提交類似的申請權證明文件,發明人通常也沒有特別簽署能證明公司代表其申請中國專利的證明文件,因而可能會有無法主張國際優先權的疑慮。雖然一般公司會在其員工任職前要求簽署「聘僱合約書」或類似合約,而且通常會有知識產權歸屬的相關條款,但以判例內容看來,此種文件是否可以證明公司是代表發明人提申專利,仍需要進一步釐清,因為 CAFC 依法拒絕考慮 “theories of constructive trust and equitable assignment"。

關於主張國際優先權的規定 35 U.S.C. 119(a),CAFC 在新的判例中提出如下解釋:

“[A] foreign application may only form the basis for priority under section 119(a) if that application was filed by either the U.S. applicant himself, or by someone acting on his behalf at the time the foreign application was filed.” (emphasis in original)

「國外申請案得依據專利法第 119 條第 (a) 項主張 [國際] 優先權的先決條件是:該國外申請案係由美國申請人本身提出申請,或是由該申請人於該申請案提申當時的代表人所提申。」

確切來說,申請美國專利時,若要根據 35 U.S.C. 119(a) 主張國際優先權,則國外申請案 (亦即美國以外的申請案) 必須是由美國專利申請案的申請人 (也就是發明人) 所提申,或是由該 (等) 發明人在國外申請案提申當時的代表人所提申。因此,若優先權申請案不是由發明人本身或其代表人 (someone acting on the inventor’s behalf) 所提申,則不得主張國際優先權。

CAFC 特別提到:“[A]n entity could not have filed a foreign application ‘on behalf of’ an inventor without the inventor’s knowledge or consent[.]”;這明白表示,某自然人或法人代表美國申請人/發明人申請主張國際優先權的國外申請案 (例如台灣、中國大陸、日本、韓國、歐洲等國家或地區的專利申請案) 時,美國申請人/發明人至少必須知悉或同意 (knowledge or consent) 這樣的「代表關係」。

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Festo v. SMC:CAFC 認定 SMC 的鋁質套管是可預見的均等元件

2007年7月23日 評論已關閉

Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 2007 U.S. App. LEXIS 15942, 2007 WL 1932269 (Fed. Cir. 2007) (“本案”).

系爭專利是關於一種磁力耦合結構,其權利要求是針對一種可運用在傳輸系統的「小間隙」磁力耦合無軸桿圓柱管 (a “small gap" magnetically coupled rodless cylinder)。系爭專利只有一個圖式,如下:
持不同意見的 Newman 法官認為,本案多數法官的見解明顯違反 CAFC 的判例,而且也違背最高法院針對理解申請專利過程中修改權利要求引發的禁反言問題所提出的指導原則。Newman 法官更批評:由於 CAFC 所提出的新法則剝奪了經過修改的權利要求援用均等論的機會,因此「CAFC 今日的判決已進一步地破壞均等論的剩餘價值」。然而,CAFC 不同意 Festo 的上述論點,其認為可預見性的判斷不需要採用 function/way/result 準則或無實質差異準則 (insubstantial differences test)。如前述,CAFC 認為:在權利要求修改之前的範圍所示現的相關技術領域裡,如果系爭替代元件已揭露於該技術領域,則系爭替換元件即屬可預見的均等元件。

歷經美國最高法院 (“最高法院”) 兩次的裁判以及兩次聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 的全院聯席 (en banc) 判決,CAFC 再次探討可預見性 (foreseeability) 的法律問題。根據最高法院於 2001 年的判決 (Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2001)),若系爭均等元件 (equivalent) 是無法預見的 (unforeseeable) 均等元件,則專利權人仍可援用均等論 (the doctrine of equivalents, “DOE”) 主張專利侵權成立。CAFC 所要探討的問題是:系爭均等元件是否屬於可預見的 (foreseeable) 均等元件,而使該均等元件受到[專利]申請歷程禁反言 (prosecution history estoppel, “PHE”) 法則的限制而被放棄,因而不得援用 DOE 主張專利侵權成立。在本案中,CAFC 認為:如果替代元件 (alternative) 已揭露於發明相關的先前技術領域,則該替換元件即屬可預見的均等元件,其中「發明相關的先前技術領域」是指權利要求 (claim) 修改之前的範圍所示現的技術領域。

本案背景

– 1988 年 8 月,Festo 公司控告 Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd. 和 SMC Pneumatics, Inc. (統稱 “SMC") 兩家公司侵害其兩項專利 (U.S. Patent Nos. 4,354,125 and 3,779,401),其中 ’401 專利不屬於地方法院重審的議題,因而也不是上訴的議題;本案只涉及 ’125 專利 (“系爭專利”)。

– 1994 年 10 月,麻州聯邦地方法院 (“MDC”) 做出判決,認定 SMC 雖然未構成字面上的侵權 (literal infringement),但卻構成均等論上的侵權。

– 1995 年 12 月,CAFC 維持 MDC 認定 SMC 專利侵權的判決。

– 1997 年 3 月,最高法院同意上訴請求聽審 CAFC 於 1995 年的判決,並指示 CAFC 參照 Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 117 S. Ct. 1040, 137 L. Ed. 2d 146 (1997) 判決,探討 PHE 的相關議題。

– 1999 年 4 月,CAFC 撤銷 MDC 於 1994 年所做成 DOE 侵權的判決,並發回 MDC 進行重審。

– 1999 年 8 月,CAFC 同意進行 en banc 再次聽審 (rehearing)。

– 2000 年 11 月,CAFC 做出 en banc 判決,認定 Festo 於申請歷程中所做的修改與專利性 (patentability)有關,因而被完全禁止 (absolute bar or complete bar) 援用 DOE 來主張均等論上的專利侵權。

– 2001 年 6 月,最高法院同意聽審 CAFC 於 2000 年所做成的 en banc 判決。

– 2002 年 5 月,最高法院撤銷 CAFC 於 2000 年所做的判決,其認定專利申請案的修改並非完全禁止 DOE 的援用,實則必須探究專利權人是否放棄系爭均等元件,亦即必須以彈性禁止法則 (flexible bar) 取代 CAFC 的完全禁止法則。

– 2003 年 9 月,CAFC 根據最高法院的前述判決,將上訴案發回 MDC 並指示針對 foreseeability 的議題進行重審。

– 2006 年 1 月,MDC 做成判決,認定系爭均等物是 foreseeable。

– 2007 年 7 月,CAFC 確認 MDC 認定系爭均等物是 foreseeable 的判決。

系爭專利

如圖所示,磁力耦合結構的主要元件包括:圓柱管 (10)、活塞 (16)、受驅動組件 (18)、第一組永久性環狀磁鐵 (20)、第二組永久性環狀磁鐵 (32)、滑動導環 (guide rings, 24)、彈性密封環 (sealing rings, 26)、套管 (sleeve, 30)以及拭接環 (wiper rings, 44),其中第一組永久性環狀磁鐵 (20) 設置於活塞 (16) 上,第二組永久性環狀磁鐵 (32) 設置於受驅動組件 (18) 的套管 (30) 內面上。當活塞 (16) 透過流體介質驅動時,其上的第一組永久性環狀磁鐵 (20) 以磁力牽引第二組永久性環狀磁鐵 (32),進而帶動受驅動組件 (18)。受驅動組件 (18) 可以連結傳輸系統的其它組件 (上圖未繪示),其運作原理類似氣動傳輸系統。滑動導環 (24) 設置於活塞 (16) 上,其作用是導引活塞 (16) 在圓柱管 (10) 內滑動;彈性密封環 (26) 亦設置於活塞 (16) 上,且位在相對於滑動導環 (24) 的軸向外側,其作用在於使活塞 (16) 免於受到外來雜質的干擾;拭接環 (44) 則位在受驅動組件 (18) 的內面,其亦有阻擋外界雜質的作用。

修改前的權利要求

系爭專利原來未修改的權利要求1載明磁力耦合結構具有兩個密封環 (26),分別設於圓柱管 (10) 的兩端;權利要求 4 依附權利要求 1 至 3 任一項,其加入數個滑動導環 (24) 設置於活塞 (16) 上的條件限制;權利要求 8 依附權利要求 1 至 8 任一項,其加入受驅動組件 (18) 設有由可磁化 (magnetizable) 材料製成的套管 (30) 的條件限制。值得注意的是:權利要求 8 是多重依附項 (multiple dependent claim),因此是不適當的依附項。

修改後的權利要求

申請過程中,系爭專利的發明人主動提出修改,其提交新的權利要求 (即專利核准時的權利要求 1) 來取代原來的權利要求 1、4 及 8。新的權利要求載明活塞 (16) 包含數個滑動導環 (24),而且受驅動組件 (18) 設有由可磁化材料製成的套管 (30)。發明人另提出兩篇德國專利做為資訊揭露的內容,其中一篇提到由非可磁化 (non-magnetizable) 材料製成的套管以及兩個密封環 (26),但沒有提到滑動導環 (24)。

被控侵權的 SMC 裝置

被控侵權的 SMC 裝置也是一種磁力耦合無軸桿圓柱管,但與系爭專利的權利要求 1 有兩點差異:
1) SMC 裝置的套管是由非可磁化的鋁合金製成。
2) 雖然 SMC 裝置設有兩個滑動導環,但其只使用單獨一個密封環。

因此,訴訟當事人均同意 SMC 裝置未構成字面上的侵權。

訴訟過程

雖然 SMC 裝置未構成字面上的侵權,但 MDC 於 1994 年判決 SMC 裝置構成均等論上的侵權*。然而,根據最高法院的判例 (Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997)),PHE 法則是「DOE 在法律上的限制 (legal limitation on the doctrine of equivalents)」;換言之,DOE 的適用會受到 PHE 的限制。

*: 參見 Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605 (1950):當系爭均等限制條件與權利要求的用語之間無實質上的差異 (“insubstantial" change) 時,專利權人可援用 DOE 法則做為侵權成立的基礎。最高法院解釋道:「若被控產品 [的構成元件] 以大致相同的方式 (way) 執行大致相同的功能 (function) 而獲致相同的結果 (result) [“function/way/result 準則”],則專利權人可以援用均等論來阻卻被控產品的製造者。」

如前述,CAFC 於 2000 年做出的 en banc 判決中,認定 Festo 於申請歷程中所做的修改與專利性有關,因而被完全禁止援用 DOE 來主張均等論上的專利侵權。CAFC 認為:當修改權利要求而造成關於某元件的 PHE 時,該修改元件不具有任何可以主張的均等元件,亦即不得援用 DOE 來主張該元件的均等元件,此即所謂的「完全禁止 (complete bar)」。

如前述,最高法院於 2002 年做成的判決撤銷 CAFC 的上述判決,推翻了 complete bar 的見解,其強調必須以彈性禁止法則 (flexible bar) 來判斷 DOE 的適用範圍。最高法院認為,權利要求是用文字界定發明保護的範圍,權利要求修改前與修改後的內容都受到文字上的限制 (而這正是發展出 DOE 法則的緣由),因此沒有理由讓我們相信,修改後的權利要求範圍擺脫了文字描述的限制而更為明確;因此,修改後的權利要求應仍能在某些條件下容許援用 DOE 法則。

確切而言,當權利要求的範圍經過限縮之後,專利權人可以援用 DOE 的權利會受到限制;flexible bar 的特點在於最高法院所提出的三種例外情況;若符合三種例外情況之一,則可解除 PHE 對於系爭均等元件援用 DOE 的限制。三種例外狀況如下:
1) 專利申請當時無法預見系爭均等元件;
2) 權利要求的修改理由只與系爭均等元件略微相關 (tangential relation);以及
3) 其它意指無法合理地預期專利權人得以載明系爭均等元件的理由。

MDC 針對 foreseeability 的議題進行重審後,其認定 SMC 被控侵權產品所使用的鋁質套管和單獨一個密封環均是可預見的均等元件,因而判定 Festo 未能根據前述第一種例外情況來解除 PHE 的限制。此外,Festo 也未能成功地證明系爭均等元件符合前述第二種和第三種例外情況。因此,SMC 未構成均等論上的侵權。

關於被控侵權產品所使用的鋁質套管,Festo 根據專利說明書宣稱權利要求所記載的套管具有防止磁場外洩的功效;雖然鋁在申請專利當時是技術人士所熟知的金屬材料,但相關領域的技術人士在修改權利要求的當時不知鋁具有前述功效,據此,Festo 辯稱鋁質套管是不可預見的均等元件。Festo 認為,在判斷一個均等元件在修改權利要求的當時是否是可預見的均等元件時,必須依照 function/way/result 準則進行判斷;若在修改權利要求的當時,相關領域的技術人士不知符合 function/way/result 準則的系爭均等元件,則表示系爭均等元件屬於不可預見的均等元件。

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KSR v. TELEFLEX:CAFC 以狹隘刻板的方式探討顯而易知性的法律問題

2007年5月13日 評論已關閉

先前的《顯而易知性的判斷原則受到質疑》一文已簡單介紹過 KSR v. Teleflex 乙案的背景。聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 認為:若缺乏使熟習一般技藝之人士得以結合或修改有關先前技術文獻教示內容的「教示、聯想或動機」等證據,則不得將專利標的認定為顯而易知的發明;此見解源自 CAFC 所採用的 TSM 準則 (“TSM test")**。最高法院在本案判決文中「柔性駁斥」這個法則——最高法院並未抹煞 TSM test 所提供的深刻見解,但強調必須遵循專利法第 103 條及其判例所提供的廣泛且具彈性運用空間的規範,而非以狹隘刻板的方式來判斷顯而易知性 (“The Federal Circuit addressed the obviousness question in a narrow, rigid manner that is inconsistent with § 103 and this Court’s precedents.")。先前技術核駁的答辯》。若且唯若滿足 TSM test (“P"),則專利標的是顯而易知的發明(“Q")。

If and only if P, then Q. (i.e., P <–> Q)

如此一來,就不會有 ~P –> ~Q 的謬誤。換言之,不滿足 TSM test 不代表專利標的不是顯而易知的發明。例如,目前審查員檢索的先前技術文獻有限 (最高法院:"In many fields it may be that there is little discussion of obvious techniques or combinations, and it often may be the case that market demand, rather than scientific literature, will drive design trends."),像「市場需求 (demands in marketplace)」這一類的動機無法確實掌握,以致在套用 TSM test 時,無法論證專利標的是顯而易知的發明。從 KSR 判決看來,關於 「習知元件的組合 (“combination of old elements")」 這一類的發明,獲准專利的機率將會降低,因為 「顯而易知的嘗試 (“obvious to try")」 可以是 103 rejection 的理由之一。然而值得注意的是:在 In re O’Farrell 判例中提到:"It is true that this court and its predecessors have repeatedly emphasized that ‘obvious to try’ is not the standard under § 103." In re O’Farrell, 853 F.2d 894, 903 (Fed. Cir. 1988)。雖然 CAFC 明白認定 “obvious to try" 不是專利法第 103 條的適用標準,但 CAFC 卻也提醒:"Any invention that would in fact have been obvious under § 103 would also have been, in a sense, obvious to try. The question is: when is an invention that was obvious to try nevertheless nonobvious?";換言之,雖然 “obvious to try" 不是「某項發明是顯而易知」的充分條件,但顯而易知的發明經常有 “obvious to try" 的屬性 (亦即 “obvious to try" 可能是顯而易知性的必要條件)。然而,最高法院在 KSR 的判決內容裡卻明白指出:CAFC 的錯誤在於其認為「不得僅以顯而易知的嘗試為由來證明習知元件的組合係屬顯而易知」 (“[T]he court erred in concluding that a patent claim cannot be proved obvious merely by showing that the combination of elements was obvious to try.");最高法院另指出「顯而易知的嘗試」或許可以證明專利標的是顯而易知的發明 (“[T]he fact that a combination was obvious to try might show that it was obvious under § 103″ (emphasis added))。由此可見,最高法院認可僅以「顯而易知的嘗試」為由來證明顯而易知性 (這樣就展現了 103 核駁理由的彈性?)。
總之,最高法院認為 TSM test 提供了有助於判斷顯而易知性的深刻見解 (helpful insight),但同時又斬釘截鐵地反對以「狹隘刻板」的方式運用此準則,並強調必須依照最高法院的判例 (尤其是 Graham v. John Deere Co. of Kansas City, 383 U.S. 1) 以及專利法第 103 條的規定,採取一種廣泛而變通的方式來判斷顯而易知性。如此一來,在顯而易知性的判斷以及主張權利要求無效 (invalidation) 等兩方面勢必造成影響;專利獲准的機率應會相對降低,以不符專利法第 103 條為理由而使權利要求無效的可能性則相對升高。

**根據 CAFC 的判例,在結合兩件或兩件以上的比對文件並依據第 103 條來核駁權利要求時,先前技術必須提供教示 (teaching)、聯想 (suggestion) 或動機 (motivation) 等證據,以做為結合 (combine) 或修改 (modify) 比對文件的論理基礎。動機的來源有三:[1] 發明所欲解決的問題特性;[2] 先前技術的教示內容;以及 [3] 具有相關領域一般技藝之人士的知識。

Teleflex 的專利 (US 6,237,565 B1, “Adjustable Pedal Assembly With Electronic Throttle Control") (’565 專利) 是關於一種具有電子油門控制器的可調式踏板結構。此種踏板結構用於車輛的油門踏板,其主要技術特點在於:踏板的位置可以調整,踏板結構的其中一個樞軸點固定不動,而且有一個電子踏板感應器連接於該樞軸點上,其以電子訊號控制油門的開啟程度。雖然沒有單獨一篇文獻記載完全相同的結構,但有若干美國專利分別記載了 ’565 專利的部分技術特徵。確切而言,電子感應器與可調式踏板結構均屬習知技術,將電子感應器連接到踏板結構上也是習知技術。

最高法院做成 KSR 乙案的判決之後,美國專利商標局 (USPTO) 在發佈相應的正式指導原則之前,已完成備忘錄,有以下四個要點值得注意:
1) 美國最高法院重申 Graham v. John Deere 所揭櫫的判斷顯而易知性的四個原則。
2) 最高法院並未完全否定運用 TSM test 來分析顯而易知性。
3) 最高法院拒絕以狹隘 (不靈活;沒有彈性) 的方式運用 TSM test。
4) 103(a) 核駁必須以「明顯的理由 (apparent reason)」為依據。

以下我試圖以簡單的邏輯分析來解釋 CAFC 為何是以狹隘刻板的方式運用 TSM test。

存在使熟習一般技藝之人士得以結合有關先前技術文獻教示內容的「教示、聯想或動機」等證據,則專利權項所保護的專利標的是為顯而易知的發明。儘管有其他方式可以證明某一個專利標的是顯而易見的發明,前述條件語句是 TSM test 的基本原則。

「存在使熟習一般技藝之人士得以結合有關先前技術文獻教示內容的『教示、聯想或動機』等證據」(簡稱「滿足 TSM test」):P
「專利標的是顯而易知的發明」:Q
若P,則Q。(P –> Q)

CAFC 錯用 TSM test 的關鍵在於:

P<–>Q == P –> Q and Q –> P == ~P –> ~Q (若不滿足 TSM test,則專利標的不是顯而易知的發明。)

會產生這樣的謬誤 (~P –> ~Q)—亦即 CAFC 以狹隘刻板的方式運用 TSM test,問題就是出在 “if and only if P" 這個不當的前提。

最高法院認同:若滿足 TSM test (“P"),則專利標的是顯而易知的發明 (“Q")。 If P, then Q. (P –> Q)

其實,最高法院的見解不必然和 CAFC 的見解有「不可解的衝突」,因為在 TSM test 的原則之下還需考慮先前技術的結合是否會成功 (“Obviousness does not require absolute predictability of success."),而且判斷是否會成功的標準不是絕對的程度而是合理的預期會成功。依此原則,在顯而易知的嘗試伴隨合理的預期會成功的條件下,顯而易知性得以成立。或許,CAFC 只是在 KSR 這件案子裡沒有遵循自己的判例並正確地運用 TSM test 而被最高法院認定「判斷錯誤」;也許「狹隘刻板」有時更符合公平正義的原則。無論如何,最高法院顯然在 “obvious to try" 這個核駁理由上賦予更大的彈性運用空間;因此,可以預見的是諸如 「設計上的需求 (design need)」、「要求解決特定技術問題的市場壓力 (market pressure to solve a problem)」、「熟習相關技術之人士所知的有限選擇 (known options within his or her technical grasp)」、「常識 (common sense)」等字眼都可能會出現在專利審查意見書 (Office action) 裡。

此外,最高法院還批判 CAFC 對於避免落入「後見之明的偏見 (hindsight bias)」所得到的錯誤結論,其斷然拒絕刻板的防制規範,因為這樣的規範妨礙了運用常識的機會,而且不符合最高法院的判例、顯得沒有必要 (“Rigid preventative rules that deny recourse to common sense are neither necessary under, nor consistent with, this Court’s case law.")。

禁制令的發佈:檢驗準則

2006年6月10日 評論已關閉

PATENT, TRADEMARK & COPYRIGHT LAW DAILY © BNA, Inc. (5/16/2006)

eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 2006 U.S. LEXIS 3872 (2006)最高法院撤銷 CAFC 的判決,並指導如何援用四部衡平檢驗準則。此準則是由最高法院於1982年提出 (Weinberger v. Romero-Barcelo, 456 U.S. 305 (1982)):

美國最高法院於 5 月 15 日裁定:聯邦地方法院 (MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc., 275 F. Supp. 2d 695 (E.D. Va. 2003)) 和 CAFC 均未「公平地」援用傳統上用來判斷是否應發出禁制令的四部衡平準則 (four-part equitable test)。

在法院認定專利侵權成立後,其是否應「自動」發出禁制令?CAFC 認為:排他權是專利權的核心,因此發出永久禁制令係屬廣泛通用的原則;然而,在特殊情況下,若是為了維護公眾利益,法院可以自行斟酌而拒絕發出禁制令 (MercExchange, LLC v. eBay, Inc., 401 F.3d 1323, 1338 (Fed. Cir. 2005))。

  1. 若無禁制令,是否會造成不可挽回的傷害;
  2. 賠償金是否不足以使得專利權人的權益絲毫未損;
  3. 如何在專利權人和侵權者所處困境之間取得一個平衡;以及
  4. 發出禁制令是否會損及公眾的利益。

法律意見書與故意侵權

2006年2月12日 評論已關閉

Applied Med. Res. Corp. v. United States Surgical Corp., 2006 U.S. App. LEXIS 1631 (Fed. Cir. 2006)

事實與訴訟背景
在 Applied Medical Resources Corp. (“Applied Medical”) 與 United States Surgical Corp. (“U.S. Surgical”) 的專利侵權訴訟當中,中加州聯邦地方法院判定專利侵權成立,U.S. Surgical 需賠償64,500,000 美元的賠償金。U.S. Surgical 因而提出上訴。CAFC 確認地方法院的判決。

Applied Medical 擁有美國專利第 5,385,553 號 (‘553 專利),該專利是有關於一種稱作套管針 (trocar) 的手術器具。在進行腹腔鏡手術時,套管針可當作進入腹腔的伸入口。

早在 1996 年,Applied Medical 就以 U.S. Surgical 侵害其 ’553 專利及另外兩項專利為由,向東維吉尼亞聯邦地方法院提出專利侵權訴訟 (“Appled I”),指控 U.S. Surgical 使用「Versaport 套管針 (Versaport I)」而構成專利侵權。在 Applied I 案中,陪審團認定 U.S. Surgical 故意侵害 ‘553 專利的專利範圍第 4 項和第 18 項。此外,法院另對 U.S. Surgical 發出永久禁制令 (permanent injunction),並裁定以 7% 的合理權利金比率當作賠償金。

在 Applied I 審理期間,U.S. Surgical 重新設計 Versaport 套管針,試圖迴避 Applied Medical 的專利。在陪審團提出裁定之後沒多久,U.S. Surgical 即已完成上述迴避設計,並開始銷售經過重新設計的 Versaport 套管針 (Versaport II)。兩年之後,Applied Medical 再度以 U.S. Surgical 侵害其 ’553 專利的專利範圍第 3 項為由,向中加州聯邦地方法院提出專利侵權訴訟 (“Appled II”),指控 U.S. Surgical 使用 Versaport II 而構成專利侵權。在 Applied II 中,法院判定侵權成立並核發永久禁制令。

法律議題
Was their substantial evidence to support the jury’s verdict that U.S. Surgical’s infringement was willful, despite U.S. Surgical’s good faith and due care to design around the ’533 patent?

U.S. Surgical 辯稱其在設計 Versaport II 時已展現善意 (good faith) 與合理的注意 (due care),因而沒有故意侵權的情況。CAFC 不同意 U.S. Surgical 的論點。法官認為陪審團可從 Applied Medical 所提出的證據做出下列合理的推論:

  1. U.S. Surgical 亟需要一種通用的密封套管針,以維持其在手術器具市場的競爭力;
  2. U.S. Surgical 的管理階層沒有適當地監督或充分地參與 Versaport II 的設計開發工作;以及
  3. 在開發新產品方面,U.S. Surgical 的管理階層對工程師施壓,令其儘速完成開發工作。

在裁定故意侵權成立時,CAFC 未採信 U.S. Surgical 所提出由外部律師做成的法律意見書。法官表示:第一份意見書只是單純地「郵寄出去 (ship[ped] off in the mail)」;第二份意見書根本沒討論到 ’553 專利之專利權項的侵權議題;第三份意見書則是在開始銷售 Versaport II 之後才送到 U.S. Surgical 手上。此外,U.S. Surgical 的法務長於作證時表示:在接到法院於第一次訴訟 (Applied I) 時所發出的禁制令之後 (1997 年 5 月生效),U.S. Surgical 希望 Versaport 套管針的供銷「不會中斷 (no gap)」。

基於上述理由,CAFC 表示:「理性的陪審團會認為 U.S. Surgical 並不關心侵權的問題,而且就算有得到外部律師的法律意見書,U.S. Surgical 還是會執意生產 Versaport II」。

判決書原文:http://www.fedcir.gov/opinions/05-1149.pdf

資料來源:

1. Dennis Crouch, CAFC affirms willfulness and damage award despite multiple opinions of counsel, Patently-O, January 25, 2006 at http://www.patentlyo.com.

2. PATENT, TRADEMARK & COPYRIGHT LAW DAILY © BNA, Inc. (1/26/2006)

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「潛艇專利」:專利申請懈怠原則

2006年1月4日 評論已關閉

CAFC 於 11/16/05 提出修正判決 (Symbol Technologies Inc. v. Lemelson Medical, Education & Research Foundation LP, Fed. Cir., No. 04-1451, 9/9/05),判定發明人 Jerome Lemelson 無法主張各項專利權項,理由是專利申請過程發生不合情理的延遲情事 (unreasonable delay)。

本案發明人故意拖延提出他的「潛艇」專利申請長達數年之久,試圖讓相關專利在條碼技術成熟後才「浮現」,然後再利用這些專利控告侵權者。CAFC 的九位法官非但沒有同意本案專利權人訴請全院聯席 (en banc) 重新聽審 (rehear) 先前對他不利的判決,其另根據專利申請懈怠原則 (doctrine of prosecution laches) 判定系爭專利的各項專利權項均為無效。法官認為系爭專利當中的所有專利標的處於申請狀態 (pending) 的時間超出合理的範圍,從而損及社會大眾的利益。

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專利侵權與永久禁制令

2005年11月29日 評論已關閉

美國最高法院已同意復審聯邦巡迴上訴法院對於 eBay 和 Half.com 線上拍賣網站的專利侵權訴訟所作成的判決 (eBay Inc. v. MercExchange LLC, U.S., No. 05-130, review granted 11/28/05)。最高法院將裁定以下法律議題:「在判定專利侵權成立後,除認定有特殊情況外,法院是否一定要發出永久禁制令」。此外,最高法院要求當事人提出訴書說明另一個法律議題:「在判斷對專利侵權者發出禁制令的適當時機方面,最高法院是否應重新檢討相關判例,其中包括 Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co., 210 U.S. 405 (1908)」。

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