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專利權項分析比對的種類

2012年7月1日 評論已關閉

Only claims can read on something …

根據外文網站 Patently Apple 的報導,蘋果公司 (Apple Inc) 剛得到一件關於無線充電座的美國專利 (USPN 8,207,906;簡稱 「’906 專利」)。事實上,’906 專利的發明名稱為「天線插件 (Antenna Insert)」,可見這件專利所揭示的技術重點在於天線,而不是無線充電 (wireless charging)。

天線插件所搭配使用的擴充基座 (docking station) (或稱擴充口、擴展塢、插接站) 可設置無線充電電路,讓手機之類的手持裝置可於插接在擴充基座時進行無線充電。除了提供無線充電功能外,擴充基座也可提供光通訊功能。

手機插接在擴充基座時,其內建天線的通訊效能會受到其它元件的影響而衰減,’906 專利所揭示的技術重點就是要改善這個不利情況,讓手持裝置的無線通訊功能可以維持正常運作。確切來說,再輻射天線 (reradiating antenna) 裝設在基座插件或者擴充基座內,使再輻射天線與手持裝置內建的天線相互耦合 (如圖 6A 所示)。

Apple 906

 

再輻射天線內嵌於可拆式基座插件 (removable insert) 502 內,透過再輻射天線與手持裝置 622 內建的天線相互耦合,藉以改善手持裝置 522/622 的無線通訊效能。在另一個實施例 (embodiment) 中,再輻射天線是整合在擴充基座內,因此不需要可拆式基座插件 502。

根據 ‘906 專利說明書的內容,兩個獨立項 (independent claim) 的專利標的 (claimed subject matter) 分別是「可拆式插件」和「擴充基座」;因此,無線充電電路或電感耦合機構本身並不是 Apple Inc 主張的專利標的。另外,兩個獨立項都包含以下元件:「一個或數個與機殼整合在一起的再輻射天線 (one or more reradiating antennas integrated in the housing)」。

一般來說,取決於比較對象的不同,專利權項的分析比對 (reading a claim on something) 可分成以下三種。

1) 檢視專利說明書或圖式是否充分揭露專利技術

根據美國專利法第 112 條的規定,專利說明書必須滿足三個要件:發明的書面文字說明 (written description)、讓熟習相關技藝者能實施致用 (enablement),以及描述發明的最佳實施方式 (best mode)。專利說明書和圖式兩者構成發明揭露內容 (invention disclosure)。

從 ‘906 專利的專利權項來看,若每一個專利權項都分別能在專利說明書和/或圖式中找到構成專利權項的必要元件 (essential element) 及其連結關係等限制條件 (limitation),那麼 ‘906 專利的專利權項就得到其發明揭露內容的支持。此時,我們說 ‘906 專利的專利權項 “read on" ‘906 專利的發明揭露內容。

2) 調查專利權項的專利性或有效性

專利獲准前,需要探討的是專利權項的專利性 (patentability);專利獲准後,需要檢視的是專利權項的有效性 (validity)。某一個發明構想的先前技術 (prior art) 指的是:在專利申請之前,該發明構想就已獲准專利、描述於文獻、公開使用 (public use)、銷售 (on sale),或者以其他方式為公眾所知 (參見美國專利法第102條(a))。

假設某一篇或幾篇論文記載了構成 ‘906 專利的專利權項第 3 項所述擴充基座的必要元件 (housing、media bay、second connector、reradiating antenna 等) 及其連結關係,那麼這篇(些)論文就有可能成為使專利權項第 3 項無效的先前技術。此時,我們說 ‘906 專利的專利權項第 3 項 “read on" 先前技術。當某專利權項 “read on" 先前技術時,該專利權項是無效的,因為專利權項的範圍不能涵蓋屬於公知領域的技術。

3) 判斷是否構成專利侵權

假設在 2012 年 6 月 26 日以後才存在的某產品上可以找到 ‘906 專利的專利權項第 1 項所述可拆式插件的全部必要元件 (essential element) 及其連結關係,那麼該產品落入專利權項第 1 項的範圍而可能構成侵權。此時,我們說 ‘906 專利的專利權項第 1 項 “read on" 潛在侵權產品。

在考量前面提到的三種專利分析比對時,’906 專利的專利說明書和圖式是否支持相關的專利權項? 是否存在會影響 ‘906 專利所主張專利權項有效性的先前技術? ‘906 專利的專利權項是否涵蓋到任何可拆式插件或擴充基座產品? 這些正是在評估 ‘906 專利的價值時所需回答的關鍵問題。

創新技術移轉與國家政策

2010年12月26日 評論已關閉

紐約時報日前發表名為《中國與知識財產 (China and Intellectual Property)》的社論, 文中提到:

  • 中國大陸承諾改善知識產權的保護;
  • 著作權、專利和營業秘密的侵權情況日益嚴重;
  • 在保護外國人的創新發明方面, 紐約時報懷疑中國大陸的能力與誠意;
  • 在政府採購方面, 中國大陸承諾不「歧視」外國的知識財產;
  • 中國大陸同意繼續改善專利審查標準, 避免核准無甚價值的「寄生專利 (parasitic patent)」;
  • 嚴厲地保護外國的知識財產與中國大陸的國家發展策略格格不入;
  • 外國公司抱怨北京當局支持本地企業的政策, 強迫外企揭露創新技術來換取合作;
  • 「剽竊」知識財產不能是政府的政策, 尤其是像中國大陸這樣規模的大國;
  • 美國應加大力度和決心, 抵制中國大陸「剽竊」知識財產的行為。

就像 John Bennett 所說**, 這篇社論欠缺其他方面的考量, 只是重複強調中國大陸在知識財產領域的缺失。

舉例來說, 外商如果沒有利益可圖, 怎會與中國企業建立商業合作?如果創新技術移轉會傷及中長期商業利益, 那外商大可考慮放棄在中國大陸發展的機會。在商言商, 權衡利弊得失本是企業在商談合作時該做且會做的事情;外商實在沒什麼立場抱怨中國大陸引進外國技術的策略。

在技術輸出管制方面, 美國至少有以下三項法規:

– Export Administration Regulations (EAR)
– International Traffic in Arms Regulations
– [U.S. Treasury] Office of Foreign Assets Control Regulations

只要不違反相關規定, 即使涉及創新技術移轉或授權, 美商與中商之間的商業合作就應被視為單純的經貿行為。當然, 法律的規定必然有國家發展政策方面的考量, 這正是中美雙方在知識財產的立法與執法等改革議題有所爭論的原因之一。

政府進行採購時, 優先選用本地的產品與服務無可厚非 (還能得到節能減碳的益處), 只要本地的產品/服務符合需求和標準, 就值得考慮優先採購, 這樣也能適當地扶植本國產業並創造就業機會。

知識財產領域牽涉到非常廣泛且複雜的議題 (至少包括經濟、法律、技術、商業、社會等方面), 但社會大眾難免欠缺討論這些議題時所需的多元化知識, 因此很難自發地產生成熟的改革建議。世界公民需要的是衡平的公共政策討論空間, 期待做為「第三勢力」的媒體可以展現更多的包容並提供公正且客觀的論述來教育我們。

**  “It is a familiar litany of complaints about their theft of U S ‘property’ with no suggestion that there might be another side to the question."

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美國大學控告半導體製造公司專利侵權

2010年6月25日 評論已關閉

新墨西哥大學 (University of New Mexico, UNM) 的技轉機構 STC.UNM (STC) 於 6/23/2010 向美國國際貿易委員會 (ITC) 提出告訴, 控告台積電和三星電子侵犯其美國專利第6,042,998號 (‘998 專利)。’998 專利的權項均為方法項, 其所涉及的發明可以大幅改善新一代晶片的半導體製程技術。

STC 請求 ITC 發出排除令, 禁止台積電和三星電子的「侵權產品」輸入美國。根據美國專利法 35 U.S.C. 271(g) 的規定, 依照美國專利保護的方法所製成的產品構成侵權。

大學是不是專利地痞 (patent troll)? 參考 Mark Lemley 教授的看法

參考資料:Press release; Jessie Shen, DIGITIMES [Friday 25 June 2010]

美國聯邦地院永久禁止 USPTO 施行新法規

2008年4月2日 評論已關閉

2007 年 10 月 31 日,美國維吉尼亞東區聯邦地方法院 (United States District Court for the Eastern District of Virginia) 法官 James C. Cacheris 同意 GlaxoSmithKline (Smithkline Beecham Corporation and Glaxo Group Limited) 的暫時禁制令聲請 (preliminary injunction motion);此禁制令已暫時禁止 USPTO 施行新的專利權項暨延續申請案行政法規 (“Changes to Practice for Continued Examination Filings, Patent Applications Containing Patentably Indistinct Claims, and Examination of Claims in Patent Applications";「新法」)。因此,原本訂於 2007 年 11 月 1 日生效的新法已被禁止實施。

2008 年 4 月 1 日,Cacheris 法官做出即席判決 (summary judgment),認定 USPTO 所制訂的屬於實體法性質的新法為無效,因為 USPTO 基於 35 U.S.C. § 2(b)(2) 而被賦予的立法權並不擴及制訂實體法 (substantive rules)。

實體法是指會影響到個人權利與義務的法規。USPTO 的新法會限制申請人的權利,使其不得無限制地提出延續申請案以及任意數目的專利權項。雖然 USPTO 有權 (35 U.S.C. § 2(b)(2)) 制訂或修改程序法 (procedural rules),但其無權修改美國國會所制訂的實體法。

企業巨擘與車庫內的發明家

2008年2月10日 評論已關閉

John Markoff “Two Views of Innovation, Colliding in Washington." New York Times, January 13, 2008, Late Edition.

一般預料,即使國會採納個體發明人的部分意見而修訂提案內容,專利改革提案還是會在今年通過。

美國參議院正準備審議專利改革法案,此時值得我們回顧 非預期後果法則 (the law of unintended consequences)

舉例來說,過去半個世紀中,矽谷所創造出來的成就多半是意外發現的結果而不是刻意設計出來的產物。William Shockley 是發明電晶體的其中一位發明人,他之所以會搬到加州,純粹是因為他母親住在那裡。位在新澤西州的貝爾實驗室 (Bell Labs) 雖然發明了電晶體,但在 1950 年代的反托拉斯 (antitrust;反壟斷) 訴訟中,AT&T; 的巨大電話部門被迫將該項技術公開授權給其他公司,卻只收到微不足道的權利金。此外,1970 年代末,矽谷內的創投公司因國會放寬退休基金的相關管制措施而得到激勵,引爆了備受矚目的首次公開募股 (initial public offerings, IPO) 熱潮。

三十年後的今天,美國國會正在研議的專利改革法案可能會再次改造創新和企業經營的結構,而且會以難以預料的方式影響未來數十年。

在相對較少的爭議之下,美國眾議院通過 2007 年專利改革法案 (Patent Reform Act of 2007);然而,在參議院則引發了激烈的討論。從目前的草案內容看來,大幅度限制專利侵權賠償金的裁定額將會改變專利權人與潛在侵權者之間的權利平衡關係。

在大型企業的眼裡,雖然國會於最近幾年持續在審議專利改革法案,但直到去年才得到最迫切的關注。Intel、Microsoft、IBM 及 Apple 等公司已逐漸發覺她們必須審慎應付美國的專利體系,以免「誤觸地雷」,同時這些大型企業也在尋求限制弱勢專利權人和「專利地痞 (patent troll)」的手段;專利地痞所指的就是購買成百上千件專利的投機份子,他們以提出專利侵權訴訟為要脅,迫使潛在侵權者付出權利金。

大型資訊科技公司可以逐漸仰賴她們的市場優勢以及交互授權的合作關係,而不依賴專利權;因此,這類企業正嘗試抑制鉅額的專利和解金 (例如 NTP 勝訴後從黑莓機 (BlackBerry) 的製造商 Research In Motion (RIM) 獲取高達六億一千兩百伍十萬美元的和解金,以及 Gateway 與 Microsoft 支付給 Lucent 的十五億兩千萬美元的賠償金額 (本案已經撤銷))。

參議院的領導階層似乎贊同大型企業的看法。另一方面,持反對意見而與大型科技公司對抗的個人與團體則包括設計 Segway (一種可以自動平衡的兩輪電動滑板車) 的發明人 Dean Kamen 和曾經擔任蘋果電腦工程師的 Steve Perlman (他是 QuickTime 的共同發明人),以及小型企業和風險投資者;眾所周知,個人發明人與小公司沒有如同大企業所保有的市場優勢。在大型科技公司與製藥企業之間的對抗情勢下,這些個人發明人與小公司站在製藥企業這一邊;傳統上,製藥公司一直都是仰賴強勢專利制度的保護。兩大集團的戰線已然形成,國會必須努力解決創新應該要保護到什麼程度的問題。

國會是冒著扼殺弱勢發明者的風險在進行專利改革,因為這些弱勢發明人有可能在車庫裡想出可以改變全世界的新點子。另一方面,像 Intel 和 Microsoft 等大型公司可以利用他們享有的市佔優勢來降低商品售價,消費者也因此而受惠。如果我們消減了讓個體發明人去改造整體產業的誘因,那麼在產業巨擘的研發部門裡是否還能有足夠的創新能力?

的確,我們可以輕易知道現行專利法規的缺失,以及它對於消費產品的影響。舉例來說,雖然 Apple 的 iPhone 有許多優異的功能,但相較於 RIM 的 BlackBerry,iPhone 的電子郵件功能不太好用;企業經理人說,這是因為 Apple 必須小心翼翼地避開 NTP 的專利。在先前提到的訴訟裡,雖然 NTP 所主張的大部分專利已被 USPTO 認定為無效,但 NTP 所提起的某些侵權訴訟仍在進行當中。

Perlman 表示,最高法院已經做成兩項重大判決,解決了「專利地痞」的問題;其中之一是 eBay v. MercExchange,另一是 KSR International v. Teleflex。在 eBay v. MercExchange 中,最高法院抑制了拿一項只涵蓋微小技術特徵的專利當作武器的情況。在 KSR International v. Teleflex 之後,專利權人將更不易證明他的發明不是顯而易見的發明;此外,KSR 判例將使現存的專利更經不起專利有效性的挑戰,而且獲得專利的門檻也隨之提高。Perlman 還表示,專利改革立法草案的最大缺失是在於容許處於主導地位的大型科技公司強勢地控制創新的步調。

目前,法院是採用 “Georgia-Pacific factors" 所代表的15個考量因素來裁定專利訴訟案件中的賠償金。然而,根據目前的專利改革提案,賠償金的計算只會考量到單獨一個「分配 (apportionment)」的概念。確切而言,賠償金的計算將會以經濟分析為基礎,以確保賠償金只涵蓋歸功於系爭專利相對於先前技術所創造出來的經濟價值。

Perlman 認為,提高效能並降低成本是電腦產業的創新特性,因此,專利改革提案會為發明人創造出適得其反的誘因;如果一項發明的功效是在於降低某一種裝置的成本,他解釋說,「那麼你分配到的利益將會愈來愈少。」

專利改革提案的支持者以懷疑的態度看待限制賠償金所可能帶來的重大影響。例如,史丹佛大學的知識財產學者 Mark A. Lemley 作證支持這項提案,他提到:「我必須說我很訝異,分配的作法竟然會引發這麼大的爭議」,「我實在想不出任何正當的理由,可以支持專利權人有權獲得比她的發明對某一項產品的貢獻還要大的報酬」。

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專利改革法案:布希政府的看法

2008年2月7日 評論已關閉

美國商務部日前 (2/4) 發函給美國參議院司法委員會主席 Patrick J. Leahy,針對參議院正在研議的 2007 年專利改革法案 (The Patent Reform Act of 2007;S.1145 法案) 表達行政部門的看法。以下是信件內容的摘要。

在惡意侵權 (willful infringement) 方面,行政部門表示其樂見聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 所作成的 Seagate Technology 判決(In re Seagate Tech., LLC, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007)) (“[W]e overrule the standard set out in Underwater Devices and hold that proof of willful infringement permitting enhanced damages requires at least a showing of objective recklessness.");In re Seagate 判例提高了惡意侵權的判斷標準。確切來說,CAFC 捨棄「注意的義務 (duty of care)」這項標準,而只在發生「肆無忌憚的侵權行為」時才會提高懲罰性賠償金。

美國知識財產體系 (the U.S. IP system) 是全世界最好的 IP 體系。據估計,美國握有的 IP 價值超過 5 兆美元。因此,為了改革美國 IP 體系而提出任何方案時,都必須以謹慎的態度和深思熟慮的方式進行。行政部門極力支持專利革新立法的通過,期能藉由提升專利品質,使所有產業和技術的創新者得到公平的待遇,進而減少專利訴訟的花費,促進專利權人與使用者所需要的確定性。

行政部門對於專利改革法案的第 4 條 (“Right of the Inventor to Obtain Damages") 仍持反對意見。對於一個運作還算不錯的 IP 體系來說,目前提議的草案所造成的危害多過這項法案所帶來的好處;因此,除非對該法條進行大幅度的修訂,否則行政部門將繼續反對 S.1145 法案的全部內容。在侵權賠償的法條部分,行政部門認為尚未建立一個可靠的基礎來支持進行大幅度的修法。在目前提議的草案中,第 4 條所制訂的要件可能會導致許多專利權人所得到的賠償不足,而且有可能會助長侵權行為。目前法院在決定賠償金額時,會考量許多已廣為採納的因素;藉由制訂法規來要求法院必須以嚴格的方式在所有訴訟案件中採用眾多因素當中的其中一個,實在不是明智之舉。

行政部門希望與國會合作,共同找出一個能夠兼顧鼓勵創新、強化 IP 權利行使及遏止侵權行為的方案。然而,行政部門也強調,如果沒有提供實質性的修法來保護發明人並遏止侵權行為,那麼他們將會持續極力反對目前的草案。此外,專利法應明確賦予法官職權與責任,使其能找出陪審團員在衡量賠償時所需考量的所有相關因素,並且在訴訟案件審理文件中留下充分的證據基礎。同樣地,陪審團員也必須在評估賠償金額時考量所有的因素 (而且只考量這些因素)。行政部門強調,司法體系應根據訴訟案件的實際情況,採取彈性的方式來裁定合理的權利金,而且這樣的處裡方式不應因牽涉到的技術領域不同而有差異。

美國商務部支持草案中關於促使專利申請人提供高品質申請文件的條文。行政部門深信,高品質的專利是來自於高品質的專利申請文件以及 USPTO 目前正在進行的品質提升行動。此外,專利審查的效率也仰賴專利申請人提供高品質的申請文件。S.1145 法案中已包括基本資訊要件以及不公平行為的改革。然而,商務部關切不公平行為的處分是否足夠,以及草案中仍沿用「對明智的審查員來說是重要的 (important to the reasonable examiner)」—這一種用來衡量資訊之重要性所採用的模糊標準。

在准予專利後之審查 (post-grant patent review) 方面,行政部門支持這樣的審查程序,因為這可為想要挑戰專利有效性的人士提供訴訟以外的另一種選擇,而且花費較少。然而,行政部門認為提出 post-grant patent review 的第一期間 (first window) 與第二期間的門檻標準需要進一步的釐清。行政部門也表達了支持終止 Inter partes reexamination 的看法。

行政部門支持將美國專利體系修改為以「發明人先申請 (first-inventor-to-file)」為原則的體系。

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美國最高法院針對專利法進行的另一項嘗試

2008年2月4日 評論已關閉

參考資料:Jess Bravin and Justin Scheck “Justices Get Another Shot At Patent Law." Wall Street Journal, January 16, 2008, Eastern Edition

Quanta 所持的爭辯理由主要是:如果 Intel 經過 LGE 授權銷售給 Quanta 等廠商的產品是 LGE 專利之必要元件的具體實施,而且這種產品沒有除侵權使用之外的其他合理用途 (no reasonable non-infringing use),那麼 Intel 將此類產品銷售給 Quanta 等廠商即已致使 LGE 的專利權被耗盡。在訴狀中,Quanta 引用最高法院於 1942 年作出的判例:United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241, 250-251 (1942) ([W]here one has sold an uncompleted article which, because it embodies essential features of his patented invention, is within the protection of his patent, and has destined the article to be finished by the purchaser in conformity to the patent, he has sold his invention so far as it is or may be embodied in that particular article.)。然而,最高法院在 Univis 中的上述見解值得商榷,因為即使某項產品是某件專利之必要元件的具體實施,這並不代表該項產品為該件專利所保護;畢竟,專利所保護的是專利權項所界定的專利標的,不是構成專利標的的某一個或某些必要元件。最高法院將會針對專利權耗盡原則與默示授權 (甚至專利權濫用等議題) 提出詮釋,而且判決結果勢必直接影響製造、銷售、產品設計等產業的交易模式、合約的簽訂以及權利金的計算等面向。

最近,關於專利的某些最大創意是來自於美國最高法院,反而不是出自於生技公司或矽谷的工程師。近年來,美國最高法院已重新定義專利法規,廢棄對專利權人較有利的嚴格法則,轉而傾向採取較具彈性的處理方式。以下列舉幾個重要的判例:
– 2007 年 4 月 30 日:KSR International v. Teleflex
更容易證明創新提案的顯而易見性,因此比較不容易取得專利。
– 2007 年 4 月 30 日:Microsoft v. AT&T;
美國專利的保護不及於在美國境外安裝的軟體。
– 2007 年 1 月 9 日:MedImmune v. Genentech
獲得專利授權人 (licensee) 更容易挑戰美國專利的有效性。
– 2006 年 5 月 15 日:eBay v. MercExchange
推翻自動禁制令的判決;專利權人於勝訴後,法院不必然會對侵權者發出禁制令。
– 2005 年 6 月 13 日:Merck v. Integra LifeSciences
在研發初期,醫藥廠商可以廣泛地免除專利侵權的責任。

曾有人批評 CAFC 明顯傾向專利權人,給予他們過多的市場優勢。近年來,最高法院在布希總統的支持下,以少有的高度一致性撤銷或推翻一系列由 CAFC 作成的判決。此外,美國國會正在審議專利改革法案,研議中的核准後舉發程序 (post-grant opposition) 將使挑戰專利的有效性更為容易。

美國憲法明訂專利法的目的是要「促進科學和實用技藝的發展 (to promote the progress of science and useful arts)」。在這個前提之下,創新者從他們的發明當中獲取報酬與為社會帶來益處之間相互對立,因此必須取得平衡。如前所述,近年來最高法院的專利判例已從根本上改變了先前維持的平衡局面。大型企業經常是被控專利侵權的對象,現在這些企業比較不願意和解,專利權人所能主張的權利範圍與和解權利金勢必會縮減。

有些人認為問題不在於發明是否值得受到法律的保護,而是在於專利法是否是最佳的保護方式。舉例來說,加州大學法學院教授 Peter Menell 就曾表示,Google 的核心資產—搜尋引擎—大部分是以營業秘密而不是專利的形式加以保護;在這種情況下,最佳的保護就是防止別人看見他們的程式碼。

————————————–
最高法院正在審理 Quanta Computer v. LG Electronics (Quanta v. LGE) 專利侵權訴訟。LGE 控告 Quanta 等電腦廠商侵犯其美國專利*,理由是這些廠商將 Intel 生產的微處理器或晶片安裝在非由 Intel 生產的電腦零組件上。本案牽涉到專利權耗盡原則 (patent exhaustion) 與默示授權原則 (implied license)。Intel 獲得 LGE 的授權,得以製造微處理器和晶片組,並將這些微處理器或晶片組銷售給其他公司。然而,LGE 與 Intel 在其專利授權合約中特別提到,Intel 取得授權的範圍不及於 Intel 的客戶。據此,當 Intel 將前述微處理器或晶片組銷售給客戶時,其明白告知:Intel 自 LGE 取得的授權不包括「任何將 Intel 製品組裝在非 Intel 製品上所製成的產品 (any product that you may make by combining an Intel product with any non-Intel product)」。Quanta 爭辯說,除了當作電腦零組件之外,前述晶片沒有其他用途;因此,讓 LGE 再次收取權利金,對 Intel 的客戶來說不公平。聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 裁決認為:LGE 與 Intel 之間的交易是附帶條件的交易 (conditional sale),Intel 與其客戶之間的交易也是 conditional sale,因此 LGE 的專利權沒有耗盡。Quanta 不服 CAFC 的判決而向最高法院提出上訴。

*: 4,918,645 (提高電腦系統匯流排頻寬效率的系統及方法); 5,077,733 (數個裝置共用匯流排的控制方法); 4,939,641 (確保不會從記憶體取得過時資料的系統); 5,379,379 (確保不會從記憶體取得過時資料的系統及方法);以及 5,892,509 (具有特定影片分享功能的網路電腦)。

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專利審查員短缺的問題

2008年2月1日 評論已關閉

參考資料:
GAO Study Considers Patent Examiner Shortages. 2008. Computer and Internet Lawyer, January 1, 39-40.

美國政府問責局 (The U.S. Government Accountability Office (GAO)) 於 2007 年 9 月提出的報告 (“Hiring Efforts Are Not Sufficient to Reduce the Patent Application Backlog“) 指出,在過去五年當中,USPTO 每一年都是依照其預算和訓練額外工作人員的能力來擬定聘僱人數,而不是根據當時的積案數量或預期會收到的專利申請件數。為了因應逐漸增加的專利審查工作量,USPTO 在數年以前即已積極雇用新的專利審查員,但過去五年間,USPTO 實際聘僱到的審查員人數仍不及原本預計進用的人數;例如,2004 年會計年度預定的聘僱人數是 750 位,但由於經費的限制,實際上新聘的人數只有 443 位。由於沒有足夠的資源來訓練和督導大批新進的專利審查員,因此 USPTO 已改變其原先的策略。雖然目前的策略能使預計雇用的人數比較符合 USPTO 所能運用的訓練和管理資源,但這樣的策略沒有考慮到需要多少審查員來改善積案的問題。正因為如此,積案問題仍會持續存在。
USPTO 留住審查員的努力主要投注在提供額外補貼以及優良的工作環境。舉例來說,相較於職級相等的聯邦雇員,專利審查員的薪資高出 25%;績效優良者可以得到額外的獎金。最有效的「留人計畫」當屬兼職或全職工作的選擇以及在家上班

隨著專利申請案的數量和複雜程度的增加,USPTO 從過去 15 年至今,一直處於積案過多的狀態。單看 2002 年的狀況,積案量已增加約 73%,總共 730,000 件專利申請案。

2002 至 2006 年間,USPTO 雇用了 3,672 位專利審查員,其中有 1,643 位已離職。值得注意的是,離職人員當中有 70% 待在 USPTO 的時間不滿五年。對 USPTO 而言,這是一項重大的損失,因為申請案的初步審查工作主要都是由新的審查員負責,新審查員的離職率高代表無法有效解決積案問題。GAO 發現,USPTO 局內對於專利審查員離職率高的現象所持的看法並不一致。確切來說,PTO 管理階層認為審查員離職的原因主要是個人因素;例如,工作不合適或因配偶的關係而必須搬家。審查員本身則持不同的看法,他們認為審查員沒有足夠的時間達成不合時宜的績效目標 (30 年前制訂的工作量) 才是造成離職率高的主要原因。為了達成工作目標,大部分的審查員必須超時工作,而且大多沒有加班費;甚至許多人犧牲年度休假來換取績效。這種情況即表示 USPTO 有必要檢討其所訂定的工作目標。在此方面,GAO 建議 USPTO 應針對工作量設定進行全面性的評估。

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聯邦地院暫時禁止 USPTO 施行新的法規

2007年11月1日 評論已關閉

美國維吉尼亞東區聯邦地方法院 (United States District Court for the Eastern District of Virginia) 法官 James C. Cacheris 於 2007 年 10 月 31 日同意 GlaxoSmithKline (Smithkline Beecham Corporation and Glaxo Group Limited) 的暫時禁制令聲請 (preliminary injunction motion),此禁制令已暫時禁止 USPTO 施行新的專利權項暨延續申請案行政法規。因此,原本應於 2007 年 11 月 1 日生效的新法規已被禁止實施;預料在法院做出最終判決之後才會撤銷此禁止令。USPTO 可能會向 CAFC 提出上訴。此外,USPTO 已發出通告,表示其雇員會依照 2007 年 10 月 31 日時仍有效的法規進行專利申請案的處理和審查,直到有進一步的通知為止。

美國專利權項與延續案的新法規:概要

2007年9月30日 評論已關閉

新的法規將於 2007 年 11 月 1 日生效。

Changes to Practice for Continued Examination Filings, Patent Applications Containing Patentably Indistinct Claims, and Examination of Claims in Patent Applications, 72 FR 46716 (August 21, 2007) (final rule).

目的:提升專利 (審查) 品質,加速專利審查流程。

2006 年 1 月,USPTO 提議修法,改變以下專利申請/審查的實務:
– 延續案的申請;
– 專利申請案包含有無專利性差異的 (patentably indistinct) 專利權項;以及
– 專利權項的審查。

根據 37 CFR 1.78(d) & 1.114,專利申請人可以在*沒有*附帶請願 (petition) 和說明 (showing) 的情況下,以一個申請案家族 (application family:包括原始申請案及其 CA 或 CIP 申請案) 為基礎,提申:
– 兩個延續申請案 (continuation application, CA) 或部分延續申請案 (continuation-in-part application, CIP) (亦即兩個 CA 或兩個 CIP 申請案,或一個 CA 和一個 CIP 申請案);以及
– 一個繼續審查請求 (request for continued examination, RCE)。

根據 37 CFR 1.78(d) & 1.114,專利申請人可以在附帶請願和說明的情況下,以一個申請案家族為基礎,提申額外的延續申請案或 RCE。

根據 37 CFR 1.78(d),若符合以下兩個條件,則專利申請人可以提申分割申請案 (divisional application):
– 先前提申的申請案受到限制性選擇的要求 (requirement for restriction);而且
– 分割申請案只包含未經審查且未被選擇的發明的專利權項。

根據 37 CFR 1.78(d),專利申請人可以並行或先後方式 (in parallel or series) 提申分割申請案。
– 只要符合 35 U.S.C. 120 所規範的同樣處於申請狀態的要件 (copendency requirement),分割申請案不需要在原始申請案仍處於申請狀態 (pendency) 的條件下進行提申。處於申請狀態是指尚未放棄或授予專利權。

根據 37 CFR 1.78(d) & 1.114,專利申請人可以在*沒有*附帶請願和說明的情況下,以一個分割申請案家族 (divisional application family:包括分割申請案及其 CA 申請案) 為基礎,提申:
– 兩個 CA;以及
– 一個 RCE。

根據 37 CFR 1.78(d) & 1.114,專利申請人可以在附帶請願和說明的情況下,以一個分割申請案家族為基礎,提申額外的延續申請案或 RCE。

根據 37 CFR 1.75(b),專利申請人在*沒有*提交審查支援文件 (Examination Support Document, ESD) 的情況下,可以在一個申請案裡提出至多 5 個獨立專利權項或總數 25 個專利權項。

根據 37 CFR 1.75(b),專利申請人若在針對專利權項進行實質性審查的第一次審查意見通知 (first Office action on the merits, FAOM) 之前提交 ESD,則可提出比 5/25 更多的專利權項。

根據 37 CFR 1.75(b),基於限制性選擇而撤回 (withdrawn) 的專利權項*不列入* 5/25 專利權項之項數門檻的計算。
– 申請人可以在 USPTO 發出第一次審查意見通知或要求限制性選擇之前,提交提議限制性選擇要求 (suggested restriction requirement, SRR)。

根據 37 CFR 1.75(b),當其他同樣處於申請狀態的專利申請案 (copending application) 存在無專利性差異的專利權項時,所有此類申請案的專利權項均會列入 5/25 專利權項之項數門檻的計算。例如,若甲申請案與乙申請案是同樣處於申請狀態的專利申請案,而且甲申請案的某一個專利權項與乙申請案的某一個專利權項彼此互為無專利性差異的專利權項,則在計算甲案的 5/25 專利權項之項數門檻時,必須加上乙案的專利權項數;計算乙案的項數門檻時,必須加上甲案的專利權項數。然而,授予專利的權項 *不列入* 項數門檻的計算。
– 當*不存在*無專利性差異的專利權項時,專利申請人可以藉由提申一個原始申請案以及兩個 CA 或 CIP 申請案,而提出至多 15 個獨立權項/總數 75 個權項。

根據 37 CFR 1.78(f),若下列兩個情況均成立,則申請人必須指明/提報其他共同擁有的 (commonly owned) 申請案或專利:
– 共同擁有的申請案或專利與原始申請案具有相同的發明人;
– 共同擁有的申請案或專利的申請日或優先權日與原始申請案的申請日或優先權日相隔兩個月內。

根據 37 CFR 1.78(f)(2),若下列兩個情況均成立,則其他共同擁有的申請案或專利與原始申請案會被推定為具有至少一個無專利性差異的專利權項 (但此推定可予以反駁):
– 其他共同擁有的申請案或專利與原始申請案具有大致相同的揭露內容;
– 共同擁有的申請案或專利的申請日或優先權日與原始申請案的申請日或優先權日相同。

根據 37 CFR 1.78(f)(3),對共同擁有並處於申請狀態的兩個或兩個以上的專利申請案而言,若此類申請案包含有至少一個無專利性差異的專利權項,則:
– 在判斷各個申請案是否超過專利權項的 5/25 門檻時,USPTO 會將每個申請案的權項數目視為等同於所有此類申請案專利權項的項數總和 (參見 37 CFR 1.75(b)(4));
– 在缺乏正當充分理由的情況下,USPTO 得要求刪除所有此類申請案當中包含的無專利性差異的專利權項,而只容許其中一個申請案保留該專利權項 (參見 37 CFR 1.78(f)(3))。

USPTO 仍維持在提申延續申請案或 RCE 之後的第一次審查意見即為最終核駁 (first action final rejection) 的審查實務。
– 專利申請人可依據 37 CFR 1.116 預先尋求 USPTO 接受最終核駁後的修改、答辯或新證據,藉以避免遭遇到第一次審查意見即為最終核駁的情況。

第二次或後續的審查意見可以是最終審查意見 (final action),但當審查意見裡含有新的核駁審定,而且此核駁審定符合下列情況時,則不得為 final action:
– 由專利權項的修改 (包括刪除不具專利性的替代性標的) 所導致;
– 基於 FAOM 之後附帶繳付規費所提交的資訊揭露陳述書 (information disclosure statement, IDS);
– 基於重複授予專利 (double patenting) 的核駁;
– 因指明 CIP 申請案當中得到先前提申專利申請案支持的專利權項所導致;或者
– 因證明某一個專利權項的構成元件是結構 (或步驟) 附加功能元件 (means- (or step-) plus-function claim element) 所導致。

資料來源:USPTO “Claims and Continuations Final Rule” Presentation Slide Set [updated 18Sep2007]
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/presentation/clmcontfinalrule.html

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