Archive

‘學術論文介紹’ 分類過的Archive

知識財產保護的傾向

2010年6月29日 評論已關閉

根據加州大學柏克萊分校的研究, 生醫裝置和硬體相關的新創公司幾乎都以專利為保護技術創新的手段;但在軟體業界, 大都不重視專利。這項研究是由該校的法律暨科技中心執行, 首度針對小型企業如何運用知識財產保護進行量化研究。

調查結果顯示, 生醫裝置和硬體相關的新創公司中, 有超過八成的公司已有專利或正在申請專利;約有三分之二的軟體公司沒有專利也沒提出專利申請。然而, 包括軟體公司在內, 創投公司所資助的四成企業大都傾向尋求專利保護。

問卷調查詢問執行長或技術長, 針對專利、著作權、商標、營業秘密、最先上市的優勢、逆向工程的困難以及互補性資產 (complementary asset; 例如提供免費手機來獲取通話費的利潤) 等七種用來保護公司重要商業概念 (key business concept) 的方式做出效用性的評等。結果顯示, 不管是何種產業, 一般均以搶先提供產品或服務做為最佳策略。生醫裝置和硬體相關的新創公司將專利視為維持競爭優勢的次要選擇。對軟體公司來說, 次要的競爭策略是運用互補性資產, 專利則是最少被運用的保護方式。

參考資料:The San Francisco Chronicle (California) (June 23, 2010)

Categories: 學術論文介紹 Tags:

專利申請公眾告知的缺失

2008年4月28日 評論已關閉

Michael Risch, 21 Harv. J. Law & Tec 179 (2007)

發明通常很難用文字來形容,而且專利經常包含摻有法律意義的技術內容,使得專利權利要求或專利權項 (patent claim) 比其它法律文件更加難以解讀。儘管已有複雜的解讀規範,專利法仍未能達成其中一項基本任務:以一種符合一致性和可預測的方式,讓有興趣的人能夠瞭解專利的範圍。

Michael Risch 主張廢棄在專利審查過程中 (patent prosecution) 採取「最寬廣的合理意義 (broadest reasonable construction)」法則來解讀專利權項,讓仰賴專利的人能夠獲得更為確定的權利範圍解讀結果。Michael Risch 表示,在專利申請過程中,專利權項的解讀應依照專利訴訟所採用的相同法則進行;同時,專利審查員可利用其它方法來提高專利權項意義的明確性。目前,不同的法律處理階段是採用不同的法則來解讀專利。在專利申請過程中,美國專利商標局 (USPTO) 的專利審查員是以「最寬廣的合理意義」來解讀專利權項。然而,在訴訟當中,法院是以具有發明所屬技術領域之一般技藝人士 (person having ordinary skill in the art, “PHOSITA") 的角度來解讀專利權項的範圍。值得注意的是,雖然專利申請人與專利審查員擁有最充分的資源來界定專利權項的範圍,但她們都沒有動機去設法提高專利權項意義的確定性。確切來說,專利申請人反而有動機使專利權項保有模糊的範圍,因為模糊性可為往後的爭議取得更大的爭辯空間。專利審查員的動機在於核准有效的專利;專利審查員所要處理的問題是專利權項所界定的發明是否具有專利性,因此,當專利權項具有專利性時,他們沒有動機去進一步釐清範圍模糊的專利權項。專利審查員知道,需要在訴訟當中解讀專利權項範圍時,法院會釐清所有關於權項範圍模糊的議題。此外,審查員也知道,法院不會要求她們為專利權項的解讀問題出庭作證。

在沒有誘因產生範圍明確的專利權項的情況下,採用「最寬廣的合理意義解讀法則」就是為了補償這樣的缺失。理論上,採用這種法則可以透過以下三種方式創造出提供公眾告知 (public notice) 的誘因:1) 藉著反覆修改專利權項來釐清請求保護的範圍,並藉此形成公開資料;2) 鼓勵專利申請人,在提出專利申請時就以更精確的方式撰寫專利權項;以及 3) 在專利審查過程中設定專利權項的範圍,使得在侵權訴訟中重新解讀的專利權項範圍比較不會以不公平的方式涵蓋潛在的侵權產品或方法。Michael Risch 將前述三種能夠提高明確性的方式稱作提升公眾告知功能的「方法 (method)」。雖然最寬廣的合理意義解讀法則有時能達到預期的效果,但在理論或實務上都有可能會失效。確切來說,在審查過程中,範圍模糊的專利權項不一定會被核駁;專利申請人或許沒有足夠的誘因撰寫範圍清楚明確的專利權項;USPTO 可能無法定出適當的專利權項範圍,因為法院解讀的範圍經常比 USPTO 所解讀的範圍要來得廣。最寬廣的合理意義解讀法則確實是弊大於利,潛在的競爭者會因侵犯範圍不明確的專利權項而深受其害且無法補救;當這種法則容許法院以違背專利權人對其專利的理解來解讀範圍不明確的專利權項時,甚至連專利權人也可能會因此而蒙受損失。

Michael Risch 認為,專利審查員應該援用與法院所採相同的原則來解讀專利權項,亦即以 PHOSITA 的角度來解讀專利權項的範圍,如此就能提高專利權項範圍的確定性;Michael Risch 將此處理法則稱作「PHOSITA 法則」。這種改變的代價不高;雖然審查員可以很容易地在專利說明書和圖式所設定的背景裡研讀專利權項的內容,但目前的法規要求審查員必須採用最寬廣的合理意義解讀法則來解釋專利權項。此外,專利審查和訴訟過程可以進行調整,以彌補因廢棄最寬廣的合理意義解讀法則而造成的空缺;確切來說,Michael Risch 主張進行下列變革:1) 專利審查員應更加審慎地核駁未受專利說明書支持的專利權項;2) 專利審查員應要求專利申請人提供放棄聲明 (disclaimer) 或字詞的定義,以釐清範圍模糊不清的專利權項;以及 3) 專利審查員應有更大的權限來核駁涵蓋顯而易見發明的專利權項,藉以限制專利權項的範圍。

Categories: 學術論文介紹 Tags:

專利耗盡法則

2008年4月27日 評論已關閉

Mehdi Ansari, 22 Berkeley Tech. L.J. 137, 139-140 (2007).

專利耗盡法則只適用於無條件型銷售 (unconditional sale)。在銷售合約中,在不違反法律或政策的前提下,當事人可任意納入條件。若一項合約包含了可依法主張的條件,則在專利權人得維持特定權利的情況下,這些權利沒有耗盡的情事。根據 Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992) 訟案,「專利耗盡法則不會使條件型銷售轉變為無條件型銷售」。根據法律上的推定:當專利權人所銷售的專利產品受到某種條件限制時,她只得到受限使用 (restricted use) 的對等報償;購買者只能在不違反限制條件的前提下使用該項產品。然而,不存在這種限制條件時,專利耗盡將是預設法則 (default rule)。

專利權人擁有排除他人製造、使用、銷售 (包括要約銷售) 其已取得專利保護的發明,但此排他權會受到專利耗盡法則 (Doctrine of Patent Exhaustion) 的限制。美國專利法第154條 (35 U.S.C. § 154) 明訂專利權人的排他權利,並規定專利權人得將其權利授予第三人。根據專利耗盡法則,受到專利保護的產品 (「專利產品」) 的購買者不須得到專利權人的同意即能使用和銷售該項專利產品;因此,對專利權人而言,專利耗盡法則是一種限制。此種限制是合理的,因為專利權人在銷售專利產品以獲取所欲取得的報償時,即已放棄該項產品的控制權。購買者為購買專利產品而支付代價,因此應有與其他物品的擁有者同樣的權利,亦即使用和重新銷售的權利。

Adams v. Burke 訟案是專利耗盡法則的起源。在 Adams 訟案中,美國最高法院裁定:當專利權人售出一項產品,且該項產品只具有使用的價值時,「他即已獲得該項使用的代價,並捨棄限制該項使用的權利。此項產品 … 不受壟斷的限制」。其後,在 Keeler v. Standard Folding-Bed Co. 訟案中,美國最高法院裁定:根據 Adams 判例,專利產品的購買者也可自由地重新銷售該項專利產品,因為最高法院認為使用權與重新銷售的權利兩者沒有差異。

專利耗盡法則也適用於專利權受讓人 (licensee) 的銷售行為。在 Intel Corp. v. ULSI Sys. Tech., Inc. 訟案中,聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 裁定:「存在已久的專利耗盡法則同樣適用於專利權受讓人依照授權合約製造並銷售的專利產品」。根據專利耗盡法則,經過授權銷售專利產品時,不論銷售者是專利權人或是專利權受讓人,此項銷售即已使專利產品脫離專利的控制,而且專利權人對於該項產品所擁有的權利亦不復存在。

Categories: 學術論文介紹 Tags:

大學是不是專利地痞?

2008年4月26日 評論已關閉

Mark A. Lemley, 18 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 611 (Spring 2008).

目前,強索行為 (hold-up) 是專利訴訟和專利授權的主要特點;大學機構正以前所未有的積極程度取得專利。這兩種看似不相關的發展趨勢結合在一起,已讓工商業界對於身為專利權人的大學機構逐漸感到挫敗。作者表示,當他和不同行業的工商人士對談時,她們都認為大學機構是新的專利地痞 (patent troll)。本文中,作者主張大學機構應在技術轉移 (technology transfer;簡稱「技轉」) 業務上扮演更為宏觀的角色。大學技轉業務的首要目標應設定在使科技發揮最大的社會影響力,而不只是求取最多的權利金收益。有時,這些目標符合大學機構的短期經濟利益;有時則可透過專屬授權 (exclusive license),將專利授權給公司企業,使專利所保護的發明能夠商業化,對社會產生最大效益,大學也能藉此獲取鉅額收益。這樣的目標有時可以實現,但不必然會實現。

大學機構也可採取非專屬授權 (non-exclusive license) 的方式 (尤其是授權的專利涉及到具有基礎效用的技術時),將專利授權給許多分屬不同領域的企業或個人去進行商業化活動,使專利所保護的發明能夠發揮最大的社會影響力,這樣就可以透過不同的嘗試來檢視得到授權的公司或個人是否能夠成功地生產和行銷專利產品或服務。

大學機構應採取更為細膩的專利授權政策,而不是只在專屬和非專屬授權之間進行選擇而已。舉例來說,大學可以針對不同產業進行專利授權業務,或是在授權期限上做不同的規劃,或者在授權商業行銷的同時,免除研究實驗的專利侵權責任;大學機構也可根據是否達成專利技術推廣的目標來調整授權計畫。特別是在軟體產業,技轉的社會影響力經常是展現於大學放棄取得專利,或是將專利免費授權給所有公司或個人。

關於誰是專利地痞以及如何解決專利地痞的問題,已引起激烈的討論;作者認為,我們可以從檢視大學機構的專利而得到啟示。大學本身沒有實施專利所保護的發明,因此以廣義的解釋來說,她們與專利地痞有共同的特點;儘管如此,大學機構不是專利地痞。瞭解大學與專利地痞之間的差異,將有助於釐清專利地痞的問題。作者認為,專利地痞就是由專利地痞的作為所定義。無論是否從事生產製造,大學和大部分的專利權人一樣,有時會被視為壞份子 (bad actor)。因此,重點不是找出誰是壞份子,而應放在不當的行為以及法律為何造就出此類不當的行為。

Categories: 學術論文介紹 Tags:

先前技術核駁的答辯

2007年1月27日 評論已關閉

參考文獻:Lisa A. Dolak and Michael L. Goldman, Responding to Prior Art Rejections–An Analytical Framework, 83 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 5 (2001).

提出專利申請之後,除非收到核准通知 (Notice of Allowability/Notice of Allowance),否則申請人通常會在一至兩年內收到官方來函 (Office action, OA) 或限制性選擇要求 (restriction requirement)。限制性選擇要求的目的是要申請人在審查員所認定的兩個或兩個以上的發明—或者數個發明態樣 (species)—當中,選擇一個發明技術態樣供審查員就其專利性進行檢索和審查。OA 的內容通常會指出申請案不符合專利法第 112 條及/或第 101 條(實用性)、第 102 條 (新穎性) 及/或第 103 條 (非顯而易見性) 的地方,以及/或不符合美國專利商標局 (USPTO) 行政規定之處,並依專利法或行政規定提出反對 (objection) 或核駁 (rejection)。反對是針對專利說明書或圖式的缺陷,因此是在形式上不符法律規定的情況;核駁則是針對說明書內容—特別是權利要求—的專利性要件,因此是屬於實質層面的問題。對 objection 不服的申請人只能向 USPTO 提出訴願。對 rejection 不服的,可提出訴願;對訴願裁定結果不服的,可以向聯邦法院提出上訴。

專利申請人在收到 OA 之後,必須於期限前 (通常為三個月) 針對 objection 或 rejection 內容提出答辯書 (Response)。Response 可以伴隨說明書/權利要求/圖式的修正 (amendment)。在專利申請過程 (patent prosecution) 中,答辯策略的擬定與執行,攸關答辯是否能克服核駁。答辯成功即能順利取得專利。

美國專利法第 102 條 (35 U.S.C. § 102) 規定 7 種 (102(a)-(g)) 缺乏新穎性 (lack of novelty) 及喪失取得專利權 (loss of right) 的情況;第 103 條則規定獲准專利的發明必須具備非顯而易見性 (non-obviousness)。不過,non-obviousness 並沒有一個明確的定義,聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 認為:在結合兩件或兩件以上的比對文件並依據第 103 條來核駁權利要求時,先前技術必須提供教示 (teaching)、聯想 (suggestion) 或動機 (motivation) (「TSM準則」),以做為結合 (combine) 或修改 (modify) 比對文件的論理基礎。結合或修改的動機可以來自於:[1]發明所欲解決的問題;[2]先前技術的教示內容;或[3]熟習該項發明技術領域的一般技藝人士的知識。確切來說,根據目前 CAFC 的 TSM 準則,若缺乏使熟習一般技藝之人士得以結合或修改有關的先前技術文獻內容的教示、聯想或動機等證據,則不得將權利要求所保護的專利標的認定為顯而易知的發明。然而,目前美國最高法院正在審理 KSR International v. Teleflex 乙案,各方預期該院將會對第 103 條所規範的 non-obviousness 做出新的解釋。CAFC 採用多年的TSM準則可能會有所修改,因為最高法院的法官認為:目前的 TSM 準則冗長費解 (gobbledygook)。

針對權利要求的核駁提出答辯是一項複雜而具多面向的工作。Dolak & Goldman 的文章主要是在探討分析及答覆先前技術核駁審定的基本架構。以下為該文的摘要以及個人加入的內容。

表面上證據確鑿的論點 (Prima Facie Case)

Prima Facie Case 是美國專利審查制度的重要基礎。在專利體系當中,Prima Facie Case 主要有兩種型態:一是表面上證據確鑿的預知 (Prima Facie Case of Anticipation),另一是表面上證據確鑿的顯而易見性 (Prima Facie Case of Obviousness)。在核駁權利要求時,審查員 (代表 USPTO) 必須建立 Prima Facie Case,藉以證明權利要求表面上已為先前技術預知 (anticipated by prior art),或者權利要求所界定的發明相對於先前技術是顯而易見的 (rendered obvious in view of prior art)。依照 Prima Facie Case 的原則,若審查員據以核駁的比對文件無法證明權利要求所載發明缺乏專利性—亦即審查員未成功建立 Prima Facie Case of Unpatentability,則應准予專利。換句話說,當審查員未能提出不予專利的理由時,或其提出的理由不充分而未達專利法的要求,申請人得依法取得專利。

承上述,申請人在提出專利申請之後,除非審查員成功建立 Prima Facie Case of Unpatentability,否則申請人無須提出關於專利性的論點或證據。確切而言,在審查員未成功建立 Prima Facie Case of Unpatentability 的情況下,申請人可以藉著說明/證明審查員未達到 Prima Facie Case of Unpatentability 的法定標準來「抨擊 (to attack in speech or writing)」審查員所提出關於發明不具備專利性的論點。相反地,若審查員已成功建立 Prima Facie Case of Anticipation,則申請人必須修改權利要求 (例如加入限縮條件),輔以答辯理由 (remarks),期能反駁審查員不予專利的審查意見。若審查員已成功建立 Prima Facie Case of Obviousness,則申請人必須藉由客觀因素 (secondary consideration) 來證明權利要求所界定的發明具備非顯而易見性。值得一提的是:在此,"secondary" 並沒有「次要」的意思,其僅代表在時間上較晚近。Secondary Consideration 是客觀的因素,甚至是證明非顯而易見性的「主要」因素。

仔細研讀核駁理由

在擬定答辯策略之前,必須先仔細研讀 OA 所記載的各項核駁理由,判斷審查員所提出的核駁理由是否充分、適當;核駁理由是依據第 102 條 (「102核駁」) 或第 103 條 (「103核駁」)?是否需要修改權利要求、專利說明書及/或圖式?是否需要收集能證明發明具備非顯而易見性的證據?審查員是如何解讀並結合其所檢索到的對比文件?

判斷對比文件是否在形式上是適格的先前技術文獻

不論是 102 核駁還是 103 核駁,審查員都必須引用在形式上適格的對比文件。形式上適格的對比文件是指其先前技術日期 (prior art date) 符合專利法之認定標準的對比文件。舉例而言,根據 35 U.S.C. 102(b),適格的對比文件的 prior art date 必須早於專利申請案的申請日,且必須早於一年以上。審查員有時會引用形式上不適格的對比文件。若發現這種情況,申請人必須向審查員說明,以排除不適格的對比文件。根據個人的經驗,這種情況經常發生,而且代理人也經常會忽略;此時,個人發明人應提醒代理人注意對比文件是否適格,企業內部專利人員則應有自行判斷 prior art date 的能力。誤判 prior art date 的結果是:針對不適格的「先前技術文獻」提出答辯,甚至附帶對權利要求進行不必要的限縮,浪費代理服務費用,而且可能會徒勞無功,無法克服核駁。尤其是 102(e) prior art date 的認定,即便是資深的專利律師也可能會判斷錯誤。

對比文件有兩大類:專利與公開文件 (publication)。國外專利 (例如台灣、日本及韓國) 的 prior art date 通常是其專利權生效日,而且相關的專利資訊必須屬於公開的資料;然而,公開的對象並不以美國社會大眾為必要條件。若國外專利不屬於專利法第 102 條所規範的印刷刊物 (printed publication),則僅能以國外專利的權利要求內容作為核駁的依據。在此需留意的是:隨著科技的發展,印刷刊物已不限於印刷品,關鍵反倒是在於其是否是公開的刊物;例如,在符合某些條件下,網際網路上的公開資料也可能被認定是「印刷刊物」。

使對比文件不具核駁效力的方式

如上述,審查員有時會引用 prior
art date 不適格的對比文件。遇此情況時,申請人當可輕易排除該對比文件。在審查過程中,由於審查員無法得知權利要求所載發明的發明日,因此通常是以申請日當作推定發明日 (constructive invention date)。正因為如此,申請人可以選擇透過證明較早的發明日來排除某些對比文件。

A. 專利行政法 (Patent Rule) 第 131 條宣示書 (「131 宣示書」)

131 宣示書可以用來排除 102(a) 和 102(e) 對比文件。然而,131 宣示書不可用來排除 102(b) 對比文件,因為 102(b) 對比文件的 prior art date 早於申請案的申請日至少一年以上,其為導致喪失專利權的法定限制條件 (statutory bar) 之一。此外,若對比文件具有與申請案相同的權利要求,則亦不得透過 131 宣示書來排除此種對比文件,因為此時對比文件與申請案涉及抵觸 (interference);必要時,USPTO 會宣告抵觸程序。

B. 專利行政法第 132 條宣示書 (「132 宣示書」)

132 宣示書可用來提出相關的客觀證據,藉以克服核駁審定。除了克服核駁審定之外,132 宣示書亦可用來提送任何與專利申請有關的證據。例如:132 宣示書經常用來提交發明具有非顯而易見性的證據。特別是,132宣示書經常用於排除具有相同發明人的專利前案或發明人自己的公開刊物;或者,用來提交證據證明對比文件無法致用 (non-enabling)。

B-1. 排除具有相同發明人的專利前案或發明人自己的公開刊物

若權利要求所載發明已被發明人自己的專利或公開發表的文章揭露,且時間超過一年,則依照 102(b) 的規定,申請人喪失取得專利的權利。即使先前揭露的時間沒有超過一年,發明人自己的專利或公開發表的文章仍有可能構成先前技術而阻礙了專利的取得。確切而言,若專利申請案所列兩位或兩位以上的發明人與先前技術文獻的作者 (們) 不完全相同 (例如張三與李四為共同發明人,張三、李四與王五為共同作者),則該先前技術文獻會被視為「他人」的著作,因而符合 102(a) 或 102(e) 的規定,可以用來核駁權利要求。

根據相關規定,發明人自己產出的技術文獻不得做為核駁權利要求的基礎。因此,專利申請人可以透過其他共同作者或發明人宣示不主張 (disclaim) 對權利要求有貢獻,藉以排除發明人自己參與產出的技術文獻。

B-2. 證明對比文件無法致用

當審查員引用某對比文件所描述的技術內容來核駁權利要求,而該對比文件無法致用時,該對比文件實際上並未揭露受駁權利要求所涵蓋的發明內容。若某技術文獻記載的內容無法使權利要求所載發明成為社會大眾據為己有之知識 (“the possession of the public") (In re Wilder, 429 F.2d 447, 451 (C.C.P.A. 1970)),則稱該記載內容相對於該發明無法致用。換言之,該技術文獻所載內容沒有將發明的技術思想傳達給社會大眾;因此,即使審查員檢索到與權利要求所載發明相關的比對文件,若該對比文件相對於該發明無法致用,則其不得做為核駁權利要求的基礎。

為了證明對比文件所載技術內容相對於權利要求所載發明無法致用,申請人必須提出證據來反駁審查員認為對比文件已揭露權利要求所載發明的論點。在申請過程裡,可以利用132宣示書來提出這類證據。然而,僅只宣稱對比文件無法致用不足以反駁審查員的結論;申請人應當具體指出對比文件的缺陷,並解釋為何這些缺陷會使熟習一般技藝的人士無法獲致權利要求所載發明。

預知核駁

若對比文件揭露某權利要求所載發明的全部構成元件,則稱該對比文件預知 (anticipate) 該權利要求,亦即對比文件已早先揭露權利要求的內容;此時,該權利要求所載發明不具備新穎性。預知有兩種型態:外顯預知 (express anticipation) 與內隱預知 (inherent anticipation; inherency)。

外顯預知的判斷原則如下:找出權利要求所載發明的構成元件à根據說明書、圖式和申請歷程資料 (prosecution history) 解讀前述各構成元件的意義à從對比文件中找出對應的發明構成元件。若在對比文件裡無法找出發明的全部構成元件—亦即至少有一個元件沒有出現在對比文件裡,則無外顯預知的情況。值得注意的是:發明構成元件與對比文件所揭露的元件之間必須存在一致的對應關係 (包括具體結構、連結關係或步驟),兩者不可僅止於「近似」而已。

儘管不存在外顯預知的情況,內隱預知仍可使權利要求所載發明不具備新穎性。技術思想通常表現在藉由某種技術手段達成某種功效。偶然發生、非預期或未料想到的功效不屬於預知的範疇。然而,根據特性固有法則 (Doctrine of Inherency),若先前技術文獻未明白記載權利要求所界定的裝置結構或方法步驟,但權利要求所記載的技術特點屬於先前技術文獻所載結構或步驟的固有特性—亦即權利要求內容是先前技術的必然結果,則可認定先前技術已預知權利要求的內容。

若申請人 (或專利代理人) 判斷出審查員所引用的對比文件未能預知權利要求,則其應提出反駁意見。在提出反駁意見時,申請人認為可以和對比文件區隔的技術特點,一定要在權利要求裡具體載明。因此之故,當權利要求未載明足以和對比文件區隔的技術特點時,申請人應在說明書能支持的條件下,加入權利要求的限縮條件 (limitation)。在加入限縮條件時,應一併考慮非顯而易見性的問題。

不論是否有修改權利要求,均需謹慎撰寫答辯理由書,因為專利申請歷程是一種內部證據 (intrinsic evidence),其對權利要求的範圍解讀具有關鍵性的影響。權利要求的範圍解讀結果會直接影響到專利權的主張 (enforcing)、專利授權 (license) 以及權利要求的有效性 (validity)。

顯而易見性核駁

原則上,顯而易見性核駁的分析過程和預知核駁的分析工作相同。在接到核駁意見書之後,申請人應充分明瞭不同權利要求所需克服的不同對比文件的組合。同樣地,申請人應先判斷對比文件是否是形式上適格的比對文件。如前所述,申請人只需具體說明為何對比文件不適格,即可排除該對比文件。此外,不論對比文件如何組合,均應揭露或教示權利要求的所有元件/限制條件。

顯而易見性核駁的分析過程主要包括以下四項判斷:[1]對比文件與權利要求所載發明是否屬於類似技術領域 (analogous art)?[2]對比文件是否可以結合?[3]經過結合的對比文件是否教示 (teach) 權利要求所載發明?以及[4]是否存在能夠證明發明是非顯而易見的客觀證據?

顯而易見性核駁應基於對比文件與權利要求所載發明屬於類似技術領域。若對比文件所屬技術領域是:[1]發明人所致力的領域;或[2]發明人為解決特定問題而涉入的合理相關領域,則該對比文件可被認定為與權利要求所載發明屬於類似技術領域。然而,技術領域的類似程度不易判斷,僅止於和審查員爭辯對比文件與權利要求所載發明分屬截然不同的技術領域通常不是明智的作法。

顯而易見性核駁的答辯重點主要在於爭辯兩篇或兩篇以上的對比文件無法如審查員所稱加以結合。根據目前的判例,第 103 條所規範的顯而易見性是以結合或修改兩篇或兩篇以上的對比文件為核駁的基礎,而且對比文件會如此結合或修改的理由必須來自於對比文件本身的教示或具有一般技藝之人士的知識所提供的教示、暗示或動機。如上所述,動機的來源有三:[1]發明所欲解決的問題特性;[2]先前技術的教示內容;以及[3]具有相關領域一般技藝之人士的知識。在此需注意的是,具有相關領域一般技藝之人士欲結合或修改對比文件的動機可以不同於發明人的動機。

根據上述 Prima Facie Case of Unpatentability 原則,若審查員據以核駁的兩篇或兩篇以上的比對文件無法證明權利要求所載發明是顯而易見的—亦即審查員未成功建立 Prima Facie Case of Obviousness,則應核准該權利要求。

當對比文件具有反向教示 (teach away) 的效果時,其適足以證明發明不是顯而易見的。有時,具有相關領域一般技藝的人士在閱讀某對比文件之後,不會採用該對比文件所描述的裝置結構或遵循其所建議的方法步驟;或者,該對比文件誘使具有相關領域一般技藝的人士採用與發明人所採取的解決之道相反的方式;此時,該對比文件對發明而言即存有反向教示的意涵。針對相同的問題提出不同的技術手段是一種常見的情況,其不必然表示存在有反向教示的事實;反向教示通常會伴隨彼此矛盾的情況。

當申請人發現審查員所引用的兩篇或兩篇以上的對比文件均未揭露、教示或暗示權利要求所載發明的某項或某幾項特點 (元件或限制條件) 時,申請人應避免僅用概括的方式說明對比文件與權利要求所載發明之間的差異—尤其常見的是一味強調兩者達成的功效不同;反之,申請人應在答辯意見書裡明確指出能反映差異事實的權利要求用語,以便具體地向審查員說明對比文件的組合無法獲致權利要求所載發明。總之,申請人所仰賴足以和對比文件區隔的發明特點必須出現在權利要求的內容裡。

在針對顯而易見性核駁提出答辯時,申請人應先分析OA的內容並判斷審查員是否依法建立 Prima Facie Case of Obviousness,從而找出抨擊或反駁審查員的論據。若審查員確實已成功建立 Prima Facie Case of Obviousness,則申請人必須提出客觀證據來證明發明具有非顯而易見性。如上所述,Secondary Consideration 是客觀的因素,甚至是證明非顯而易見性的「主要」因素。

Secondary Consideration 包括:長期未能滿足的需求 (long-felt need)、商業上的成功 (commercial success)、出乎預期的功效 (unexpected result) 及其他因素。支持 long-felt need 論點的證據可由相關領域的專家透過宣示書提出。單純提出銷售數據不足以證明 commercial success;為了證明,可能還需要提供其他證據,包括市場佔有率、市場佔有的成長率、他人銷售的早期產品的取代等。當然,造成 commercial success 的原因不能是出自於廣告上的成功。申請人不能只爭辯權利要求所載發明具有 unexpected result;其必須提出客觀證據,例如實驗的比較資料,而且比較的對象最好是最相近的先前技術。提出專利申請之後才得到的實驗結果也可以當作證據。

有價值的專利

2006年9月22日 評論已關閉
John R. Allison, Mark A. Lemley, Kimberly A. Moore, and R. Derek Trunkey, Valuable Patents, 92 Geo. L.J. 435 (2004).
John R. Allison 等人於 2004 年發表一篇文章,探討有價值的專利以及如何找出這類專利。值得一提的是,Kimberly A. Moore 女士同時也是 Patent Litigation and Strategy 一書的作者,她剛於 9 月 8 日宣誓就職為美國聯邦巡迴上訴法院的法官。以下為該篇論文的概要。
何謂有價值的專利 (以下簡稱「價值專利」)?
定義:為專利權人帶來豐碩經濟利益的個別專利。([B]y “valuable patents," we mean individual patents that produce substantial economic benefit to their owners.)
1) 價值是指專利的價值,而非專利所保護的發明的價值。
2) 價值是指私有價值 (專利權人所擁有的價值),而非社會價值。
3) 價值專利是指被證明為有價值的專利。
4) 在此探討的是個別專利的價值,而非專利組合 (patent portfolio) 的價值。
5) 價值專利未必是保護範圍較廣的專利。

論點:

價值專利的特點:

John R. Allison 等人認為,要找出價值專利的特點,最簡便的方法就是研究訴訟專利。

根據 Allison 等人的理論,訴訟專利即是價值專利,其具備下列特點:
1) 「年輕」―被取得後不久即發生訴訟。
2) 「本土」―大多由美國公司所擁有。
3) 「小而美」―大多由個人或小企業所擁有。
4) 「旁徵博引」―引用較多的「前案」(先前的專利或技術文獻),而且被引用的次數也較多。
5) 「面面俱到」―包含項數較多的權利要求/申請專利範圍 (claim)。
6) 「慢工出細活」―專利申請過程 (patent prosecution) 歷經較長的時間。
7) 「兵家必爭之地」―出自於特定技術領域:機械、電腦及醫療設備的專利訴訟多於化學和半導體相關領域的專利訴訟。

研究對象:
大群組研究:取自 1963 至 1999 年間核准的 2,925,537 件專利,以及取自 1999 至 2000 年間結案的 6,861 件專利訴訟。
樣本研究:第一組―從 1996 年 6 月至 1998 年 5 月這段期間核准的專利當中隨機選出 1000 件專利;第二組―同時期核准且涉及在 1999 至 2000 年間結案的 1,204 件訴訟的專利當中隨機選出 300 件專利。針對兩組樣本進行特點的比對。額外考慮的因素包括:引用文獻屬於外國專利前案或非專利前案、專利權人的國籍、專利權人是否為「小個體 (small entity)」,以及發明所屬技術領域等。

關於專利的市場價值評估,傳統的研究主要考慮六項因素:
1) 權利要求的項數―其能反映一項專利的廣度,因而較有價值。
2) 引用文獻的篇數―引用文獻 (citation made 或 backward citation) 愈多,愈傾向於證明專利的有效性,所以較有價值。
3) 被引用的次數―專利被引用的次數多,足證其受到其他發明人的高度重視,因而比較有價值。
4) 普遍性指標―Hall 等人提出專利普遍性 (generality) 指標,它是用來計量某項專利被隸屬不同專利分類的文獻引用 (citation received) 的分散程度;Hall 等人認為專利普遍性可以代表專利的廣度,所以是一種評估專利價值的指標。
5) 原創性指標―Hall 等人另提出專利原創性 (originality) 指標,它是用來計量某項專利引用 (citation made) 隸屬不同專利分類的文獻的分散程度;Hall 等人認為原創性可以計量一項專利的重要程度。
6) 國際專利分類的隸屬數目―Lanjouw 等人認為,美國專利商標局將某項發明歸類於隸屬不同國際分類的數目,可代表該項發明的廣度和原創性;因此,專利被歸屬的分類數目愈多,欲顯其較高的價值。

統計結果:
1) 專利權利要求 (patent claim):上述大群組研究顯示,相較於一般專利,訴訟專利包含較多的權利要求/申請專利範圍 (約超出 50%)。以平均值而言,訴訟專利有 19.8 項,一般專利有 13.2 項。有趣的是,19.8 非常接近 USPTO 所規定的基本項數 (20 項,「超項」部分需繳額外費用)。
2) 引用先前技術文獻 (Prior Art Citations Made):訴訟專利引用的文獻遠多於一般專利所引用的文獻。以平均值而言,訴訟專利引用 14.2 篇美國專利,一般專利則只引用 8.6 篇。在美國專利、包括外國專利在內的整體專利文獻、非專利參考文獻,以及整體先前技術參考文獻等方面,訴訟專利的引用篇數皆遠超過一般專利所引用者。此外,訴訟專利也引用較多屬於相同專利權人的專利文獻。
3) 專利被引用 (Citations Received):一般專利被引用的平均次數為 4.1 次,訴訟專利則為 12.2 次。專利被引用的次數的確與訴訟之間存有很高的關連性。
4) 普遍性與原創性指標 (Generality and Originality Indexes):雖然在普遍性與原創性方面,訴訟專利與一般專利存在差異,但相較於其他因素,此差異並不顯著。在大群組研究當中,訴訟專利的普遍性指標平均值為 0.36,一般專利則為 0.30;訴訟專利的原創性指標平均值為 0.41,一般專利為 0.37。因此,對預估發生訴訟而言,兩者皆非有效的指標。
5) 專利分類 (Patent Classifications):Allison 等人發現,不論專利是歸屬於美國專利分類系統 (USPC) 或是 國際專利分類系統 (IPC)

(以下是 Allison 等人提出的新指標)

6) 專利及專利申請案的家族 (Families of Applications and Patents):在樣本研究中,訴訟專利平均有 0.72 件延續案,一般專利則有 0.24 件;其中,訴訟專利平均有 0.60 件部分延續案 (Continuation-in-Part, CIP),一般專利則只有 0.18 件。統計比較結果顯示,訴訟專利多出自專利家族;確切而言,訴訟專利所屬的專利家族平均由 1.85 件專利組成,一般專利的專利家族平均只有 1.22 件。換言之,在「規模」上,訴訟專利所屬專利家族比一般專利所屬專利家族大 50%。
7) 專利申請時程 (Prosecution Length):訴訟專利的申請時程比一般專利的申請時程來得長。根據大群組研究中所做的迴歸分析,專利申請時程是訴訟可能性預估的強勢指標。訴訟專利平均花費 4.13 年的時間獲准核發,一般專利平均只需 2.77 年。
8 ) 專利年紀 (Patent Age):統計結果顯示,訴訟發生的機率隨著專利年紀而降低。涉及訴訟的專利極少是「年紀大」的專利。

Categories: 學術論文介紹 Tags:

剔除壞的專利

2006年4月18日 評論已關閉

71 Pat. Trademark & Copyright J. (BNA) 659

史丹佛大學法學院教授 Mark A. Lemley 承認存在不好的專利,但他認為「我們根本無法將那些壞的專利一網打盡」; Lemley 強調,無論如何,95% 的無效專利不致造成太大的問題,因為這些專利不會被侵犯,甚至不一定會實施。

連結:
Lemley, Mark A., Lichtman, Douglas Gary and Sampat, Bhaven N., “What to do About Bad Patents”. Regulation, Vol. 28, No. 4, pp. 10-13, Winter 2005-2006 Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=869826

Lemley 認為,目前的專利改革工作之一是要找出並剔除有缺陷的重要專利,而像 Berman-Boucher 法案 (「PDQ 法案」) 所提議的授予後舉發 (post-grant opposition) 制度即為達此目的的其中一種手段。依照 Lemley 的說法,某些主張範圍過廣的專利是造成濫訴侵權的原因,因此有必要建立一種能挑出專利價值較高的「鍍金 (gold-plated)」專利的機制,進而將「好的專利」與「壞的專利」加以區隔。壞專利的擁有人 (「專利地痞 (patent troll)」) 可以透過尋求禁制令來強迫侵權被告進行和解,但卻沒打算生產任何專利產品 (一般認為,NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd. 即為一例)。

Lemley 主張,任何的專利改革措施都應該在不造成傷害的前提下,針對上述問題提出解決方案。舉例來說,在決定對侵權者施以禁制令之前,法院必須考慮衡平原則。Lemley 另表示,雖然美國專利法第 283 條 (35 U.S.C. 283) 規定法院「得 (may)」對侵權者施以禁制令,但聯邦巡迴上訴法院的標準對專利權人而言是一種必然應得的權利。他開玩笑地說:或許國會應該用斜體字來強調法條中的「得」字。

Categories: 學術論文介紹 Tags:

IP in 2025

2006年4月16日 評論已關閉

Debora Halbert, Intellectual Property in the Year 2025, 49 J. Copyright Soc’y U.S.A. 225 (2001).

Halbert 撰文闡述西元 2025 年的知識財產發展概況,論述的內容分為三種未來的局面:
1) 中國和印度的主導地位—東方的崛起;
2) 全球化;以及
3) 開放原始碼革命運動及知識財產的廢止。
– 人們在缺乏強而有力的財產制度保護其作品的情形下仍會發揮創意 #

第一種局面的前提假設
– 知識財產制度能促進創新發展
– 知識財產將繼續維持並獲得國際上的保護
– 美國經濟體系將會衰退
– 亞洲將會持續嶄露頭角而成為經濟強權

第二種局面的前提假設
– 知識財產法律將繼續維持強勢發展
– 公司企業將取代國家政府而成為主導全球的勢力
– 知識財產將趨於集中化
– 知識財產的私有條件更趨嚴格且保有最低程度的分享

第三種局面的前提假設
– 知識財產制度會傷害到創新發展
– 創新的保護需要更富彈性的制度
– 努力創新所帶來的益處應與社會大眾共同分享

Categories: 學術論文介紹 Tags:
total of 1879484 visits