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專利保護的迷思

2014年7月29日 評論已關閉

專利權是排他權。擁有專利不代表可以使用該專利所涵蓋的技術,因為使用該技術可能會用到別人的專利技術;因此,專利像是地雷,地雷可以使別人不能輕易越雷池一步,但不能說佈雷者 (專利權人) 自己可以走過雷區並全身而退,因為在戰場上有自己佈的雷區,也有敵人在你的雷區內埋的地雷。由此可見,擁有專利是對別人設下障礙,但不等同於保護自己,除非別人一定會踩到你的地雷 (也就是用到你的專利技術)。換言之,「申請專利」與「尋求保護」兩者沒什麼必然關係,在絕大部分的情況下,你得到的專利沒什麼用,別人不會抄襲。擁有專利權不代表有實質的控制權;關鍵是:敵人會不會踩到你的地雷 (用到你的專利技術)? 你應該不難看出如何決定勝負以及該如何擬定所謂的「專利策略」。

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專利佈局:以終為始

2013年6月7日 評論已關閉

申請美國專利的準備工作階段稱作專利準備過程 (Patent Preparation);提出申請到案件結束 (獲准專利、因遭到核駁而放棄申請,或自行放棄申請等) 的階段稱作專利答辯過程 (Patent Prosecution)。不論是 Patent Preparation 或 Patent Prosecution,專利權項 (patent claim) 通常會經過多次修改、新增或刪除。Patent claim 是界定專利權利範圍的主要依據,因此在準備申請美國專利及處理答辯時,必須特別留意 patent claim 的撰寫、修改、新增和刪除等工作,以便取得「較佳的」專利權項*1*。此外,專利獲准後,可能因進行其它程序而更動專利權項,例如:再審查 (Reexamination)、獲准後重審 ( Post-Grant Review or PGR)、重新核發專利 (Reissue) 等。

根據美國專利法的規定*2*,專利說明書必須包含一項或多項專利權項作為總結。儘管如此,這是否表示在準備專利說明書時*3*,一定要從發明背景開始進行寫作,而後撰寫發明概要、圖式簡要說明、發明實施例詳細說明等章節,最後再擬定專利權項? 首先,我們來探討這種製作專利說明書的方式有何缺點。

若先撰寫發明的相關說明,最後再寫專利權項,那麼撰寫者必須採用歸納法,從發明概念和各種不同的實施例 (embodiment) 總結出一個或數個發明的核心技術特徵,亦即構成發明的必要元件和各元件之間的關係,以作為撰寫專利權項的基礎。然而,要從幾個實施例當中歸納出共同的技術特點,並以統稱方式來命名必要元件 (generic naming),實非易事。此外,這種歸納撰寫法容易導致「有揭露但沒主張 (disclose but not claim)」的情況,亦即專利說明書裡描述的某些發明技術特點沒有被至少一個專利權項涵蓋;這樣的「失誤」可能會不經意地將不在權利範圍內的發明技術貢獻給社會。雖然這種情況可以透過提申延續案 (continuing application) (母案與子案同時處於申請狀態) 或提申重新核發專利 (application for reissue)*4* 予以彌補,但會增加專利申請操作上的困難和複雜度。另外一個缺點在於:專利說明書通常會經歷數次改稿,因此會有「牽一髮動全身」這種幾乎無可避免的情況;試問,「因修改專利權項而必須相應修改圖式及發明的說明內容」與「因修改發明的說明內容而必須相應修改圖式及專利權項」兩者哪一個比較繁瑣難行?依照經驗,後者在操作上比較困難。由此可知,依照專利說明書各部分的編排順序而從頭寫到尾,似乎不是好的方式。

以最佳實務來說,準備專利說明書時,應先撰寫專利權項並繪製各權項所對應的一個或多個必要圖式;專利權項定稿後,再以演繹的方式展開並詳細說明專利權項所載所有必要元件及其相互關聯。這種操作方式至少有下列好處:

(1) 避免發生前面提到「有揭露但沒主張」的狀況;
(2) 專利權項或圖式需要修改時,可以直接針對專利說明書中的相關段落進行修改,操作複雜度較低;
(3) 以終為始的撰稿方式有利於針對較具市場價值的專利權項進行佈局;
(4) 專利權項所載技術特點比較容易得到發明詳細說明的充分支持。

總之,專利說明書撰稿人應先提供專利權項的初稿,待專利權項和圖式定稿後,再著手撰寫專利說明書的其它段落;這種以終為始的撰稿方式有助於以較快的速度取得較高品質的專利說明書。

 

*1*:較佳的專利權項至少有以下幾個特徵:(1) 專利標的屬於適格的標的 (statutory subject matter) (美國專利法第 101 條);(2) 專利說明書及必要圖式可以充分支持專利權項所載技術內容 (美國專利法第 112 條及第 113 條);(3) 內容大致上沒有不明確的敘述 (美國專利法第 112 條);以及 (4) 範圍廣泛但不涵蓋先前技術。

*2*:35 U.S.C. 112, 2nd Para.: “The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention."

*3*:一般來說,專利說明書的內容需符合三個要件:發明的書面文字說明 (written description)、讓熟習相關技藝者能實施致用 (enablement),以及描述發明的最佳實施方式 (best mode)。

*4*:若專利權利範圍擴大,必須在專利核准日起算兩年內進行。

 

Patent claim

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營運自由與專利問題重視程度

2012年9月22日 評論已關閉

98% of companies state that ‘maintaining freedom to operate in core technologies and businesses’ is a key criterion for measuring success of their IP strategy."

–Iain Cockburn / Rebecca Henderson | The 2003 Intellectual Property Owners Association Survey on the Strategic Management of Intellectual Property in America’s Corporations.

專利問題重視程度

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Google 發表先前技術檢索工具

2012年9月9日 評論已關閉

先前技術的重要性】一文中提到,「為了不讓『壞專利』扼殺創新、阻礙產業發展,全面深入地瞭解先前技術刻不容緩」。8月14日,Google 在官方部落格上宣布一項新工具:Prior Art Finder。

Prior Art Finder

針對某一件專利或專利申請早期公開的專利說明書 (patent specification),Prior Art Finder 可以找出該專利說明書內的關鍵詞組或片語,將它們當作檢索條件,在網頁瀏覽器中顯示相關的文獻;這些文獻來自於 Google PatentsGoogle ScholarGoogle Books 以及網頁。Google 搜尋到的專利文件網頁上會出現藍色點選項目[Find prior art] (尋找既有技術),點選後就會顯示出與該專利文件有關的先前技術文獻 (prior art reference)。

[速度]、[準確度]、[完整性]是檢驗資料檢索成效的三個指標,其中[完整性]是最難達成的目標;總是會有「漏網之魚」。專利說明書的檢索也不例外,能夠提供「快、準、全」的檢索結果很不容易,但這項工作非常重要。經過簡單測試,專利從業人員不難發現,雖然 Prior Art Finder 是一種快速簡便的檢索工具,但目前還無法提供高度相關且完整的先前技術文獻檢索結果。

另一方面,Google 提到:

We’ll be refining and extending the Prior Art Finder as we develop a better understanding of how to analyze patent claims and how to integrate the results into the workflow of patent searchers.

由此可知,Google 正在發展專利權項 (patent claim) 的解析模式,提升 Prior Art Finder 的功能。這樣的發展計畫值得關注;根據【專利權項分析比對的種類】一文中的介紹,專利權項的分析比對 (reading a claim on something) 包括以下三大類:1) 檢視專利說明書或圖式是否充分揭露專利技術、2) 調查專利權項的專利性或有效性、3) 判斷是否構成專利侵權。若 Prior Art Finder 能提供「快、準、全」的先前技術檢索結果,那麼專利審查員可以根據高度相關且完整的先前技術資料進行專利審查,因而有助於提升專利品質;公司、大學及研究機構也可利用這套工具調查發明提案的專利性 (patentability),避免浪費專利申請費用和研發資源;在檢視專利的有效性 (validity) 時,高度相關且完整的先前技術資料提供了客觀判斷的基礎。總之,對專利體系的運作來說,完善的先前技術檢索工具和方法具有重大的意義與價值。

Patent claim

Claim parsing

IAM

Categories: 先前技術 Tags:

專利技術顧問

2012年7月9日 評論已關閉

Google Inc. 的徵人啟事可以略知高科技公司的專利部門需要什麼背景的專業人士,還有這些人該做哪些工作。

工作角色:專利技術顧問 (Technical Advisor, Patent)

  • 與法務、產品和工程等團隊共同合作,擴充專利組合 (patent portfolio)
  • 與創意十足的發明人合作。

工作職責:

  • 製作專利權項表 (claim chart) 及產品技術分析報告
  • 制定專利佈局策略
  • 針對新技術領域進行研究
  • 發揮創意

基本資歷:

  • 學士
  • 擔任專利技師、專利科學家或專利工程師三年工作經驗
  • 製作專利權項表及產品技術分析報告的經驗

較佳資歷:

  • 工程相關領域碩士
  • 參與技術標準組織的經驗
  • 美國專利代理人或具備參加專利代理人考試的資格
  • 精通專利相關程序
  • [技術專業知識]

專利權項表 (claim chart) 及產品技術分析

進行專利侵權分析時,專利權項表左邊的欄位會列出專利權項的內容,右邊的欄位則列出被控侵權產品或方法的技術特徵,且經常會搭配照片標示出對應的必要元件。除專利侵權分析 (patent infringement analysis) 外,進行專利性分析 (patentability analysis) 時也可運用專利權項表;此時,專利權項表左邊的欄位可列出所想要主張的專利權項內容,右邊的欄位則列出已知最相近的先前技術特點。顯然,Google Inc. 認為專利技術顧問必須懂得如何運用專利權項表來進行專利性分析,如此才能與法務、產品和工程等團隊共同合作,執行專利佈局工作。

高科技公司在召募專利佈局的專業人士時,不妨參考 Google Inc. 的徵人啟事。

Claim chart 1

Claim chart 2

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專利與城堡

2012年7月8日 評論已關閉

專利是一種無體財產 (intangible property),其有別於房屋、土地、汽車、手機等實體財產。土地所有權人可以選擇築起圍籬,不讓別人踏入她的土地;在沒有鑰匙的情況下,別人無法將你的車開走;你同事把你的手機弄壞了,他必須負責修復或賠償。因此,像房屋、土地、汽車、手機這一類看得見、摸得著的東西,我們很清楚如何保護它們:透過占有來限制他人取用。相較之下,無體財產的保護就不這麼合乎直覺。就專利來說,專利保護的對象是看不見、摸不著的發明構想,而且發明構想本身具有容易複製及散佈傳遞等特性,因此我們無法占有、也很難界定任何一個實施發明構想的東西;換句話說,專利不像實體財產有個對應的具體保護對象。既然專利所要保護的是看不見、摸不著的發明構想,那該如何達到這個目的?

專利的保護範圍是由專利權項 (claim) 予以界定。以簡化的方式來說,一個專利權項是由一個或數個必要元件及其相互聯結關係所構成。假設甲專利權人擁有一個專利,其涉及由 A-B 兩個必要元件所界定的專利技術 (專利技術 X),另假設乙專利權人擁有一個專利,其涉及由 A-B-C 三個必要元件所界定的專利技術 (專利技術 Y);若說甲專利權人有權占有專利技術 X (也就是只有甲可以使用由 A-B 構成的專利技術 X),且說乙專利權人有權占有專利技術 Y (也就是只有乙可以使用由 A-B-C 構成的專利技術 Y),則這樣的說法會產生矛盾而無法成立,因為當我們稱乙專利權人有權占有專利技術 Y 時,同時也宣稱了乙專利權人有權占有由 A-B 兩個必要元件所界定的技術,而這正與「甲專利權人有權占有專利技術 X」這個命題產生相互矛盾。因此,占有的概念無法套用在專利上;相反地,唯有導入排他的概念才能達到透過專利來保護發明構想的目的。

在假設的例子中,甲專利權人有權排除他人實施 (製造、使用、販賣、要約銷售、進口) 專利技術 X,也就是他人未經甲專利權人的同意,不能實施專利技術 X;類似地,他人未經乙專利權人的同意,不能實施專利技術 Y,否則他人行為構成侵權。因此,乙專利權人要實施自己的專利技術 Y 之前,必須先取得甲專利權人的授權;甲專利權人要實施專利技術 Y 之前,必須先取得乙專利權人的授權。這就是進行專利交互授權 (cross-licensing) 的理由。

總之,專利權是一種排他權 (exclusive right) 而不是獨佔權 (monopoly)。

擁有「城堡專利」的人不一定能自由進出城堡內的所有房室

雖然專利不是實體財產,但為了方便舉例,人們經常以「佔地」來比喻取得專利這件事。譬如,一個城堡有許多臥室、廚房、餐廳、聚會所、空中花園、閣樓、陽台等。由於專利權是排他權而不是獨佔權,城堡的主人不見得能夠自由進出每一個臥室、廚房、餐廳、聚會所、空中花園、閣樓、陽台等,因為有些地方另有主人。此外,空中花園的主人也許不能到花園內的涼亭裡,除非他得到涼亭主人的同意。即使花園的主人得到涼亭主人的同意,讓他自由進出涼亭,但花園的主人可能不知道涼亭裡椅子的主人是誰,直到有一天她突然出現,並向所有坐過椅子的人收取使用費!

 

Castle

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三星電子專利佈局的企圖心:石墨烯的應用

2012年7月5日 評論已關閉

「石墨烯(Graphene)是一種由碳原子以sp2雜化軌道組成六角型呈蜂巢晶格的平面薄膜,只有一個碳原子厚度的二維材料。石墨烯一直被認為是假設性的結構,無法單獨穩定存在,直至2004年,英國曼徹斯特大學物理學家安德烈·海姆和康斯坦丁·諾沃肖洛夫,成功地在實驗中從石墨中分離出石墨烯,而證實它可以單獨存在,兩人也因『在二維石墨烯材料的開創性實驗』為由,共同獲得2010年諾貝爾物理學獎。石墨烯目前是世上最薄卻也是最堅硬的奈米材料,它幾乎是完全透明的,只吸收2.3%的光;導熱係數高達5300 W/m·K,高於碳奈米管和金剛石,常溫下其電子遷移率超過15000 cm2/V·s,又比奈米碳管或矽晶體高,而電阻率只約10-6Ω·cm,比銅或銀更低,為目前世上電阻率最小的材料。因為它的電阻率極低,電子跑的速度極快,因此被期待可用來發展出更薄、導電速度更快的新一代電子元件或電晶體。由於石墨烯實質上是一種透明、良好的導體,也適合用來製造透明觸控螢幕、光板、甚至是太陽能電池。」 摘自維基百科 (7/4/2012)。

「韓國三星電子與 SKKU 已展現了大尺寸 CVD 法成長石墨烯的成果及其積極投入石墨烯在光電產品應用的企圖心,主軸的研究包括製程開發及其量產工程,其技術挑戰以低溫、捲對捲直接成長石墨烯於各種基材的開發為最終目標;在應用上則積極研發在觸控面板、可撓 AMOLED、太陽電池、智慧窗、散熱模組及高阻氣封裝材等應用。」– 黃承均與黃淑娟,石墨烯材料發展與應用趨勢 (工業材料雜誌304 | 2012/04 | 頁74)。

「石墨烯材料仍屬於產品發展歷程中之高度研發期,儘管商業化的產品仍未出現,未來的市場潛力是不容忽視的。美、日、韓及歐盟等政府科技單位及公司皆紛紛投入研發布局及應用產品專利卡位。」 — 黃淑娟,石墨烯材料的應用展望 (工業材料雜誌304 | 2012/04 | 頁62)。

在石墨烯相關技術專利佈局方面,確實可窺見三星電子的強烈企圖心。舉例來說,2009年3月19日,美國專利商標局 (USPTO) 公開了一件三星電子 (Samsung Electronics, Co., Ltd.) 擁有的專利申請案,申請案號 12/105,738 (「738 申請案」),發明名稱為「具有石墨烯薄片的透明電極及具有該透明電極的顯示器和太陽電池 (TRANSPARENT ELECTRODE COMPRISING GRAPHENE SHEET, AND DISPLAY AND SOLAR CELL INCLUDING THE ELECTRODE)」。歷經四年多,這件專利申請案仍在審查中;根據 USPTO 的公開資料,USPTO 於 2012/4/26 發出非最終審查意見書 (Non-final office action),再次核駁所有審查中的專利權項 (claim)。

2008/4/18 提出申請後,738 申請案曾多次遭到核駁,三星電子在答辯時也針對某些專利權項進行修改 (amendment) 或限縮;修改或限縮權利範圍的目的是要避免涵蓋先前技術、提高其專利性 (patentability),以順利獲准。顯然,三星電子需要努力取得仍具有高價值的專利權項,也就是它的範圍足以涵蓋未來市場上的主流技術,藉以擴大石墨烯相關專利佈局的版圖。

以 738 申請案的專利權項第 1 項 (“claim 1”) 為例,讓我們觀察三星電子如何處理專利權項的修改或限縮。值得一提的是,任何一種由透明基板和透明石墨烯導電膜構成的透明電極,皆在最初的 claim 1 範圍內;因此,沒有限縮範圍的 claim 1 所涵蓋的技術範圍非常廣。

提出申請時的版本:

Claim 1-1

第一次修改/限縮的版本:

Claim 1-2

第二次修改/限縮的版本:

Claim 1-3

第三次修改/限縮的版本:

Claim 1-4

暫且不論能否獲准,您認為最新的 claim 1 是否涵蓋先前技術? 能不能涵蓋未來市場上的主流技術?  請見專利權項分析比對的種類

專利佈局成功的關鍵之一在於能否審慎處理專利權項的修改或限縮:限縮不足無法獲准,過度限縮則會使獲准的專利權項沒有實質效用或價值。

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美國國慶 自由女神 專利

2012年7月3日 評論已關閉

明天是美國獨立紀念日。1776 年 7 月 4 日,美國宣布脫離大英帝國的統治而獨立。座落在紐約港自由島的自由女神像是法國送給美國的禮物。自由女神像的左手拿著代表律法的拱心石狀平板,上面刻有 “JULY IV MDCCLXXVI” (July 4 1776),象徵美國獨立與自由的概念連繫。

法國雕刻家 Frédéric Auguste Bartholdi 於 1879 年取得美國設計專利第 11,023 號,名稱為 “LIBERTY ENLIGHTENING THE WORLD”。

Statue of Liberty - US Design Patent

Categories: 尚未歸類 Tags:

專利權項分析比對的種類

2012年7月1日 評論已關閉

Only claims can read on something …

根據外文網站 Patently Apple 的報導,蘋果公司 (Apple Inc) 剛得到一件關於無線充電座的美國專利 (USPN 8,207,906;簡稱 「’906 專利」)。事實上,’906 專利的發明名稱為「天線插件 (Antenna Insert)」,可見這件專利所揭示的技術重點在於天線,而不是無線充電 (wireless charging)。

天線插件所搭配使用的擴充基座 (docking station) (或稱擴充口、擴展塢、插接站) 可設置無線充電電路,讓手機之類的手持裝置可於插接在擴充基座時進行無線充電。除了提供無線充電功能外,擴充基座也可提供光通訊功能。

手機插接在擴充基座時,其內建天線的通訊效能會受到其它元件的影響而衰減,’906 專利所揭示的技術重點就是要改善這個不利情況,讓手持裝置的無線通訊功能可以維持正常運作。確切來說,再輻射天線 (reradiating antenna) 裝設在基座插件或者擴充基座內,使再輻射天線與手持裝置內建的天線相互耦合 (如圖 6A 所示)。

Apple 906

 

再輻射天線內嵌於可拆式基座插件 (removable insert) 502 內,透過再輻射天線與手持裝置 622 內建的天線相互耦合,藉以改善手持裝置 522/622 的無線通訊效能。在另一個實施例 (embodiment) 中,再輻射天線是整合在擴充基座內,因此不需要可拆式基座插件 502。

根據 ‘906 專利說明書的內容,兩個獨立項 (independent claim) 的專利標的 (claimed subject matter) 分別是「可拆式插件」和「擴充基座」;因此,無線充電電路或電感耦合機構本身並不是 Apple Inc 主張的專利標的。另外,兩個獨立項都包含以下元件:「一個或數個與機殼整合在一起的再輻射天線 (one or more reradiating antennas integrated in the housing)」。

一般來說,取決於比較對象的不同,專利權項的分析比對 (reading a claim on something) 可分成以下三種。

1) 檢視專利說明書或圖式是否充分揭露專利技術

根據美國專利法第 112 條的規定,專利說明書必須滿足三個要件:發明的書面文字說明 (written description)、讓熟習相關技藝者能實施致用 (enablement),以及描述發明的最佳實施方式 (best mode)。專利說明書和圖式兩者構成發明揭露內容 (invention disclosure)。

從 ‘906 專利的專利權項來看,若每一個專利權項都分別能在專利說明書和/或圖式中找到構成專利權項的必要元件 (essential element) 及其連結關係等限制條件 (limitation),那麼 ‘906 專利的專利權項就得到其發明揭露內容的支持。此時,我們說 ‘906 專利的專利權項 “read on" ‘906 專利的發明揭露內容。

2) 調查專利權項的專利性或有效性

專利獲准前,需要探討的是專利權項的專利性 (patentability);專利獲准後,需要檢視的是專利權項的有效性 (validity)。某一個發明構想的先前技術 (prior art) 指的是:在專利申請之前,該發明構想就已獲准專利、描述於文獻、公開使用 (public use)、銷售 (on sale),或者以其他方式為公眾所知 (參見美國專利法第102條(a))。

假設某一篇或幾篇論文記載了構成 ‘906 專利的專利權項第 3 項所述擴充基座的必要元件 (housing、media bay、second connector、reradiating antenna 等) 及其連結關係,那麼這篇(些)論文就有可能成為使專利權項第 3 項無效的先前技術。此時,我們說 ‘906 專利的專利權項第 3 項 “read on" 先前技術。當某專利權項 “read on" 先前技術時,該專利權項是無效的,因為專利權項的範圍不能涵蓋屬於公知領域的技術。

3) 判斷是否構成專利侵權

假設在 2012 年 6 月 26 日以後才存在的某產品上可以找到 ‘906 專利的專利權項第 1 項所述可拆式插件的全部必要元件 (essential element) 及其連結關係,那麼該產品落入專利權項第 1 項的範圍而可能構成侵權。此時,我們說 ‘906 專利的專利權項第 1 項 “read on" 潛在侵權產品。

在考量前面提到的三種專利分析比對時,’906 專利的專利說明書和圖式是否支持相關的專利權項? 是否存在會影響 ‘906 專利所主張專利權項有效性的先前技術? ‘906 專利的專利權項是否涵蓋到任何可拆式插件或擴充基座產品? 這些正是在評估 ‘906 專利的價值時所需回答的關鍵問題。

專利佈局的困境

2012年6月23日 評論已關閉

120年前,美國最高法院在 Topliff v. Topliff 判例中提到:「專利說明書和專利權項是很難精確表達的法律文件之一;尤其是當發明內容非常複雜的時候。事實上,寶貴的發明經常是交給缺乏經驗的人來撰寫專利說明書及專利權項,那就難怪專利權項所記載的內容,往往沒有以所需要的精確程度來表達專利權人的真實發明:專利權項的內容包含了實際上不屬於專利權人/發明人所提出的技術特徵;或者,專利權項的內容遺漏了真實發明構想裡有價值或必要的元件。」

原文如下:

“The specification and claims of a patent, particularly if the invention be at all complicated, constitute one of the most difficult legal instruments to draw with accuracy; and, in view of the fact that valuable inventions are often placed in the hands of inexperienced persons to prepare such specifications and claims, it is no matter of surprise that the latter frequently fail to describe with requisite certainty the exact invention of the patentee, and err either in claiming that which the patentee had not in fact invented, or in omitting some element which was a valuable or essential part of his actual invention.”  Topliff v. Topliff, 145 U.S. 156, 171, 12 S.Ct. 825, 831 (1892).

專利佈局的困境

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