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2008年4月 的Archive

專利申請公眾告知的缺失

2008年4月28日 評論已關閉

Michael Risch, 21 Harv. J. Law & Tec 179 (2007)

發明通常很難用文字來形容,而且專利經常包含摻有法律意義的技術內容,使得專利權利要求或專利權項 (patent claim) 比其它法律文件更加難以解讀。儘管已有複雜的解讀規範,專利法仍未能達成其中一項基本任務:以一種符合一致性和可預測的方式,讓有興趣的人能夠瞭解專利的範圍。

Michael Risch 主張廢棄在專利審查過程中 (patent prosecution) 採取「最寬廣的合理意義 (broadest reasonable construction)」法則來解讀專利權項,讓仰賴專利的人能夠獲得更為確定的權利範圍解讀結果。Michael Risch 表示,在專利申請過程中,專利權項的解讀應依照專利訴訟所採用的相同法則進行;同時,專利審查員可利用其它方法來提高專利權項意義的明確性。目前,不同的法律處理階段是採用不同的法則來解讀專利。在專利申請過程中,美國專利商標局 (USPTO) 的專利審查員是以「最寬廣的合理意義」來解讀專利權項。然而,在訴訟當中,法院是以具有發明所屬技術領域之一般技藝人士 (person having ordinary skill in the art, “PHOSITA") 的角度來解讀專利權項的範圍。值得注意的是,雖然專利申請人與專利審查員擁有最充分的資源來界定專利權項的範圍,但她們都沒有動機去設法提高專利權項意義的確定性。確切來說,專利申請人反而有動機使專利權項保有模糊的範圍,因為模糊性可為往後的爭議取得更大的爭辯空間。專利審查員的動機在於核准有效的專利;專利審查員所要處理的問題是專利權項所界定的發明是否具有專利性,因此,當專利權項具有專利性時,他們沒有動機去進一步釐清範圍模糊的專利權項。專利審查員知道,需要在訴訟當中解讀專利權項範圍時,法院會釐清所有關於權項範圍模糊的議題。此外,審查員也知道,法院不會要求她們為專利權項的解讀問題出庭作證。

在沒有誘因產生範圍明確的專利權項的情況下,採用「最寬廣的合理意義解讀法則」就是為了補償這樣的缺失。理論上,採用這種法則可以透過以下三種方式創造出提供公眾告知 (public notice) 的誘因:1) 藉著反覆修改專利權項來釐清請求保護的範圍,並藉此形成公開資料;2) 鼓勵專利申請人,在提出專利申請時就以更精確的方式撰寫專利權項;以及 3) 在專利審查過程中設定專利權項的範圍,使得在侵權訴訟中重新解讀的專利權項範圍比較不會以不公平的方式涵蓋潛在的侵權產品或方法。Michael Risch 將前述三種能夠提高明確性的方式稱作提升公眾告知功能的「方法 (method)」。雖然最寬廣的合理意義解讀法則有時能達到預期的效果,但在理論或實務上都有可能會失效。確切來說,在審查過程中,範圍模糊的專利權項不一定會被核駁;專利申請人或許沒有足夠的誘因撰寫範圍清楚明確的專利權項;USPTO 可能無法定出適當的專利權項範圍,因為法院解讀的範圍經常比 USPTO 所解讀的範圍要來得廣。最寬廣的合理意義解讀法則確實是弊大於利,潛在的競爭者會因侵犯範圍不明確的專利權項而深受其害且無法補救;當這種法則容許法院以違背專利權人對其專利的理解來解讀範圍不明確的專利權項時,甚至連專利權人也可能會因此而蒙受損失。

Michael Risch 認為,專利審查員應該援用與法院所採相同的原則來解讀專利權項,亦即以 PHOSITA 的角度來解讀專利權項的範圍,如此就能提高專利權項範圍的確定性;Michael Risch 將此處理法則稱作「PHOSITA 法則」。這種改變的代價不高;雖然審查員可以很容易地在專利說明書和圖式所設定的背景裡研讀專利權項的內容,但目前的法規要求審查員必須採用最寬廣的合理意義解讀法則來解釋專利權項。此外,專利審查和訴訟過程可以進行調整,以彌補因廢棄最寬廣的合理意義解讀法則而造成的空缺;確切來說,Michael Risch 主張進行下列變革:1) 專利審查員應更加審慎地核駁未受專利說明書支持的專利權項;2) 專利審查員應要求專利申請人提供放棄聲明 (disclaimer) 或字詞的定義,以釐清範圍模糊不清的專利權項;以及 3) 專利審查員應有更大的權限來核駁涵蓋顯而易見發明的專利權項,藉以限制專利權項的範圍。

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專利耗盡法則

2008年4月27日 評論已關閉

Mehdi Ansari, 22 Berkeley Tech. L.J. 137, 139-140 (2007).

專利耗盡法則只適用於無條件型銷售 (unconditional sale)。在銷售合約中,在不違反法律或政策的前提下,當事人可任意納入條件。若一項合約包含了可依法主張的條件,則在專利權人得維持特定權利的情況下,這些權利沒有耗盡的情事。根據 Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992) 訟案,「專利耗盡法則不會使條件型銷售轉變為無條件型銷售」。根據法律上的推定:當專利權人所銷售的專利產品受到某種條件限制時,她只得到受限使用 (restricted use) 的對等報償;購買者只能在不違反限制條件的前提下使用該項產品。然而,不存在這種限制條件時,專利耗盡將是預設法則 (default rule)。

專利權人擁有排除他人製造、使用、銷售 (包括要約銷售) 其已取得專利保護的發明,但此排他權會受到專利耗盡法則 (Doctrine of Patent Exhaustion) 的限制。美國專利法第154條 (35 U.S.C. § 154) 明訂專利權人的排他權利,並規定專利權人得將其權利授予第三人。根據專利耗盡法則,受到專利保護的產品 (「專利產品」) 的購買者不須得到專利權人的同意即能使用和銷售該項專利產品;因此,對專利權人而言,專利耗盡法則是一種限制。此種限制是合理的,因為專利權人在銷售專利產品以獲取所欲取得的報償時,即已放棄該項產品的控制權。購買者為購買專利產品而支付代價,因此應有與其他物品的擁有者同樣的權利,亦即使用和重新銷售的權利。

Adams v. Burke 訟案是專利耗盡法則的起源。在 Adams 訟案中,美國最高法院裁定:當專利權人售出一項產品,且該項產品只具有使用的價值時,「他即已獲得該項使用的代價,並捨棄限制該項使用的權利。此項產品 … 不受壟斷的限制」。其後,在 Keeler v. Standard Folding-Bed Co. 訟案中,美國最高法院裁定:根據 Adams 判例,專利產品的購買者也可自由地重新銷售該項專利產品,因為最高法院認為使用權與重新銷售的權利兩者沒有差異。

專利耗盡法則也適用於專利權受讓人 (licensee) 的銷售行為。在 Intel Corp. v. ULSI Sys. Tech., Inc. 訟案中,聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 裁定:「存在已久的專利耗盡法則同樣適用於專利權受讓人依照授權合約製造並銷售的專利產品」。根據專利耗盡法則,經過授權銷售專利產品時,不論銷售者是專利權人或是專利權受讓人,此項銷售即已使專利產品脫離專利的控制,而且專利權人對於該項產品所擁有的權利亦不復存在。

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大學是不是專利地痞?

2008年4月26日 評論已關閉

Mark A. Lemley, 18 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 611 (Spring 2008).

目前,強索行為 (hold-up) 是專利訴訟和專利授權的主要特點;大學機構正以前所未有的積極程度取得專利。這兩種看似不相關的發展趨勢結合在一起,已讓工商業界對於身為專利權人的大學機構逐漸感到挫敗。作者表示,當他和不同行業的工商人士對談時,她們都認為大學機構是新的專利地痞 (patent troll)。本文中,作者主張大學機構應在技術轉移 (technology transfer;簡稱「技轉」) 業務上扮演更為宏觀的角色。大學技轉業務的首要目標應設定在使科技發揮最大的社會影響力,而不只是求取最多的權利金收益。有時,這些目標符合大學機構的短期經濟利益;有時則可透過專屬授權 (exclusive license),將專利授權給公司企業,使專利所保護的發明能夠商業化,對社會產生最大效益,大學也能藉此獲取鉅額收益。這樣的目標有時可以實現,但不必然會實現。

大學機構也可採取非專屬授權 (non-exclusive license) 的方式 (尤其是授權的專利涉及到具有基礎效用的技術時),將專利授權給許多分屬不同領域的企業或個人去進行商業化活動,使專利所保護的發明能夠發揮最大的社會影響力,這樣就可以透過不同的嘗試來檢視得到授權的公司或個人是否能夠成功地生產和行銷專利產品或服務。

大學機構應採取更為細膩的專利授權政策,而不是只在專屬和非專屬授權之間進行選擇而已。舉例來說,大學可以針對不同產業進行專利授權業務,或是在授權期限上做不同的規劃,或者在授權商業行銷的同時,免除研究實驗的專利侵權責任;大學機構也可根據是否達成專利技術推廣的目標來調整授權計畫。特別是在軟體產業,技轉的社會影響力經常是展現於大學放棄取得專利,或是將專利免費授權給所有公司或個人。

關於誰是專利地痞以及如何解決專利地痞的問題,已引起激烈的討論;作者認為,我們可以從檢視大學機構的專利而得到啟示。大學本身沒有實施專利所保護的發明,因此以廣義的解釋來說,她們與專利地痞有共同的特點;儘管如此,大學機構不是專利地痞。瞭解大學與專利地痞之間的差異,將有助於釐清專利地痞的問題。作者認為,專利地痞就是由專利地痞的作為所定義。無論是否從事生產製造,大學和大部分的專利權人一樣,有時會被視為壞份子 (bad actor)。因此,重點不是找出誰是壞份子,而應放在不當的行為以及法律為何造就出此類不當的行為。

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Tafas v. Dudas – Memo

2008年4月24日 評論已關閉

Stephen J. MacKenzie*

在 Tafas v. Dudas 訟案中,美國維吉尼亞東區聯邦地方法院 (United States District Court for the Eastern District of Virginia;「聯邦地院」) 判定 USPTO 所制訂的限制專利權項和延續案數目的新法無效。新法原訂 2007 年 11 月 1 日起生效,但因聯邦地院發出暫時禁制令而暫緩施行 (隨後發出永久禁制令)。新法的規範主要包括:(1) 在沒有提交審查支援文件 (Examination Support Document, ESD) 的情況下,「5/25 法規」將獨立專利權項的項數限制為 5 項,並將總項數限制為 25 項;以及 (2)「延續案法規」將專利申請人有權提出的延續申請案 (continuation application, CA) 與部分延續申請案 (continuation-in-part application, CIP) 的總數限制為兩件,並將提出繼續審查請求 (Request for Continued Examination, RCE) 的次數限制為一次 (「2+1 法規」)。當專利申請人提出的獨立權項數及/或專利權項總數超過「5/25 法規」的限制時,申請人必須提交 ESD,其內容必須包括能協助專利審查員進行專利性評估的資料。若申請人想越過「2+1 法規」的限制,延長專利審查過程,則其必須透過請願 (petition) 說明為何先前沒有提出相關的修改、爭辯或證據。上述兩項法規適用於目前仍處在申請過程中的所有申請案。

原告 Tafas 依據行政訴訟法 (Administrative Procedures Act, APA) 針對上述新法提出異議,其爭辯新法具有實體法性質,因此USPTO制訂該等新法違反 35 U.S.C. § 2(b)(2) 的規定,因為 35 U.S.C. § 2(b)(2) 僅授權讓 USPTO 制訂程序法。另一方面,被告 USPTO 辯稱,實體法和程序法並無差異,而且即使有差異存在,由於其所制訂的新法「有助於處理專利申請案並加速處理時程」,因而新法應屬程序法。

聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 的判例已確立 USPTO 沒有創制實體法的權力;APA 或專利法也沒有授予這樣的權力給 USPTO。然而,USPTO 依法有權制訂程序法,儘管這種程序法伴隨有實體法的效果。

聯邦地院不同意 USPTO 的論點並認定新法屬於實體法,因為新法改變了現行法規,而且會影響到專利申請人依照專利法所享有的權益。地院法官 Cacheris 認為,「5/25 法規」以強制方式任意限制延續申請案的數目,此限制違反了專利法第 120 條 (35 U.S.C. § 120) 的規定。在解讀 35 U.S.C. § 120 時,地院認為該項法條容許專利申請人提出數目不受限制的專利申請案;再者,「5/25 法規」強制地限定權利要求的項數,而且 ESD 將專利審查的責任轉移到申請人身上,實屬違法舉措。總之,專利法容許申請人提申數目不受限制的延續申請案,並且要求專利審查員進行專利審查工作,而不是由申請人執行審查。聯邦地院進一步提到,ESD 的強制性要件包括要求專利申請人必須進行先前技術文獻的檢索工作,但此要求違反了 CAFC 的判例。

未來可能的結果
目前,延續申請案與專利權項的規範仍以現行法規為依據。USPTO 已表示將向 CAFC 提出上訴。由於此訟案是以即席判決 (summary judgment) 方式裁定,CAFC 將會依照重新審理原則 (review de novo) 來處理聯邦地院的判決。然而,CAFC 的審理結果可能會維持原判,因為 USPTO 確實逾越了法律所認可的職權。總之,USPTO 所制訂的新法規明顯剝奪法律賦予專利申請人的權利,而且也不符合 CAFC 和其前身海關暨專利上訴法院 (Court of Custom and Patent Appeals, CCPA) 的判例。

CAFC 應考慮 USPTO 所提出的 Chevron 論點
聯邦地院先前拒絕考慮 USPTO 所提出關於 Chevron** 判例的論點,以及其他與行政程序法有關的論點;前述論點是關於法院是否應聽從 USPTO 對於專利法的解釋,以及新法規是否有違反專利法的情事。然而,目前美國國會正在審議影響層面廣泛的專利改革法案 (Patent Reform Act),因此 CAFC 可能準備考慮前述論點;這樣的舉動正好讓 CAFC 有機會在頒佈施行專利改革法之前,先釐清 (而且有可能限縮) USPTO 的制法權限。專利改革法案包含了幾項會直接影響到 USPTO 的法條,例如:核准後舉發程序 (post-grant opposition proceeding)、專利法第 102 條 (35 U.S.C. §102) 的修改,以及廢除抵觸 (Interference) 程序 (並以申請人調查程序 (Derivation proceeding) 取代) 等。值得注意的是:眾議院的版本明訂授予 USPTO 制訂實體法的職權,因此一旦美國國會立法通過,新法將會推翻 Tafas v. Dudas 的判決結果。因此,CAFC 應預先針對前述議題提出見解,以釐清 USPTO 在制訂法規方面的法定職權。
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* Steve 和我在 Franklin Pierce Law Center 一起修習專利法,感謝他提供本文。以下是他的簡介:
Stephen J. MacKenzie is an associate in Womble Carlyle’s Intellectual Property Practice Group. Prior to beginning his legal career, Steve worked as a New Product Development engineer for W.L. Gore & Associates Fuel Cell Technology Group. While at Gore, Steve managed key customer projects and programs aimed at developing new membrane electrode assemblies for automotive polymer electrolytic fuel cells. Before joining Gore, Steve was a research engineer at the Army Research Laboratory in Aberdeen, Maryland, where he specialized in characterizing bi-modal epoxy networks and hyper-branched polymers.

Professional Activities: Admitted to bar, 2006, Delaware. Admitted to practice before the U.S. Patent and Trademark Office. Member, Delaware State Bar Association; Member, American Intellectual Property Law Association (AIPLA); Member, American Institute of Chemical Engineers (AIChE); National Society of Professional Engineers, Delaware Chapter.

Education: B.S., Chemical Engineering, 1999, University of Delaware; J.D., magna cum laude, 2005, Franklin Pierce Law Center.

** Chevron 訟案中,在國會未提及相關法規解釋的情況下,美國最高法院聽從美國國家環境保護局 (EPA) 針對環境保護法 (Environmental Protection Act) 所做的合理解釋 (“[A] court may not substitute its own construction of a statutory provision for a reasonable interpretation made by the administrator of an agency.” Chevron, U.S.A., Inc. v. NRDC, Inc., 467 U.S. 837, 844 (1984))。

美國聯邦地院永久禁止 USPTO 施行新法規

2008年4月2日 評論已關閉

2007 年 10 月 31 日,美國維吉尼亞東區聯邦地方法院 (United States District Court for the Eastern District of Virginia) 法官 James C. Cacheris 同意 GlaxoSmithKline (Smithkline Beecham Corporation and Glaxo Group Limited) 的暫時禁制令聲請 (preliminary injunction motion);此禁制令已暫時禁止 USPTO 施行新的專利權項暨延續申請案行政法規 (“Changes to Practice for Continued Examination Filings, Patent Applications Containing Patentably Indistinct Claims, and Examination of Claims in Patent Applications";「新法」)。因此,原本訂於 2007 年 11 月 1 日生效的新法已被禁止實施。

2008 年 4 月 1 日,Cacheris 法官做出即席判決 (summary judgment),認定 USPTO 所制訂的屬於實體法性質的新法為無效,因為 USPTO 基於 35 U.S.C. § 2(b)(2) 而被賦予的立法權並不擴及制訂實體法 (substantive rules)。

實體法是指會影響到個人權利與義務的法規。USPTO 的新法會限制申請人的權利,使其不得無限制地提出延續申請案以及任意數目的專利權項。雖然 USPTO 有權 (35 U.S.C. § 2(b)(2)) 制訂或修改程序法 (procedural rules),但其無權修改美國國會所制訂的實體法。

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