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企業巨擘與車庫內的發明家

2008年2月10日 評論已關閉

John Markoff “Two Views of Innovation, Colliding in Washington." New York Times, January 13, 2008, Late Edition.

一般預料,即使國會採納個體發明人的部分意見而修訂提案內容,專利改革提案還是會在今年通過。

美國參議院正準備審議專利改革法案,此時值得我們回顧 非預期後果法則 (the law of unintended consequences)

舉例來說,過去半個世紀中,矽谷所創造出來的成就多半是意外發現的結果而不是刻意設計出來的產物。William Shockley 是發明電晶體的其中一位發明人,他之所以會搬到加州,純粹是因為他母親住在那裡。位在新澤西州的貝爾實驗室 (Bell Labs) 雖然發明了電晶體,但在 1950 年代的反托拉斯 (antitrust;反壟斷) 訴訟中,AT&T; 的巨大電話部門被迫將該項技術公開授權給其他公司,卻只收到微不足道的權利金。此外,1970 年代末,矽谷內的創投公司因國會放寬退休基金的相關管制措施而得到激勵,引爆了備受矚目的首次公開募股 (initial public offerings, IPO) 熱潮。

三十年後的今天,美國國會正在研議的專利改革法案可能會再次改造創新和企業經營的結構,而且會以難以預料的方式影響未來數十年。

在相對較少的爭議之下,美國眾議院通過 2007 年專利改革法案 (Patent Reform Act of 2007);然而,在參議院則引發了激烈的討論。從目前的草案內容看來,大幅度限制專利侵權賠償金的裁定額將會改變專利權人與潛在侵權者之間的權利平衡關係。

在大型企業的眼裡,雖然國會於最近幾年持續在審議專利改革法案,但直到去年才得到最迫切的關注。Intel、Microsoft、IBM 及 Apple 等公司已逐漸發覺她們必須審慎應付美國的專利體系,以免「誤觸地雷」,同時這些大型企業也在尋求限制弱勢專利權人和「專利地痞 (patent troll)」的手段;專利地痞所指的就是購買成百上千件專利的投機份子,他們以提出專利侵權訴訟為要脅,迫使潛在侵權者付出權利金。

大型資訊科技公司可以逐漸仰賴她們的市場優勢以及交互授權的合作關係,而不依賴專利權;因此,這類企業正嘗試抑制鉅額的專利和解金 (例如 NTP 勝訴後從黑莓機 (BlackBerry) 的製造商 Research In Motion (RIM) 獲取高達六億一千兩百伍十萬美元的和解金,以及 Gateway 與 Microsoft 支付給 Lucent 的十五億兩千萬美元的賠償金額 (本案已經撤銷))。

參議院的領導階層似乎贊同大型企業的看法。另一方面,持反對意見而與大型科技公司對抗的個人與團體則包括設計 Segway (一種可以自動平衡的兩輪電動滑板車) 的發明人 Dean Kamen 和曾經擔任蘋果電腦工程師的 Steve Perlman (他是 QuickTime 的共同發明人),以及小型企業和風險投資者;眾所周知,個人發明人與小公司沒有如同大企業所保有的市場優勢。在大型科技公司與製藥企業之間的對抗情勢下,這些個人發明人與小公司站在製藥企業這一邊;傳統上,製藥公司一直都是仰賴強勢專利制度的保護。兩大集團的戰線已然形成,國會必須努力解決創新應該要保護到什麼程度的問題。

國會是冒著扼殺弱勢發明者的風險在進行專利改革,因為這些弱勢發明人有可能在車庫裡想出可以改變全世界的新點子。另一方面,像 Intel 和 Microsoft 等大型公司可以利用他們享有的市佔優勢來降低商品售價,消費者也因此而受惠。如果我們消減了讓個體發明人去改造整體產業的誘因,那麼在產業巨擘的研發部門裡是否還能有足夠的創新能力?

的確,我們可以輕易知道現行專利法規的缺失,以及它對於消費產品的影響。舉例來說,雖然 Apple 的 iPhone 有許多優異的功能,但相較於 RIM 的 BlackBerry,iPhone 的電子郵件功能不太好用;企業經理人說,這是因為 Apple 必須小心翼翼地避開 NTP 的專利。在先前提到的訴訟裡,雖然 NTP 所主張的大部分專利已被 USPTO 認定為無效,但 NTP 所提起的某些侵權訴訟仍在進行當中。

Perlman 表示,最高法院已經做成兩項重大判決,解決了「專利地痞」的問題;其中之一是 eBay v. MercExchange,另一是 KSR International v. Teleflex。在 eBay v. MercExchange 中,最高法院抑制了拿一項只涵蓋微小技術特徵的專利當作武器的情況。在 KSR International v. Teleflex 之後,專利權人將更不易證明他的發明不是顯而易見的發明;此外,KSR 判例將使現存的專利更經不起專利有效性的挑戰,而且獲得專利的門檻也隨之提高。Perlman 還表示,專利改革立法草案的最大缺失是在於容許處於主導地位的大型科技公司強勢地控制創新的步調。

目前,法院是採用 “Georgia-Pacific factors" 所代表的15個考量因素來裁定專利訴訟案件中的賠償金。然而,根據目前的專利改革提案,賠償金的計算只會考量到單獨一個「分配 (apportionment)」的概念。確切而言,賠償金的計算將會以經濟分析為基礎,以確保賠償金只涵蓋歸功於系爭專利相對於先前技術所創造出來的經濟價值。

Perlman 認為,提高效能並降低成本是電腦產業的創新特性,因此,專利改革提案會為發明人創造出適得其反的誘因;如果一項發明的功效是在於降低某一種裝置的成本,他解釋說,「那麼你分配到的利益將會愈來愈少。」

專利改革提案的支持者以懷疑的態度看待限制賠償金所可能帶來的重大影響。例如,史丹佛大學的知識財產學者 Mark A. Lemley 作證支持這項提案,他提到:「我必須說我很訝異,分配的作法竟然會引發這麼大的爭議」,「我實在想不出任何正當的理由,可以支持專利權人有權獲得比她的發明對某一項產品的貢獻還要大的報酬」。

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專利改革法案:布希政府的看法

2008年2月7日 評論已關閉

美國商務部日前 (2/4) 發函給美國參議院司法委員會主席 Patrick J. Leahy,針對參議院正在研議的 2007 年專利改革法案 (The Patent Reform Act of 2007;S.1145 法案) 表達行政部門的看法。以下是信件內容的摘要。

在惡意侵權 (willful infringement) 方面,行政部門表示其樂見聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 所作成的 Seagate Technology 判決(In re Seagate Tech., LLC, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007)) (“[W]e overrule the standard set out in Underwater Devices and hold that proof of willful infringement permitting enhanced damages requires at least a showing of objective recklessness.");In re Seagate 判例提高了惡意侵權的判斷標準。確切來說,CAFC 捨棄「注意的義務 (duty of care)」這項標準,而只在發生「肆無忌憚的侵權行為」時才會提高懲罰性賠償金。

美國知識財產體系 (the U.S. IP system) 是全世界最好的 IP 體系。據估計,美國握有的 IP 價值超過 5 兆美元。因此,為了改革美國 IP 體系而提出任何方案時,都必須以謹慎的態度和深思熟慮的方式進行。行政部門極力支持專利革新立法的通過,期能藉由提升專利品質,使所有產業和技術的創新者得到公平的待遇,進而減少專利訴訟的花費,促進專利權人與使用者所需要的確定性。

行政部門對於專利改革法案的第 4 條 (“Right of the Inventor to Obtain Damages") 仍持反對意見。對於一個運作還算不錯的 IP 體系來說,目前提議的草案所造成的危害多過這項法案所帶來的好處;因此,除非對該法條進行大幅度的修訂,否則行政部門將繼續反對 S.1145 法案的全部內容。在侵權賠償的法條部分,行政部門認為尚未建立一個可靠的基礎來支持進行大幅度的修法。在目前提議的草案中,第 4 條所制訂的要件可能會導致許多專利權人所得到的賠償不足,而且有可能會助長侵權行為。目前法院在決定賠償金額時,會考量許多已廣為採納的因素;藉由制訂法規來要求法院必須以嚴格的方式在所有訴訟案件中採用眾多因素當中的其中一個,實在不是明智之舉。

行政部門希望與國會合作,共同找出一個能夠兼顧鼓勵創新、強化 IP 權利行使及遏止侵權行為的方案。然而,行政部門也強調,如果沒有提供實質性的修法來保護發明人並遏止侵權行為,那麼他們將會持續極力反對目前的草案。此外,專利法應明確賦予法官職權與責任,使其能找出陪審團員在衡量賠償時所需考量的所有相關因素,並且在訴訟案件審理文件中留下充分的證據基礎。同樣地,陪審團員也必須在評估賠償金額時考量所有的因素 (而且只考量這些因素)。行政部門強調,司法體系應根據訴訟案件的實際情況,採取彈性的方式來裁定合理的權利金,而且這樣的處裡方式不應因牽涉到的技術領域不同而有差異。

美國商務部支持草案中關於促使專利申請人提供高品質申請文件的條文。行政部門深信,高品質的專利是來自於高品質的專利申請文件以及 USPTO 目前正在進行的品質提升行動。此外,專利審查的效率也仰賴專利申請人提供高品質的申請文件。S.1145 法案中已包括基本資訊要件以及不公平行為的改革。然而,商務部關切不公平行為的處分是否足夠,以及草案中仍沿用「對明智的審查員來說是重要的 (important to the reasonable examiner)」—這一種用來衡量資訊之重要性所採用的模糊標準。

在准予專利後之審查 (post-grant patent review) 方面,行政部門支持這樣的審查程序,因為這可為想要挑戰專利有效性的人士提供訴訟以外的另一種選擇,而且花費較少。然而,行政部門認為提出 post-grant patent review 的第一期間 (first window) 與第二期間的門檻標準需要進一步的釐清。行政部門也表達了支持終止 Inter partes reexamination 的看法。

行政部門支持將美國專利體系修改為以「發明人先申請 (first-inventor-to-file)」為原則的體系。

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美國最高法院針對專利法進行的另一項嘗試

2008年2月4日 評論已關閉

參考資料:Jess Bravin and Justin Scheck “Justices Get Another Shot At Patent Law." Wall Street Journal, January 16, 2008, Eastern Edition

Quanta 所持的爭辯理由主要是:如果 Intel 經過 LGE 授權銷售給 Quanta 等廠商的產品是 LGE 專利之必要元件的具體實施,而且這種產品沒有除侵權使用之外的其他合理用途 (no reasonable non-infringing use),那麼 Intel 將此類產品銷售給 Quanta 等廠商即已致使 LGE 的專利權被耗盡。在訴狀中,Quanta 引用最高法院於 1942 年作出的判例:United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241, 250-251 (1942) ([W]here one has sold an uncompleted article which, because it embodies essential features of his patented invention, is within the protection of his patent, and has destined the article to be finished by the purchaser in conformity to the patent, he has sold his invention so far as it is or may be embodied in that particular article.)。然而,最高法院在 Univis 中的上述見解值得商榷,因為即使某項產品是某件專利之必要元件的具體實施,這並不代表該項產品為該件專利所保護;畢竟,專利所保護的是專利權項所界定的專利標的,不是構成專利標的的某一個或某些必要元件。最高法院將會針對專利權耗盡原則與默示授權 (甚至專利權濫用等議題) 提出詮釋,而且判決結果勢必直接影響製造、銷售、產品設計等產業的交易模式、合約的簽訂以及權利金的計算等面向。

最近,關於專利的某些最大創意是來自於美國最高法院,反而不是出自於生技公司或矽谷的工程師。近年來,美國最高法院已重新定義專利法規,廢棄對專利權人較有利的嚴格法則,轉而傾向採取較具彈性的處理方式。以下列舉幾個重要的判例:
– 2007 年 4 月 30 日:KSR International v. Teleflex
更容易證明創新提案的顯而易見性,因此比較不容易取得專利。
– 2007 年 4 月 30 日:Microsoft v. AT&T;
美國專利的保護不及於在美國境外安裝的軟體。
– 2007 年 1 月 9 日:MedImmune v. Genentech
獲得專利授權人 (licensee) 更容易挑戰美國專利的有效性。
– 2006 年 5 月 15 日:eBay v. MercExchange
推翻自動禁制令的判決;專利權人於勝訴後,法院不必然會對侵權者發出禁制令。
– 2005 年 6 月 13 日:Merck v. Integra LifeSciences
在研發初期,醫藥廠商可以廣泛地免除專利侵權的責任。

曾有人批評 CAFC 明顯傾向專利權人,給予他們過多的市場優勢。近年來,最高法院在布希總統的支持下,以少有的高度一致性撤銷或推翻一系列由 CAFC 作成的判決。此外,美國國會正在審議專利改革法案,研議中的核准後舉發程序 (post-grant opposition) 將使挑戰專利的有效性更為容易。

美國憲法明訂專利法的目的是要「促進科學和實用技藝的發展 (to promote the progress of science and useful arts)」。在這個前提之下,創新者從他們的發明當中獲取報酬與為社會帶來益處之間相互對立,因此必須取得平衡。如前所述,近年來最高法院的專利判例已從根本上改變了先前維持的平衡局面。大型企業經常是被控專利侵權的對象,現在這些企業比較不願意和解,專利權人所能主張的權利範圍與和解權利金勢必會縮減。

有些人認為問題不在於發明是否值得受到法律的保護,而是在於專利法是否是最佳的保護方式。舉例來說,加州大學法學院教授 Peter Menell 就曾表示,Google 的核心資產—搜尋引擎—大部分是以營業秘密而不是專利的形式加以保護;在這種情況下,最佳的保護就是防止別人看見他們的程式碼。

————————————–
最高法院正在審理 Quanta Computer v. LG Electronics (Quanta v. LGE) 專利侵權訴訟。LGE 控告 Quanta 等電腦廠商侵犯其美國專利*,理由是這些廠商將 Intel 生產的微處理器或晶片安裝在非由 Intel 生產的電腦零組件上。本案牽涉到專利權耗盡原則 (patent exhaustion) 與默示授權原則 (implied license)。Intel 獲得 LGE 的授權,得以製造微處理器和晶片組,並將這些微處理器或晶片組銷售給其他公司。然而,LGE 與 Intel 在其專利授權合約中特別提到,Intel 取得授權的範圍不及於 Intel 的客戶。據此,當 Intel 將前述微處理器或晶片組銷售給客戶時,其明白告知:Intel 自 LGE 取得的授權不包括「任何將 Intel 製品組裝在非 Intel 製品上所製成的產品 (any product that you may make by combining an Intel product with any non-Intel product)」。Quanta 爭辯說,除了當作電腦零組件之外,前述晶片沒有其他用途;因此,讓 LGE 再次收取權利金,對 Intel 的客戶來說不公平。聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 裁決認為:LGE 與 Intel 之間的交易是附帶條件的交易 (conditional sale),Intel 與其客戶之間的交易也是 conditional sale,因此 LGE 的專利權沒有耗盡。Quanta 不服 CAFC 的判決而向最高法院提出上訴。

*: 4,918,645 (提高電腦系統匯流排頻寬效率的系統及方法); 5,077,733 (數個裝置共用匯流排的控制方法); 4,939,641 (確保不會從記憶體取得過時資料的系統); 5,379,379 (確保不會從記憶體取得過時資料的系統及方法);以及 5,892,509 (具有特定影片分享功能的網路電腦)。

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不定冠詞的複數意涵

2008年2月3日 評論已關閉

Baldwin Graphic Sys. v. Siebert, Inc., 2008 U.S. App. LEXIS 783 (Fed. Cir. 2008).

Baldwin Graphic Systems, Inc. (Baldwin) 控告 Siebert, Inc. (Siebert) 侵犯其兩項美國專利 (Re. 35,976 (Reissue patent) 和 5,974,976)。Baldwin 的專利是關於印刷機的清理系統,此種系統的主要技術特點是利用預先浸潤的織布捲來清理轉印滾筒上的油墨。北伊利諾州聯邦地方法院最後做出 summary judgment,判定 Siebert 沒有侵犯前述兩項專利。

圖 1 是預裝浸潤式清潔系統的側視剖面圖。
11 core (核心)
13 pre-soaked fabric roll (預先浸潤的織布捲)
15 sleeve (套管)
17 edge of sleeve
19 engagement means

Reissue patent 專利權項第 32 項記載如下:
32. A pre-packaged, pre-soaked cleaning system for use to clean the cylinder of printing machines comprising in combination:
(1) a pre-soaked fabric roll saturated to equilibrium with cleaning solvent disposed around a core, said fabric roll having a sealed sleeve which can be opened or removed from said fabric roll for use of said fabric roll, disposed therearound, and said system including
(2) means for locating said fabric roll adjacent to and operatively associated with a cylinder to be cleaned.
然而,當專利權項的內容、專利說明書或專利申請歷程已明確表示 “a" 是代表「單一」的意思時,前述法則即不適用。關於此見解,可參見 Abtox Inc. v. Exitron Corp., 122 F.3d 1019 (Fed. Cir. 1997) 和 Insituform Techs., Inc. v. Cat Contracting, Inc., 99 F.3d 1098 (Fed. Cir. 1996)。

在解讀專利權項範圍時,聯邦地院將第 32 項中的 “a pre-soaked fabric roll" 解讀為 “a single pre-soaked fabric roll",其主要理由是:第 32 項另提到 “said fabric roll",因此不定冠詞 “a" 是「單一」的意思。

聯邦上訴巡迴法院 (CAFC) 不同意聯邦地院的上述見解,並引用 KCJ Corp. v. Kinetic Concepts, Inc., 223 F.3d 1351, 1356 (Fed. Cir. 2000) 認為:當專利權項使用 “comprising" 這種開放式轉折詞時,不定冠詞 “a" 或 “an" 的意義是 “one or more",而且這種解讀方式應視為一項法則 (rule) 而不是推定 (presumption),更不是一種慣例 (convention)。CAFC 進一步強調,這項法則甚少有例外情況;要證明這項法則不適用時,必須證明專利權人已表明有明確的意圖,欲將 “a" 或 “an" 限制為 “one"。CAFC 認為,雖然第 32 項提到 “said fabric roll",亦即以定冠詞 “the" 或 “said" 指稱先前提到的織布捲,但這樣的表述方式沒有改變前述法則所代表的複數意涵;換句話說,定冠詞搭配單數名詞的詞組只是再度援用原本用不定冠詞搭配單數名詞所代表的複數意涵。根據前述法則,不定冠詞搭配單數名詞具有「非單數」的意涵,而且這樣的意涵不會因為後續使用定冠詞搭配單數名詞而有所改變。

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專利審查員短缺的問題

2008年2月1日 評論已關閉

參考資料:
GAO Study Considers Patent Examiner Shortages. 2008. Computer and Internet Lawyer, January 1, 39-40.

美國政府問責局 (The U.S. Government Accountability Office (GAO)) 於 2007 年 9 月提出的報告 (“Hiring Efforts Are Not Sufficient to Reduce the Patent Application Backlog“) 指出,在過去五年當中,USPTO 每一年都是依照其預算和訓練額外工作人員的能力來擬定聘僱人數,而不是根據當時的積案數量或預期會收到的專利申請件數。為了因應逐漸增加的專利審查工作量,USPTO 在數年以前即已積極雇用新的專利審查員,但過去五年間,USPTO 實際聘僱到的審查員人數仍不及原本預計進用的人數;例如,2004 年會計年度預定的聘僱人數是 750 位,但由於經費的限制,實際上新聘的人數只有 443 位。由於沒有足夠的資源來訓練和督導大批新進的專利審查員,因此 USPTO 已改變其原先的策略。雖然目前的策略能使預計雇用的人數比較符合 USPTO 所能運用的訓練和管理資源,但這樣的策略沒有考慮到需要多少審查員來改善積案的問題。正因為如此,積案問題仍會持續存在。
USPTO 留住審查員的努力主要投注在提供額外補貼以及優良的工作環境。舉例來說,相較於職級相等的聯邦雇員,專利審查員的薪資高出 25%;績效優良者可以得到額外的獎金。最有效的「留人計畫」當屬兼職或全職工作的選擇以及在家上班

隨著專利申請案的數量和複雜程度的增加,USPTO 從過去 15 年至今,一直處於積案過多的狀態。單看 2002 年的狀況,積案量已增加約 73%,總共 730,000 件專利申請案。

2002 至 2006 年間,USPTO 雇用了 3,672 位專利審查員,其中有 1,643 位已離職。值得注意的是,離職人員當中有 70% 待在 USPTO 的時間不滿五年。對 USPTO 而言,這是一項重大的損失,因為申請案的初步審查工作主要都是由新的審查員負責,新審查員的離職率高代表無法有效解決積案問題。GAO 發現,USPTO 局內對於專利審查員離職率高的現象所持的看法並不一致。確切來說,PTO 管理階層認為審查員離職的原因主要是個人因素;例如,工作不合適或因配偶的關係而必須搬家。審查員本身則持不同的看法,他們認為審查員沒有足夠的時間達成不合時宜的績效目標 (30 年前制訂的工作量) 才是造成離職率高的主要原因。為了達成工作目標,大部分的審查員必須超時工作,而且大多沒有加班費;甚至許多人犧牲年度休假來換取績效。這種情況即表示 USPTO 有必要檢討其所訂定的工作目標。在此方面,GAO 建議 USPTO 應針對工作量設定進行全面性的評估。

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