Archive

2007年9月 的Archive

美國專利權項與延續案的新法規:概要

2007年9月30日 評論已關閉

新的法規將於 2007 年 11 月 1 日生效。

Changes to Practice for Continued Examination Filings, Patent Applications Containing Patentably Indistinct Claims, and Examination of Claims in Patent Applications, 72 FR 46716 (August 21, 2007) (final rule).

目的:提升專利 (審查) 品質,加速專利審查流程。

2006 年 1 月,USPTO 提議修法,改變以下專利申請/審查的實務:
– 延續案的申請;
– 專利申請案包含有無專利性差異的 (patentably indistinct) 專利權項;以及
– 專利權項的審查。

根據 37 CFR 1.78(d) & 1.114,專利申請人可以在*沒有*附帶請願 (petition) 和說明 (showing) 的情況下,以一個申請案家族 (application family:包括原始申請案及其 CA 或 CIP 申請案) 為基礎,提申:
– 兩個延續申請案 (continuation application, CA) 或部分延續申請案 (continuation-in-part application, CIP) (亦即兩個 CA 或兩個 CIP 申請案,或一個 CA 和一個 CIP 申請案);以及
– 一個繼續審查請求 (request for continued examination, RCE)。

根據 37 CFR 1.78(d) & 1.114,專利申請人可以在附帶請願和說明的情況下,以一個申請案家族為基礎,提申額外的延續申請案或 RCE。

根據 37 CFR 1.78(d),若符合以下兩個條件,則專利申請人可以提申分割申請案 (divisional application):
– 先前提申的申請案受到限制性選擇的要求 (requirement for restriction);而且
– 分割申請案只包含未經審查且未被選擇的發明的專利權項。

根據 37 CFR 1.78(d),專利申請人可以並行或先後方式 (in parallel or series) 提申分割申請案。
– 只要符合 35 U.S.C. 120 所規範的同樣處於申請狀態的要件 (copendency requirement),分割申請案不需要在原始申請案仍處於申請狀態 (pendency) 的條件下進行提申。處於申請狀態是指尚未放棄或授予專利權。

根據 37 CFR 1.78(d) & 1.114,專利申請人可以在*沒有*附帶請願和說明的情況下,以一個分割申請案家族 (divisional application family:包括分割申請案及其 CA 申請案) 為基礎,提申:
– 兩個 CA;以及
– 一個 RCE。

根據 37 CFR 1.78(d) & 1.114,專利申請人可以在附帶請願和說明的情況下,以一個分割申請案家族為基礎,提申額外的延續申請案或 RCE。

根據 37 CFR 1.75(b),專利申請人在*沒有*提交審查支援文件 (Examination Support Document, ESD) 的情況下,可以在一個申請案裡提出至多 5 個獨立專利權項或總數 25 個專利權項。

根據 37 CFR 1.75(b),專利申請人若在針對專利權項進行實質性審查的第一次審查意見通知 (first Office action on the merits, FAOM) 之前提交 ESD,則可提出比 5/25 更多的專利權項。

根據 37 CFR 1.75(b),基於限制性選擇而撤回 (withdrawn) 的專利權項*不列入* 5/25 專利權項之項數門檻的計算。
– 申請人可以在 USPTO 發出第一次審查意見通知或要求限制性選擇之前,提交提議限制性選擇要求 (suggested restriction requirement, SRR)。

根據 37 CFR 1.75(b),當其他同樣處於申請狀態的專利申請案 (copending application) 存在無專利性差異的專利權項時,所有此類申請案的專利權項均會列入 5/25 專利權項之項數門檻的計算。例如,若甲申請案與乙申請案是同樣處於申請狀態的專利申請案,而且甲申請案的某一個專利權項與乙申請案的某一個專利權項彼此互為無專利性差異的專利權項,則在計算甲案的 5/25 專利權項之項數門檻時,必須加上乙案的專利權項數;計算乙案的項數門檻時,必須加上甲案的專利權項數。然而,授予專利的權項 *不列入* 項數門檻的計算。
– 當*不存在*無專利性差異的專利權項時,專利申請人可以藉由提申一個原始申請案以及兩個 CA 或 CIP 申請案,而提出至多 15 個獨立權項/總數 75 個權項。

根據 37 CFR 1.78(f),若下列兩個情況均成立,則申請人必須指明/提報其他共同擁有的 (commonly owned) 申請案或專利:
– 共同擁有的申請案或專利與原始申請案具有相同的發明人;
– 共同擁有的申請案或專利的申請日或優先權日與原始申請案的申請日或優先權日相隔兩個月內。

根據 37 CFR 1.78(f)(2),若下列兩個情況均成立,則其他共同擁有的申請案或專利與原始申請案會被推定為具有至少一個無專利性差異的專利權項 (但此推定可予以反駁):
– 其他共同擁有的申請案或專利與原始申請案具有大致相同的揭露內容;
– 共同擁有的申請案或專利的申請日或優先權日與原始申請案的申請日或優先權日相同。

根據 37 CFR 1.78(f)(3),對共同擁有並處於申請狀態的兩個或兩個以上的專利申請案而言,若此類申請案包含有至少一個無專利性差異的專利權項,則:
– 在判斷各個申請案是否超過專利權項的 5/25 門檻時,USPTO 會將每個申請案的權項數目視為等同於所有此類申請案專利權項的項數總和 (參見 37 CFR 1.75(b)(4));
– 在缺乏正當充分理由的情況下,USPTO 得要求刪除所有此類申請案當中包含的無專利性差異的專利權項,而只容許其中一個申請案保留該專利權項 (參見 37 CFR 1.78(f)(3))。

USPTO 仍維持在提申延續申請案或 RCE 之後的第一次審查意見即為最終核駁 (first action final rejection) 的審查實務。
– 專利申請人可依據 37 CFR 1.116 預先尋求 USPTO 接受最終核駁後的修改、答辯或新證據,藉以避免遭遇到第一次審查意見即為最終核駁的情況。

第二次或後續的審查意見可以是最終審查意見 (final action),但當審查意見裡含有新的核駁審定,而且此核駁審定符合下列情況時,則不得為 final action:
– 由專利權項的修改 (包括刪除不具專利性的替代性標的) 所導致;
– 基於 FAOM 之後附帶繳付規費所提交的資訊揭露陳述書 (information disclosure statement, IDS);
– 基於重複授予專利 (double patenting) 的核駁;
– 因指明 CIP 申請案當中得到先前提申專利申請案支持的專利權項所導致;或者
– 因證明某一個專利權項的構成元件是結構 (或步驟) 附加功能元件 (means- (or step-) plus-function claim element) 所導致。

資料來源:USPTO “Claims and Continuations Final Rule” Presentation Slide Set [updated 18Sep2007]
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/presentation/clmcontfinalrule.html

total of 1886331 visits