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Festo v. SMC:CAFC 認定 SMC 的鋁質套管是可預見的均等元件

2007年7月23日 評論已關閉

Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 2007 U.S. App. LEXIS 15942, 2007 WL 1932269 (Fed. Cir. 2007) (“本案”).

系爭專利是關於一種磁力耦合結構,其權利要求是針對一種可運用在傳輸系統的「小間隙」磁力耦合無軸桿圓柱管 (a “small gap" magnetically coupled rodless cylinder)。系爭專利只有一個圖式,如下:
持不同意見的 Newman 法官認為,本案多數法官的見解明顯違反 CAFC 的判例,而且也違背最高法院針對理解申請專利過程中修改權利要求引發的禁反言問題所提出的指導原則。Newman 法官更批評:由於 CAFC 所提出的新法則剝奪了經過修改的權利要求援用均等論的機會,因此「CAFC 今日的判決已進一步地破壞均等論的剩餘價值」。然而,CAFC 不同意 Festo 的上述論點,其認為可預見性的判斷不需要採用 function/way/result 準則或無實質差異準則 (insubstantial differences test)。如前述,CAFC 認為:在權利要求修改之前的範圍所示現的相關技術領域裡,如果系爭替代元件已揭露於該技術領域,則系爭替換元件即屬可預見的均等元件。

歷經美國最高法院 (“最高法院”) 兩次的裁判以及兩次聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 的全院聯席 (en banc) 判決,CAFC 再次探討可預見性 (foreseeability) 的法律問題。根據最高法院於 2001 年的判決 (Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2001)),若系爭均等元件 (equivalent) 是無法預見的 (unforeseeable) 均等元件,則專利權人仍可援用均等論 (the doctrine of equivalents, “DOE”) 主張專利侵權成立。CAFC 所要探討的問題是:系爭均等元件是否屬於可預見的 (foreseeable) 均等元件,而使該均等元件受到[專利]申請歷程禁反言 (prosecution history estoppel, “PHE”) 法則的限制而被放棄,因而不得援用 DOE 主張專利侵權成立。在本案中,CAFC 認為:如果替代元件 (alternative) 已揭露於發明相關的先前技術領域,則該替換元件即屬可預見的均等元件,其中「發明相關的先前技術領域」是指權利要求 (claim) 修改之前的範圍所示現的技術領域。

本案背景

– 1988 年 8 月,Festo 公司控告 Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd. 和 SMC Pneumatics, Inc. (統稱 “SMC") 兩家公司侵害其兩項專利 (U.S. Patent Nos. 4,354,125 and 3,779,401),其中 ’401 專利不屬於地方法院重審的議題,因而也不是上訴的議題;本案只涉及 ’125 專利 (“系爭專利”)。

– 1994 年 10 月,麻州聯邦地方法院 (“MDC”) 做出判決,認定 SMC 雖然未構成字面上的侵權 (literal infringement),但卻構成均等論上的侵權。

– 1995 年 12 月,CAFC 維持 MDC 認定 SMC 專利侵權的判決。

– 1997 年 3 月,最高法院同意上訴請求聽審 CAFC 於 1995 年的判決,並指示 CAFC 參照 Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 117 S. Ct. 1040, 137 L. Ed. 2d 146 (1997) 判決,探討 PHE 的相關議題。

– 1999 年 4 月,CAFC 撤銷 MDC 於 1994 年所做成 DOE 侵權的判決,並發回 MDC 進行重審。

– 1999 年 8 月,CAFC 同意進行 en banc 再次聽審 (rehearing)。

– 2000 年 11 月,CAFC 做出 en banc 判決,認定 Festo 於申請歷程中所做的修改與專利性 (patentability)有關,因而被完全禁止 (absolute bar or complete bar) 援用 DOE 來主張均等論上的專利侵權。

– 2001 年 6 月,最高法院同意聽審 CAFC 於 2000 年所做成的 en banc 判決。

– 2002 年 5 月,最高法院撤銷 CAFC 於 2000 年所做的判決,其認定專利申請案的修改並非完全禁止 DOE 的援用,實則必須探究專利權人是否放棄系爭均等元件,亦即必須以彈性禁止法則 (flexible bar) 取代 CAFC 的完全禁止法則。

– 2003 年 9 月,CAFC 根據最高法院的前述判決,將上訴案發回 MDC 並指示針對 foreseeability 的議題進行重審。

– 2006 年 1 月,MDC 做成判決,認定系爭均等物是 foreseeable。

– 2007 年 7 月,CAFC 確認 MDC 認定系爭均等物是 foreseeable 的判決。

系爭專利

如圖所示,磁力耦合結構的主要元件包括:圓柱管 (10)、活塞 (16)、受驅動組件 (18)、第一組永久性環狀磁鐵 (20)、第二組永久性環狀磁鐵 (32)、滑動導環 (guide rings, 24)、彈性密封環 (sealing rings, 26)、套管 (sleeve, 30)以及拭接環 (wiper rings, 44),其中第一組永久性環狀磁鐵 (20) 設置於活塞 (16) 上,第二組永久性環狀磁鐵 (32) 設置於受驅動組件 (18) 的套管 (30) 內面上。當活塞 (16) 透過流體介質驅動時,其上的第一組永久性環狀磁鐵 (20) 以磁力牽引第二組永久性環狀磁鐵 (32),進而帶動受驅動組件 (18)。受驅動組件 (18) 可以連結傳輸系統的其它組件 (上圖未繪示),其運作原理類似氣動傳輸系統。滑動導環 (24) 設置於活塞 (16) 上,其作用是導引活塞 (16) 在圓柱管 (10) 內滑動;彈性密封環 (26) 亦設置於活塞 (16) 上,且位在相對於滑動導環 (24) 的軸向外側,其作用在於使活塞 (16) 免於受到外來雜質的干擾;拭接環 (44) 則位在受驅動組件 (18) 的內面,其亦有阻擋外界雜質的作用。

修改前的權利要求

系爭專利原來未修改的權利要求1載明磁力耦合結構具有兩個密封環 (26),分別設於圓柱管 (10) 的兩端;權利要求 4 依附權利要求 1 至 3 任一項,其加入數個滑動導環 (24) 設置於活塞 (16) 上的條件限制;權利要求 8 依附權利要求 1 至 8 任一項,其加入受驅動組件 (18) 設有由可磁化 (magnetizable) 材料製成的套管 (30) 的條件限制。值得注意的是:權利要求 8 是多重依附項 (multiple dependent claim),因此是不適當的依附項。

修改後的權利要求

申請過程中,系爭專利的發明人主動提出修改,其提交新的權利要求 (即專利核准時的權利要求 1) 來取代原來的權利要求 1、4 及 8。新的權利要求載明活塞 (16) 包含數個滑動導環 (24),而且受驅動組件 (18) 設有由可磁化材料製成的套管 (30)。發明人另提出兩篇德國專利做為資訊揭露的內容,其中一篇提到由非可磁化 (non-magnetizable) 材料製成的套管以及兩個密封環 (26),但沒有提到滑動導環 (24)。

被控侵權的 SMC 裝置

被控侵權的 SMC 裝置也是一種磁力耦合無軸桿圓柱管,但與系爭專利的權利要求 1 有兩點差異:
1) SMC 裝置的套管是由非可磁化的鋁合金製成。
2) 雖然 SMC 裝置設有兩個滑動導環,但其只使用單獨一個密封環。

因此,訴訟當事人均同意 SMC 裝置未構成字面上的侵權。

訴訟過程

雖然 SMC 裝置未構成字面上的侵權,但 MDC 於 1994 年判決 SMC 裝置構成均等論上的侵權*。然而,根據最高法院的判例 (Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997)),PHE 法則是「DOE 在法律上的限制 (legal limitation on the doctrine of equivalents)」;換言之,DOE 的適用會受到 PHE 的限制。

*: 參見 Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605 (1950):當系爭均等限制條件與權利要求的用語之間無實質上的差異 (“insubstantial" change) 時,專利權人可援用 DOE 法則做為侵權成立的基礎。最高法院解釋道:「若被控產品 [的構成元件] 以大致相同的方式 (way) 執行大致相同的功能 (function) 而獲致相同的結果 (result) [“function/way/result 準則”],則專利權人可以援用均等論來阻卻被控產品的製造者。」

如前述,CAFC 於 2000 年做出的 en banc 判決中,認定 Festo 於申請歷程中所做的修改與專利性有關,因而被完全禁止援用 DOE 來主張均等論上的專利侵權。CAFC 認為:當修改權利要求而造成關於某元件的 PHE 時,該修改元件不具有任何可以主張的均等元件,亦即不得援用 DOE 來主張該元件的均等元件,此即所謂的「完全禁止 (complete bar)」。

如前述,最高法院於 2002 年做成的判決撤銷 CAFC 的上述判決,推翻了 complete bar 的見解,其強調必須以彈性禁止法則 (flexible bar) 來判斷 DOE 的適用範圍。最高法院認為,權利要求是用文字界定發明保護的範圍,權利要求修改前與修改後的內容都受到文字上的限制 (而這正是發展出 DOE 法則的緣由),因此沒有理由讓我們相信,修改後的權利要求範圍擺脫了文字描述的限制而更為明確;因此,修改後的權利要求應仍能在某些條件下容許援用 DOE 法則。

確切而言,當權利要求的範圍經過限縮之後,專利權人可以援用 DOE 的權利會受到限制;flexible bar 的特點在於最高法院所提出的三種例外情況;若符合三種例外情況之一,則可解除 PHE 對於系爭均等元件援用 DOE 的限制。三種例外狀況如下:
1) 專利申請當時無法預見系爭均等元件;
2) 權利要求的修改理由只與系爭均等元件略微相關 (tangential relation);以及
3) 其它意指無法合理地預期專利權人得以載明系爭均等元件的理由。

MDC 針對 foreseeability 的議題進行重審後,其認定 SMC 被控侵權產品所使用的鋁質套管和單獨一個密封環均是可預見的均等元件,因而判定 Festo 未能根據前述第一種例外情況來解除 PHE 的限制。此外,Festo 也未能成功地證明系爭均等元件符合前述第二種和第三種例外情況。因此,SMC 未構成均等論上的侵權。

關於被控侵權產品所使用的鋁質套管,Festo 根據專利說明書宣稱權利要求所記載的套管具有防止磁場外洩的功效;雖然鋁在申請專利當時是技術人士所熟知的金屬材料,但相關領域的技術人士在修改權利要求的當時不知鋁具有前述功效,據此,Festo 辯稱鋁質套管是不可預見的均等元件。Festo 認為,在判斷一個均等元件在修改權利要求的當時是否是可預見的均等元件時,必須依照 function/way/result 準則進行判斷;若在修改權利要求的當時,相關領域的技術人士不知符合 function/way/result 準則的系爭均等元件,則表示系爭均等元件屬於不可預見的均等元件。

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