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如何判斷審查員是否成功建立 Prima Facie Case of Unpatentability?

2007年2月19日 評論已關閉

表面上不具專利性的論點 (Prima Facie Case of Unpatentability) 有兩種樣態:表面上預知的論點 (Prima Facie Case of Anticipation) 與表面上顯而易見的論點 (Prima Facie Case of Obviousness)。當申請人提出專利申請後,USPTO 有責任提出 Prima Facie Case of Unpatentability;否則應准予專利。若審查員成功建立表面上不具專利性的論點,則申請人必須針對審查員的論點提出反駁理由,藉以克服缺乏新穎性或不具非顯而易見性的核駁;在提出反駁理由時,可伴隨修改權利要求。另一方面,若審查員未能成功建立表面上不具專利性的論點,則申請人可針對此缺陷提出反駁。然而,申請人該如何針對office action 內容來判斷審查員是否成功建立 Prima Facie Case of Unpatentability?
M.P.E.P. 2142 (2006)

“[A] prima facie case of anticipation is established when the Examiner provides a single reference that teaches or enables each of the claimed elements (arranged as in the claim) expressly or inherently as interpreted by one of ordinary skill in the art.”

「當審查員 [1] 引用單獨一篇先前技術文獻時,若 [5] 透過熟習發明所屬技術領域的一般技藝之人士的觀點加以解讀,該篇文獻 [4] 明確地 [2] 教示或 [4] 其固有 [3] 權利要求所載各項元件 (具相同配置方式),則該審查員已建立表面上預知的論點。」

確切而言,若要成功建立表面上預知的論點,審查員必須提出符合下列全部要件的核駁理由:
1) a single reference –– 單獨一篇先前技術文獻(在特殊情況下,可以引用兩篇或兩篇以上的文獻)
2) that teaches or enables –– 前述先前技術文獻有揭露/教示
3) each of the claimed elements (arranged as in the claim) –– 權利要求所載各元件
4) expressly or inherently –– 明確地或其固有
5) as interpreted by one of ordinary skill in the art –– 透過熟習發明所屬技術領域的一般技藝之人士的觀點加以解讀。

當審查員所提出的缺乏新穎性的核駁理由 (亦即「102 核駁」) 不符合以上所列的任一要件時,申請人即可判斷其未成功建立表面上預知的論點。

若要成功建立表面上顯而易見的論點,Office action 的相關內容必須滿足三項基本條件:
1) 審查員所引用的先前技術文獻本身或熟習發明所屬技術領域的一般技藝之人士的知識有教示、建議或有動機針對先前技術文獻進行修改,或結合先前技術文獻的教示內容;
2) 前述修改或結合必須伴隨合理地預期會成功 (reasonable expectation of success);以及
3) 兩篇或兩篇以上的先前技術文獻必須教示或建議權利要求的所有限制條件。

此外,教示、建議或有動機針對先前技術文獻進行修改,或結合先前技術文獻的教示內容以及合理地預期會成功等兩項條件,必須以先前技術文獻為依據而不可源自申請人所揭露的發明內容,否則正是審查員的後見之明 (hindsight)。

當審查員所提出的不具非顯而易見性的核駁理由 (亦即「103 核駁」) 不符合以上所列的任一條件時,申請人即可判斷其未成功建立表面上顯而易見的論點。

參考文獻:
Irah H. Donner, Patent Prosecution (BNA, 1997)

Categories: 美國專利申請實務 Tags:

IBM 致力於推動專利改革

2007年2月16日 評論已關閉

News source: San Antonio Express-News (Texas).

IBM 擁有全球超過 4 萬件的專利,其將專利視為企業營運的重要核心之一,並透過授權創造出每年 10 億美元的營收。目前 IBM 正與 USPTO 合作,利用社群重新檢視 (community-based review) 獲准的專利來協助提升專利的品質。

大量成長的專利申請案件量、USPTO 的積案、取得專利的時間冗長、判定專利歸屬 (發明優先) 花費浩大,以及專利侵權訴訟案件持續增加等問題,迫使美國當局進行專利改革。為了持續推動改革,成員包括 Cisco Systems、Intel、Dell、Apple 及 Microsoft 等知名企業在內的專利公平性聯盟 (Coalition for Patent Fairness) 正計畫於今年再度針對專利改革的議題向美國國會進行遊說。

美國專利數量最多的公司—IBM—正在開發線上「發明人論壇」,目的是要提升專利品質。IBM 的專利律師 Marian Underweiser 表示,「發明人論壇」預計在數月後開始運作,此論壇將會著重於建立一種線上社群,讓中小企業與發明人可以分享理念想法並共同致力於改善專利體系。

專利公平性聯盟希望美國國會能設法減少濫用專利侵權訴訟的情況,並建立新的程序來重新檢視專利;該聯盟同時也希望國會能檢討目前的審判地法規 (venue rules),以期新的法規可以防止律師選擇對己較有利的法院起訴,亦即避免挑選法院 (forum shopping) 的行為。舉例來說,東德州地方法院 (the Exastern District of Texas) 已成為專利權人偏好提出專利侵權訴訟的審判法院。

除了專利侵權訴訟案的數量增加以外,USPTO 目前有很沈重的積案壓力;一件專利申請案大約需要花費 30 個月的時間才能完成審查—核准或是核駁。

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PCT 國際申請案:WIPO 2006 年報告

2007年2月11日 評論已關閉

Source: Daniel Pruzin, International Applications Up 6.4 Percent In ’06, Not as Much as ’05, WIPO Reports (PATENT, TRADEMARK & COPYRIGHT LAW DAILY © BNA, Inc., 2/8/2006)

國際知識財產組織 (World Intellectual Property Organization, WIPO) 於 2 月 7 日提出報告,顯示依照專利合作條約 (Patent Cooperation Treaty, PCT) 提申的國際專利申請案件量在 2006 年呈現溫和成長的趨勢。根據 WIPO 的報告,PCT 申請案在 2006 年達到 145,000 件的新高;相較於 2005 年成長 6.4%。不過,這個成長率低於 2005 年的成長率 9.4%。在 PCT 體系之下,提申國際專利申請案可以同時尋求任何一個指定 PCT 會員國或經濟體的專利保護。目前 PCT 共有 136 個簽約國,其提供標準化的專利提申文件的格式、國際檢索及初步審查報告,而且設有國際專利申請案公開的專責機構。然而,核准專利的相關程序仍須由個別國家的審查機關進行。WIPO 的副局長 Francis Gurry 特別提到,開發中國家–尤其是中國大陸和南韓–提申 PCT 申請案的數量呈現持續成長的態勢。2006 年,中國大陸的 PCT 申請量成長 57% (2005 年的成長率為 44%),總數超過 3,900 件;南韓的 PCT 申請量提高約 27% (2005 年的成長率為 33.6%),總數達到 5,935 件;日本的 PCT 申請量增加超過 8% (2005 年的成長率為 24.3%),總數為 26,906 件。巴西和印度的 PCT 申請數量則在 2006 年呈現下滑。美國仍然是提申 PCT 申請案件量最多的國家,約佔全球提申數量的三分之一。2006 年,美國的 PCT 提申件數達 49,555 件,成長率為 6% (2005 年的成長率為 3.8%)。日本僅次於美國,佔全球提申數量的 18.5%;德國有 16,929 件,佔全球提申數量的 11.7%;韓國則佔 4.1%。現在南韓的排名已超前英法兩國,中國大陸則已超越瑞士和瑞典,其排名僅次於荷蘭而成為全球第八。基於產品的出口導向以及在國際上運用技術的需求,使得日本、中國大陸和韓國在 PCT 專利申請方面出現強勁的成長。根據 PCT,尋求兩個或兩個以上會員國專利保護的申請人,可以指定一個專利局做為國際檢索機構 (International Searching Authority, ISA),並可指定申請人想要取得專利保護的國別。目前,ISA 包括歐洲專利局,以及澳洲、奧地利、加拿大、中國大陸、芬蘭、日本、俄羅斯、南韓、西班牙、瑞典及美國等國家的專利局。ISA 會透過檢索來判斷PCT申請案所請求保護的發明的專利性。若檢索報告指出發明具有專利性,則申請人可以在其指定的國家繼續進行申請專利的程序,以取得個別國家的專利。2004、2005 和 2006 年的 PCT 申請案件量最多的前五名公司均相同,排名如下:Dutch multinational Philips Electronics N.V. (超過 2,500 件)、日本松下 (Matsushita) 2,344 件、德國西門子 1,480 件、芬蘭 Nokia 1,036 件、德國 Bosch 962 件。PCT 申請案的前三名美國公司是:3M (727 件)、Intel (690 件)、Motorala (637 件)。華為 (575 件) 和中興通訊 (ZTE Corporation) 是 PCT 申請案數量領先的中國大陸公司。在韓國部分,領先的公司包括:LG Electronics (567 件)、Samsung Electronics (505 件) 以及 LG Chem (262 件)。WIPO 的報告另指出,直接向 WIPO 提申的國際申請案件量於 2006 年提高 3.3%,這個件數約佔所有 PCT 申請案件量的 5.6%。由此可知,雖然直接向 WIPO 提申的案件量有所增加,大部分的 PCT 申請案仍是透過國家專利局提出申請。

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