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2007年1月 的Archive

先前技術核駁的答辯

2007年1月27日 評論已關閉

參考文獻:Lisa A. Dolak and Michael L. Goldman, Responding to Prior Art Rejections–An Analytical Framework, 83 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 5 (2001).

提出專利申請之後,除非收到核准通知 (Notice of Allowability/Notice of Allowance),否則申請人通常會在一至兩年內收到官方來函 (Office action, OA) 或限制性選擇要求 (restriction requirement)。限制性選擇要求的目的是要申請人在審查員所認定的兩個或兩個以上的發明—或者數個發明態樣 (species)—當中,選擇一個發明技術態樣供審查員就其專利性進行檢索和審查。OA 的內容通常會指出申請案不符合專利法第 112 條及/或第 101 條(實用性)、第 102 條 (新穎性) 及/或第 103 條 (非顯而易見性) 的地方,以及/或不符合美國專利商標局 (USPTO) 行政規定之處,並依專利法或行政規定提出反對 (objection) 或核駁 (rejection)。反對是針對專利說明書或圖式的缺陷,因此是在形式上不符法律規定的情況;核駁則是針對說明書內容—特別是權利要求—的專利性要件,因此是屬於實質層面的問題。對 objection 不服的申請人只能向 USPTO 提出訴願。對 rejection 不服的,可提出訴願;對訴願裁定結果不服的,可以向聯邦法院提出上訴。

專利申請人在收到 OA 之後,必須於期限前 (通常為三個月) 針對 objection 或 rejection 內容提出答辯書 (Response)。Response 可以伴隨說明書/權利要求/圖式的修正 (amendment)。在專利申請過程 (patent prosecution) 中,答辯策略的擬定與執行,攸關答辯是否能克服核駁。答辯成功即能順利取得專利。

美國專利法第 102 條 (35 U.S.C. § 102) 規定 7 種 (102(a)-(g)) 缺乏新穎性 (lack of novelty) 及喪失取得專利權 (loss of right) 的情況;第 103 條則規定獲准專利的發明必須具備非顯而易見性 (non-obviousness)。不過,non-obviousness 並沒有一個明確的定義,聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 認為:在結合兩件或兩件以上的比對文件並依據第 103 條來核駁權利要求時,先前技術必須提供教示 (teaching)、聯想 (suggestion) 或動機 (motivation) (「TSM準則」),以做為結合 (combine) 或修改 (modify) 比對文件的論理基礎。結合或修改的動機可以來自於:[1]發明所欲解決的問題;[2]先前技術的教示內容;或[3]熟習該項發明技術領域的一般技藝人士的知識。確切來說,根據目前 CAFC 的 TSM 準則,若缺乏使熟習一般技藝之人士得以結合或修改有關的先前技術文獻內容的教示、聯想或動機等證據,則不得將權利要求所保護的專利標的認定為顯而易知的發明。然而,目前美國最高法院正在審理 KSR International v. Teleflex 乙案,各方預期該院將會對第 103 條所規範的 non-obviousness 做出新的解釋。CAFC 採用多年的TSM準則可能會有所修改,因為最高法院的法官認為:目前的 TSM 準則冗長費解 (gobbledygook)。

針對權利要求的核駁提出答辯是一項複雜而具多面向的工作。Dolak & Goldman 的文章主要是在探討分析及答覆先前技術核駁審定的基本架構。以下為該文的摘要以及個人加入的內容。

表面上證據確鑿的論點 (Prima Facie Case)

Prima Facie Case 是美國專利審查制度的重要基礎。在專利體系當中,Prima Facie Case 主要有兩種型態:一是表面上證據確鑿的預知 (Prima Facie Case of Anticipation),另一是表面上證據確鑿的顯而易見性 (Prima Facie Case of Obviousness)。在核駁權利要求時,審查員 (代表 USPTO) 必須建立 Prima Facie Case,藉以證明權利要求表面上已為先前技術預知 (anticipated by prior art),或者權利要求所界定的發明相對於先前技術是顯而易見的 (rendered obvious in view of prior art)。依照 Prima Facie Case 的原則,若審查員據以核駁的比對文件無法證明權利要求所載發明缺乏專利性—亦即審查員未成功建立 Prima Facie Case of Unpatentability,則應准予專利。換句話說,當審查員未能提出不予專利的理由時,或其提出的理由不充分而未達專利法的要求,申請人得依法取得專利。

承上述,申請人在提出專利申請之後,除非審查員成功建立 Prima Facie Case of Unpatentability,否則申請人無須提出關於專利性的論點或證據。確切而言,在審查員未成功建立 Prima Facie Case of Unpatentability 的情況下,申請人可以藉著說明/證明審查員未達到 Prima Facie Case of Unpatentability 的法定標準來「抨擊 (to attack in speech or writing)」審查員所提出關於發明不具備專利性的論點。相反地,若審查員已成功建立 Prima Facie Case of Anticipation,則申請人必須修改權利要求 (例如加入限縮條件),輔以答辯理由 (remarks),期能反駁審查員不予專利的審查意見。若審查員已成功建立 Prima Facie Case of Obviousness,則申請人必須藉由客觀因素 (secondary consideration) 來證明權利要求所界定的發明具備非顯而易見性。值得一提的是:在此,"secondary" 並沒有「次要」的意思,其僅代表在時間上較晚近。Secondary Consideration 是客觀的因素,甚至是證明非顯而易見性的「主要」因素。

仔細研讀核駁理由

在擬定答辯策略之前,必須先仔細研讀 OA 所記載的各項核駁理由,判斷審查員所提出的核駁理由是否充分、適當;核駁理由是依據第 102 條 (「102核駁」) 或第 103 條 (「103核駁」)?是否需要修改權利要求、專利說明書及/或圖式?是否需要收集能證明發明具備非顯而易見性的證據?審查員是如何解讀並結合其所檢索到的對比文件?

判斷對比文件是否在形式上是適格的先前技術文獻

不論是 102 核駁還是 103 核駁,審查員都必須引用在形式上適格的對比文件。形式上適格的對比文件是指其先前技術日期 (prior art date) 符合專利法之認定標準的對比文件。舉例而言,根據 35 U.S.C. 102(b),適格的對比文件的 prior art date 必須早於專利申請案的申請日,且必須早於一年以上。審查員有時會引用形式上不適格的對比文件。若發現這種情況,申請人必須向審查員說明,以排除不適格的對比文件。根據個人的經驗,這種情況經常發生,而且代理人也經常會忽略;此時,個人發明人應提醒代理人注意對比文件是否適格,企業內部專利人員則應有自行判斷 prior art date 的能力。誤判 prior art date 的結果是:針對不適格的「先前技術文獻」提出答辯,甚至附帶對權利要求進行不必要的限縮,浪費代理服務費用,而且可能會徒勞無功,無法克服核駁。尤其是 102(e) prior art date 的認定,即便是資深的專利律師也可能會判斷錯誤。

對比文件有兩大類:專利與公開文件 (publication)。國外專利 (例如台灣、日本及韓國) 的 prior art date 通常是其專利權生效日,而且相關的專利資訊必須屬於公開的資料;然而,公開的對象並不以美國社會大眾為必要條件。若國外專利不屬於專利法第 102 條所規範的印刷刊物 (printed publication),則僅能以國外專利的權利要求內容作為核駁的依據。在此需留意的是:隨著科技的發展,印刷刊物已不限於印刷品,關鍵反倒是在於其是否是公開的刊物;例如,在符合某些條件下,網際網路上的公開資料也可能被認定是「印刷刊物」。

使對比文件不具核駁效力的方式

如上述,審查員有時會引用 prior
art date 不適格的對比文件。遇此情況時,申請人當可輕易排除該對比文件。在審查過程中,由於審查員無法得知權利要求所載發明的發明日,因此通常是以申請日當作推定發明日 (constructive invention date)。正因為如此,申請人可以選擇透過證明較早的發明日來排除某些對比文件。

A. 專利行政法 (Patent Rule) 第 131 條宣示書 (「131 宣示書」)

131 宣示書可以用來排除 102(a) 和 102(e) 對比文件。然而,131 宣示書不可用來排除 102(b) 對比文件,因為 102(b) 對比文件的 prior art date 早於申請案的申請日至少一年以上,其為導致喪失專利權的法定限制條件 (statutory bar) 之一。此外,若對比文件具有與申請案相同的權利要求,則亦不得透過 131 宣示書來排除此種對比文件,因為此時對比文件與申請案涉及抵觸 (interference);必要時,USPTO 會宣告抵觸程序。

B. 專利行政法第 132 條宣示書 (「132 宣示書」)

132 宣示書可用來提出相關的客觀證據,藉以克服核駁審定。除了克服核駁審定之外,132 宣示書亦可用來提送任何與專利申請有關的證據。例如:132 宣示書經常用來提交發明具有非顯而易見性的證據。特別是,132宣示書經常用於排除具有相同發明人的專利前案或發明人自己的公開刊物;或者,用來提交證據證明對比文件無法致用 (non-enabling)。

B-1. 排除具有相同發明人的專利前案或發明人自己的公開刊物

若權利要求所載發明已被發明人自己的專利或公開發表的文章揭露,且時間超過一年,則依照 102(b) 的規定,申請人喪失取得專利的權利。即使先前揭露的時間沒有超過一年,發明人自己的專利或公開發表的文章仍有可能構成先前技術而阻礙了專利的取得。確切而言,若專利申請案所列兩位或兩位以上的發明人與先前技術文獻的作者 (們) 不完全相同 (例如張三與李四為共同發明人,張三、李四與王五為共同作者),則該先前技術文獻會被視為「他人」的著作,因而符合 102(a) 或 102(e) 的規定,可以用來核駁權利要求。

根據相關規定,發明人自己產出的技術文獻不得做為核駁權利要求的基礎。因此,專利申請人可以透過其他共同作者或發明人宣示不主張 (disclaim) 對權利要求有貢獻,藉以排除發明人自己參與產出的技術文獻。

B-2. 證明對比文件無法致用

當審查員引用某對比文件所描述的技術內容來核駁權利要求,而該對比文件無法致用時,該對比文件實際上並未揭露受駁權利要求所涵蓋的發明內容。若某技術文獻記載的內容無法使權利要求所載發明成為社會大眾據為己有之知識 (“the possession of the public") (In re Wilder, 429 F.2d 447, 451 (C.C.P.A. 1970)),則稱該記載內容相對於該發明無法致用。換言之,該技術文獻所載內容沒有將發明的技術思想傳達給社會大眾;因此,即使審查員檢索到與權利要求所載發明相關的比對文件,若該對比文件相對於該發明無法致用,則其不得做為核駁權利要求的基礎。

為了證明對比文件所載技術內容相對於權利要求所載發明無法致用,申請人必須提出證據來反駁審查員認為對比文件已揭露權利要求所載發明的論點。在申請過程裡,可以利用132宣示書來提出這類證據。然而,僅只宣稱對比文件無法致用不足以反駁審查員的結論;申請人應當具體指出對比文件的缺陷,並解釋為何這些缺陷會使熟習一般技藝的人士無法獲致權利要求所載發明。

預知核駁

若對比文件揭露某權利要求所載發明的全部構成元件,則稱該對比文件預知 (anticipate) 該權利要求,亦即對比文件已早先揭露權利要求的內容;此時,該權利要求所載發明不具備新穎性。預知有兩種型態:外顯預知 (express anticipation) 與內隱預知 (inherent anticipation; inherency)。

外顯預知的判斷原則如下:找出權利要求所載發明的構成元件à根據說明書、圖式和申請歷程資料 (prosecution history) 解讀前述各構成元件的意義à從對比文件中找出對應的發明構成元件。若在對比文件裡無法找出發明的全部構成元件—亦即至少有一個元件沒有出現在對比文件裡,則無外顯預知的情況。值得注意的是:發明構成元件與對比文件所揭露的元件之間必須存在一致的對應關係 (包括具體結構、連結關係或步驟),兩者不可僅止於「近似」而已。

儘管不存在外顯預知的情況,內隱預知仍可使權利要求所載發明不具備新穎性。技術思想通常表現在藉由某種技術手段達成某種功效。偶然發生、非預期或未料想到的功效不屬於預知的範疇。然而,根據特性固有法則 (Doctrine of Inherency),若先前技術文獻未明白記載權利要求所界定的裝置結構或方法步驟,但權利要求所記載的技術特點屬於先前技術文獻所載結構或步驟的固有特性—亦即權利要求內容是先前技術的必然結果,則可認定先前技術已預知權利要求的內容。

若申請人 (或專利代理人) 判斷出審查員所引用的對比文件未能預知權利要求,則其應提出反駁意見。在提出反駁意見時,申請人認為可以和對比文件區隔的技術特點,一定要在權利要求裡具體載明。因此之故,當權利要求未載明足以和對比文件區隔的技術特點時,申請人應在說明書能支持的條件下,加入權利要求的限縮條件 (limitation)。在加入限縮條件時,應一併考慮非顯而易見性的問題。

不論是否有修改權利要求,均需謹慎撰寫答辯理由書,因為專利申請歷程是一種內部證據 (intrinsic evidence),其對權利要求的範圍解讀具有關鍵性的影響。權利要求的範圍解讀結果會直接影響到專利權的主張 (enforcing)、專利授權 (license) 以及權利要求的有效性 (validity)。

顯而易見性核駁

原則上,顯而易見性核駁的分析過程和預知核駁的分析工作相同。在接到核駁意見書之後,申請人應充分明瞭不同權利要求所需克服的不同對比文件的組合。同樣地,申請人應先判斷對比文件是否是形式上適格的比對文件。如前所述,申請人只需具體說明為何對比文件不適格,即可排除該對比文件。此外,不論對比文件如何組合,均應揭露或教示權利要求的所有元件/限制條件。

顯而易見性核駁的分析過程主要包括以下四項判斷:[1]對比文件與權利要求所載發明是否屬於類似技術領域 (analogous art)?[2]對比文件是否可以結合?[3]經過結合的對比文件是否教示 (teach) 權利要求所載發明?以及[4]是否存在能夠證明發明是非顯而易見的客觀證據?

顯而易見性核駁應基於對比文件與權利要求所載發明屬於類似技術領域。若對比文件所屬技術領域是:[1]發明人所致力的領域;或[2]發明人為解決特定問題而涉入的合理相關領域,則該對比文件可被認定為與權利要求所載發明屬於類似技術領域。然而,技術領域的類似程度不易判斷,僅止於和審查員爭辯對比文件與權利要求所載發明分屬截然不同的技術領域通常不是明智的作法。

顯而易見性核駁的答辯重點主要在於爭辯兩篇或兩篇以上的對比文件無法如審查員所稱加以結合。根據目前的判例,第 103 條所規範的顯而易見性是以結合或修改兩篇或兩篇以上的對比文件為核駁的基礎,而且對比文件會如此結合或修改的理由必須來自於對比文件本身的教示或具有一般技藝之人士的知識所提供的教示、暗示或動機。如上所述,動機的來源有三:[1]發明所欲解決的問題特性;[2]先前技術的教示內容;以及[3]具有相關領域一般技藝之人士的知識。在此需注意的是,具有相關領域一般技藝之人士欲結合或修改對比文件的動機可以不同於發明人的動機。

根據上述 Prima Facie Case of Unpatentability 原則,若審查員據以核駁的兩篇或兩篇以上的比對文件無法證明權利要求所載發明是顯而易見的—亦即審查員未成功建立 Prima Facie Case of Obviousness,則應核准該權利要求。

當對比文件具有反向教示 (teach away) 的效果時,其適足以證明發明不是顯而易見的。有時,具有相關領域一般技藝的人士在閱讀某對比文件之後,不會採用該對比文件所描述的裝置結構或遵循其所建議的方法步驟;或者,該對比文件誘使具有相關領域一般技藝的人士採用與發明人所採取的解決之道相反的方式;此時,該對比文件對發明而言即存有反向教示的意涵。針對相同的問題提出不同的技術手段是一種常見的情況,其不必然表示存在有反向教示的事實;反向教示通常會伴隨彼此矛盾的情況。

當申請人發現審查員所引用的兩篇或兩篇以上的對比文件均未揭露、教示或暗示權利要求所載發明的某項或某幾項特點 (元件或限制條件) 時,申請人應避免僅用概括的方式說明對比文件與權利要求所載發明之間的差異—尤其常見的是一味強調兩者達成的功效不同;反之,申請人應在答辯意見書裡明確指出能反映差異事實的權利要求用語,以便具體地向審查員說明對比文件的組合無法獲致權利要求所載發明。總之,申請人所仰賴足以和對比文件區隔的發明特點必須出現在權利要求的內容裡。

在針對顯而易見性核駁提出答辯時,申請人應先分析OA的內容並判斷審查員是否依法建立 Prima Facie Case of Obviousness,從而找出抨擊或反駁審查員的論據。若審查員確實已成功建立 Prima Facie Case of Obviousness,則申請人必須提出客觀證據來證明發明具有非顯而易見性。如上所述,Secondary Consideration 是客觀的因素,甚至是證明非顯而易見性的「主要」因素。

Secondary Consideration 包括:長期未能滿足的需求 (long-felt need)、商業上的成功 (commercial success)、出乎預期的功效 (unexpected result) 及其他因素。支持 long-felt need 論點的證據可由相關領域的專家透過宣示書提出。單純提出銷售數據不足以證明 commercial success;為了證明,可能還需要提供其他證據,包括市場佔有率、市場佔有的成長率、他人銷售的早期產品的取代等。當然,造成 commercial success 的原因不能是出自於廣告上的成功。申請人不能只爭辯權利要求所載發明具有 unexpected result;其必須提出客觀證據,例如實驗的比較資料,而且比較的對象最好是最相近的先前技術。提出專利申請之後才得到的實驗結果也可以當作證據。

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