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剔除壞的專利

2006年4月18日 評論已關閉

71 Pat. Trademark & Copyright J. (BNA) 659

史丹佛大學法學院教授 Mark A. Lemley 承認存在不好的專利,但他認為「我們根本無法將那些壞的專利一網打盡」; Lemley 強調,無論如何,95% 的無效專利不致造成太大的問題,因為這些專利不會被侵犯,甚至不一定會實施。

連結:
Lemley, Mark A., Lichtman, Douglas Gary and Sampat, Bhaven N., “What to do About Bad Patents”. Regulation, Vol. 28, No. 4, pp. 10-13, Winter 2005-2006 Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=869826

Lemley 認為,目前的專利改革工作之一是要找出並剔除有缺陷的重要專利,而像 Berman-Boucher 法案 (「PDQ 法案」) 所提議的授予後舉發 (post-grant opposition) 制度即為達此目的的其中一種手段。依照 Lemley 的說法,某些主張範圍過廣的專利是造成濫訴侵權的原因,因此有必要建立一種能挑出專利價值較高的「鍍金 (gold-plated)」專利的機制,進而將「好的專利」與「壞的專利」加以區隔。壞專利的擁有人 (「專利地痞 (patent troll)」) 可以透過尋求禁制令來強迫侵權被告進行和解,但卻沒打算生產任何專利產品 (一般認為,NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd. 即為一例)。

Lemley 主張,任何的專利改革措施都應該在不造成傷害的前提下,針對上述問題提出解決方案。舉例來說,在決定對侵權者施以禁制令之前,法院必須考慮衡平原則。Lemley 另表示,雖然美國專利法第 283 條 (35 U.S.C. 283) 規定法院「得 (may)」對侵權者施以禁制令,但聯邦巡迴上訴法院的標準對專利權人而言是一種必然應得的權利。他開玩笑地說:或許國會應該用斜體字來強調法條中的「得」字。

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專利侵權訴訟案突顯出美國專利制度的缺陷:Research in Motion Ltd. 的觀點

2006年4月18日 評論已關閉

71 Pat. Trademark & Copyright J. (BNA) 659

BlackBerry 手機製造商 Research in Motion, Ltd. (“RIM”) 的總裁 Jim Balsillie 表示,有鑑於 RIM 與 NTP 之間的專利爭訟,實在需要重新檢視專利品質的問題。「儘管美國專利商標局有可能會認定 NTP 所擁有的系爭專利均為無效」,RIM 支付的和解金額仍高達美金 6億1千2百萬。根據 Balsillie 的說法,目前有許多專利可以運用在像 BlackBerry 之類的無線通訊系統上,並可據以控告類似 RIM 的公司,就像在玩「俄羅斯輪盤」遊戲一般。Balsillie 表示,即使專利權人本身沒有實施其所取得的專利,或對專利所涉及到的技術領域做進一步的貢獻,其只需要一個專利權項就能使整個公司的運作停擺。因此,Balsillie 認為,BlackBerry 訴訟案引發了下列問題:

  • 在聯邦地方法院審理侵權訴訟案的過程當中,美國專利商標局 (USPTO) 所做成的不利於專利權人的再審查 (reexamination) 審定結果應扮演何種角色?在 BlackBerry 訴訟案當中,法官認為 USPTO 的裁決無關緊要。在再審查之結果是否與專利侵權訴訟有關的問題上,Balsillie 強調國會應該為訴訟當事人提供更多的「確定性」。
  • 在一件專利當中,專利申請人所能納入的專利權項之項數以及提出專利延續案的件數是否應予以限制?NTP 專利申請人延續專利申請的過程超過七年,並將 RIM 的技術直接抄襲到最後一個專利申請案。此外,NTP 的系爭專利平均有 240 項權項,其中有一件專利甚至包含超過 600 項的權項。
  • 禁制令何時會是一種適當的補救措施?Balsillie 表示,在 BlackBerry 訴訟案中,即使 NTP 已表達對賠償金較有興趣,法官仍準備發出禁制令。
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IP in 2025

2006年4月16日 評論已關閉

Debora Halbert, Intellectual Property in the Year 2025, 49 J. Copyright Soc’y U.S.A. 225 (2001).

Halbert 撰文闡述西元 2025 年的知識財產發展概況,論述的內容分為三種未來的局面:
1) 中國和印度的主導地位—東方的崛起;
2) 全球化;以及
3) 開放原始碼革命運動及知識財產的廢止。
– 人們在缺乏強而有力的財產制度保護其作品的情形下仍會發揮創意 #

第一種局面的前提假設
– 知識財產制度能促進創新發展
– 知識財產將繼續維持並獲得國際上的保護
– 美國經濟體系將會衰退
– 亞洲將會持續嶄露頭角而成為經濟強權

第二種局面的前提假設
– 知識財產法律將繼續維持強勢發展
– 公司企業將取代國家政府而成為主導全球的勢力
– 知識財產將趨於集中化
– 知識財產的私有條件更趨嚴格且保有最低程度的分享

第三種局面的前提假設
– 知識財產制度會傷害到創新發展
– 創新的保護需要更富彈性的制度
– 努力創新所帶來的益處應與社會大眾共同分享

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結構附加功能寫法

2006年4月16日 評論已關閉

一般將 “means plus function” 譯為「功能手段語言」或「手段加功能語言」,但這兩種廣泛使用的翻譯詞彙不甚恰當,因為美國專利法第 112 條第 6 項所提到的 “means” 應是指如裝置、配件、設備、儀器等具體存在的結構。「手段」的意義比較接近「方法」;因此,用「手段」來表達具體結構並不恰當。「結構附加功能」應是比較合適的譯法。此外,“step plus function” 則可譯為「步驟附加功能」。

《簡明牛津英語字典 (Concise Oxford English Dictionary)》第七版將 “means” 定義為 “an action or system by which a result is achieved"。由此可見,“means” 可以代表能達成某種功效的「動作」或「系統」。然而,它到底是指非實體的動作?還是具體的系統呢?探究美國專利法第 112 條第 6 項以及相關判例即可得到答案。美國專利法第 112 條第 6 項的原文如下:

— An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and ***. —

上述法條已明確規範專利權項的某一個元件 (結構或步驟) 可以用兩種方式其中之一來加以描述:第一種是所謂的 “means plus function”,另一種是所謂的 “step plus function”。確切而言,在撰寫裝置請求項時,專利權項撰寫者可選擇採用 “means plus function” 的寫法 (language) 來描述某一個實體構成元件,並以該元件的功能來界定其技術特徵,而不提及該元件的具體結構或材料。另一方面,在撰寫方法請求項時,專利權項撰寫者可採用 “step plus function” 的寫法來描述某一個構成步驟,並以該步驟的功能來界定其技術特徵,而不提及構成該步驟的動作。由於法條內容已明確規範分屬裝置請求項與方法請求項的兩種寫法,因此 “means plus function” 當中的 “means” 不應被解讀為構成步驟之動作的意義。

茲任舉兩個關於解讀「結構附加功能」元件的判例:
“A means-plus-function limitation requires courts identify ‘the structure, or structures, described in the specification that perform the recited function.’" Ghaly v. Hasbro, Inc., 112 Fed. Appx. 7, 11 (Fed. Cir. 2004); “After identifying the function of the means-plus-function limitation, the next step is to determine the corresponding structure described in the specification and equivalents thereof.” Globetrotter Software v. Elan Computer Group, 236 F.3d 1363, 1368 (Fed. Cir. 2001) (emphasis added).

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Patents Depend on Quality Act of 2006 (“PDQ Act")

2006年4月12日 評論已關閉

在美國眾議院的知識財產小組委員會 (Subcommittee on Intellectual Property) 認為現行的專利制度存有重大缺失,而且美國社會各界強烈要求進行改革之下,美國眾議員 Howard Berman 和 Rick Boucher 於 2006 年 4 月 5 日提出《專利品質法案》(簡稱「PDQ 法案」)。PDQ 法案的主要內容包括:

  1. 提高專利品質;
  2. 杜絕不擇手段的專利「地痞 (troll)*」行為;以及
  3. 對專利有效性提出異議 (舉發) 的程序,以當作除訴訟以外的另一種解決爭議的途徑。

*: “patent troll” 是指積極取得專利和尋求授權對象的個人或團體,並以對不接受專利授權者提出專利侵權訴訟當作要脅手段。根據 Wikipedia® 所提供的解釋,「專利地痞」這個帶有污衊意味的名稱是由 Intel® 的前任助理法務長 Peter Detkin 所創,他目前是 Intellectual Ventures, LLC 的常務董事 (managing director)。諷刺的是:有些人認為 Intellectual Ventures, LLC 本身就是一個不折不扣的專利地痞。將 patent troll 翻譯為專利地痞的理由是:"troll" 有兩種意義,一是「釣餌」,另一是「北歐傳說中的侏儒或巨人」,但兩種直譯都不合適,因此將其意譯為「擁專利地盤以自重」的專利地痞,兼具輕蔑之意。

連結:
美國眾議院的新聞發佈內容

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美國專利的品質

2006年4月9日 評論已關閉

上個月到台北參加由政治大學科技政策與法律研究中心及政治大學智慧財產研究所主辦的研討會—「智慧財產權之重大議題 (一):強制授權、技術標準及專利品質 (Challenging Issues of IPR (I): Compulsory Licensing, Standard v. Unfair Competition, and Quality of Patent)」。從主辦單位提供的議程和相關說明得知,美國聯邦巡迴上訴法院法官 Randall R. Rader 亦將出席。Rader 法官簡略回顧 CAFC 在過去 15 年的演進以及展望未來 15 年的走向。判例的部分提到最近一年宣判的幾件專利侵權訴訟案,包括 AT&T; Corp. v. Microsoft Corp., 414 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2005)、NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd., 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005) 及 Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005), denied by AWH Corp. v. Phillips, 2006 U.S. LEXIS 1154 (2006) 等。

關於「專利品質」這項議題,受邀的三位演講人的演講內容均著眼於以專利被引用 (cited) 次數為分析基礎的評估方法,而未考慮或討論到專利技術的商業價值、專利說明書的撰寫品質、專利申請的答辯歷程 (prosecution history) 等需要由市場分析、技術和專利法及實務等方面的專家加以判斷的因素。

值得一提的是:本次研討會與談人政治大學智慧財產研究所兼任副教授周延鵬當場直言不諱,稱台灣申請人獲准的美國專利數量雖在全世界排名中高居前幾名,但「這些專利的品質都很爛」。當然,使用全稱式說法的目的只是要強調美國專利數量和品質不相稱的情況。

概括而言,華人申請美國專利有兩種途徑:其一是透過本地專利律師或專利代理人 (輾轉再由美國當地的專利律師或專利代理人代為提出申請,扮演此種角色的美國代理人俗稱為「複代理人」),另一是直接委託美國當地的專利律師或專利代理人。

透過本地專利事務所申請美國專利的最大優點在於服務費用低廉,最大缺點則在於專業能力不足。本地專利事務所的專業能力不足,主要是因為缺乏通曉美國專利法及實務的專業人士。若要精通美國專利法及實務,英文能力既是關鍵也是必要條件。確切而言,研讀美國專利成文法規 (包括專利法、專利行政法規及專利審查手冊) 以及判例等,均需要較強的英文閱讀能力,否則難能理解相關規定細節以及判例當中複雜的分析內容。此外,縱使有技術層次很高、被引用次數很多的專利,若其未經過專利專業能力及英文程度均佳的專業人士承辦,則低落的專利品質將使專利價值大打折扣。舉例而言,在專利答辯過程中,即使專利申請人有很好的答辯論點,若礙於英文寫作能力的不足而致使審查員不明瞭、甚或誤解申請人所提出的理由,則有可能失去原本可以獲准專利的機會,或是取得的專利包含了不當的限制條件 (起因於不當的描述)。鑑於最近 Phillips v. AWH 判例所揭櫫的專利權項範圍的解讀原則,專利說明書內容的用字遣詞更須嚴謹以對,因而更突顯出英文寫作表達能力的重要性。

本地事務所在處理美國專利申請案時,通常都是先撰寫中文說明書,然後再將中文定稿翻譯成英文說明書。這對以中文為母語的撰稿人來說,幾乎是必然的處理方式。某些事務所的作業方式是由同一個人撰寫中文及英文說明書,但也有事務所是分別由不同人處理中文和英文專利說明書。一般而言,不論是採何種處理方式,英文說明書的撰稿品質普遍不佳,其根本原因乃在於英文不是撰稿人或翻譯者的母語,因此很難準確地運用適當的詞彙和句法來充分表達發明的內容以及專利權項。確切而言,由同一個人撰寫中文及英文說明書是比較合理的處理方式,但有能力撰寫高品質中文專利說明書的人士未必具備高水準的英文能力。另一方面,英文翻譯寫作能力強的人也未必能將高品質的中文專利說明書翻譯成高品質的英文專利說明書,因為譯者不是撰寫中文稿的人,對技術內容不夠嫌熟,不易使用最適當的字詞來表達與發明精神最接近的意義。以上是華人必定會面臨到的困境。

直接委託美國當地的專利律師或專利代理人的最大缺點是必須負擔昂貴的服務費用,最大的優點則是避免發生前面提到關於英文表達的問題,而且美國當地的專利律師或專利代理人具備較佳的專業能力。除服務費用較高之外,另一項缺點在於委託人與美國代理人之間的語言溝通障礙。當然,直接委託美國當地的專利律師或專利代理人來處理專利申請案時,仍需要提供書面資料 (如發明揭露書、圖式等) 以及舉行「面談」。為使美國專利律師或專利代理人能撰寫一份高品質的美國專利說明書,委託人 (發明人或公司團體) 必須以英文來描述書面資料,而且要以英文向美國專利律師或專利代理人解釋各項資料的內容以及回答國外代理人所提出的問題,包括先前技術介紹、發明的技術內容、圖式所描繪的細節等。此時又使華人面臨英文的挑戰!

鑑於上述情況,若將申請並取得高品質的專利當作一場競賽,那麼華人必定是處於劣勢,甚至是參加一場極難取勝的「公平競賽」。

舉例而言,在最新的判例 Semitool, Inc. v. Dynamic Micro Sys. Semiconductor Equip. GmbH, 2006 U.S. App. LEXIS 8296 (Fed. Cir. 2006) 當中,CAFC 認為系爭權利要求 1 所載 “a processing vessel defining a process chamber therewithin (一個處理器,其內界定出一個處理室)” 意指處理室是處理器的整個內部空間;如此一來,原告專利權人即喪失將其解釋成「處理室是處理器內的某特定區域」的機會而敗訴。值得注意的是:另一項權利要求以不同的描述方式來表達處理器和處理室的關係— “a processing chamber within the processing vessel”。雖然 CAFC 承認此限制條件並未明確表示處理室即是處理器的整個內部空間,而可以被解讀成「處理室是處理器內某一個較小的區域」,但專利說明書的內容排除此種有利於原告專利權人之解釋的可能性。由此可見,構成整份專利說明書內容的詞彙用語及描述方式對專利侵權訴訟所必然牽涉到的權利範圍的解讀極具關鍵性,前文一直強調的英文表達能力更是此關鍵性的核心。

因應之道為何?我以為精進英文的聽說讀寫等能力是基本條件,而後始能精研美國專利法規和相關判例,期能深刻理解美國聯邦法院體系對於法規的解釋,撰寫出經得起檢驗的高品質專利說明書及答辯歷程,以求華人努力研發的心血結晶能得到最佳的保護,在全球化激烈競爭時代脫穎而出,真正在專利的量與質方面均有傑出的成果。

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專利侵權與永久禁制令:美國最高法院向 eBay® 提出難題

2006年4月5日 評論已關閉

紐約時報 (The New York Times) 引用路透社 (Reuters) 的報導

先前報導過美國最高法院已同意復審 CAFC 對於 eBay® 線上拍賣網站的專利侵權訴訟所作成的判決 (MercExchange, LLC v. eBay, Inc., 401 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2005))。

目前,美國最高法院的法官們無意縮減專利擁有人的權利,並尖銳地質疑 eBay 辯護律師的論點。本案在進行口頭辯論時,多位法官對 eBay 宣稱聯邦上訴法院讓專利權人太容易取得禁制令的說法持懷疑的態度。法官 Antonin Scalia 向 Ebay 的律師說道:「你所談論的是財產權,而這種財產權正是排除他人的一種權利。」主任法官 John Roberts 表示,上訴法院的判決反映了一般案件的實際情況,亦即會准予禁制令。

在本案中,聯邦地方法院判定 eBay 侵害 MercExchange 公司的兩件電子商務專利。根據 MercExchange 的說法,這兩件專利對 eBay 處理固定價格交易的「立刻買 (Buy it Now)」網上功能而言非常重要。雖然判定侵權成立,且 MercExchange 獲得賠償金,但地方法院拒絕准予禁制令。

CAFC 引用法律原則,駁回聯邦地方法院的判決,並論述:除例外情況外,專利權人有權取得禁制令。

這件令人矚目的訟案已成為軟體與製藥兩大產業對於專利制度未來發展方向之爭鬥的一部分。軟體業者表示,近乎自動准予的禁制令會使擁有「問題專利」但卻無意從事生產的專利權人向他們索賠。eBay 的辯護律師向法院表示,專利法並未要求對侵權者實施近乎自動准予的禁制令。另一方面, MercExchange 的律師 Seth Waxman 向法官表示,eBay 「盜用」 MercExchange 的技術,而且即使沒有絕對的規範,法院亦必須在「除極罕見的所有案件」中准予禁制令。

Scalia 法官還提到:一旦法院發出禁制令,相關公司即可協商取得專利技術的授權事宜,並讓自由市場來決定需要支付多少權利金。

預料最高法院將於 6 月底作出判決。

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