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2006年1月 的Archive

專利權項之撰寫要領

2006年1月9日 評論已關閉

專利權項 (claim) 的撰寫牽涉到兩個問題:一為範圍 (scope) 大小,另一為清楚完整性 (definiteness & completeness)。在不涵蓋先前技術 (prior art) 的前提下,專利權項所界定的範圍以儘量大為原則。另一方面,為了能符合專利要件 (condition & requirement),專利權項中的文字必須清楚明確。值得注意的是,相較於專利前案或先前技術,由專利權項所界定的發明 (invention) 只需要存在一個非顯而易知 (non-obvious) 的差異點 (difference),便足以令其具備專利性 (patentability)。在實際情況中,所謂「一個非顯而易知的差異點」,很可能是表現在專利權項內容當中的少數幾個字詞上。

專利權項的遣詞用字力求嚴謹,其格式也很重要。適當的區分段落以及精確地掌握字義並運用副詞等修飾語,將有助於所欲文意之清楚表達及其範圍之適切掌握。專利權項所包含的文字,其存在的目的若不是為了所主張發明之清楚完整,便是為了要構成與專利前案或先前技術之間的相異點,或是兩種目的兼具;除此之外,專利權項中出現的文字殆屬多餘,甚或有不當地限制專利權項範圍大小之虞。

專利權項依其形式可區分為獨立項和依附項兩種。依附項有兩種基本型態,茲以裝置項為例:一為針對獨立項 (或其所依附之權項) 所界定的功能或結構,加入進一步的功能或結構;另一為在獨立項 (或其所依附之權項) 所界定的功能或結構之外,額外加入功能或結構。上述兩種型態均是對獨立項 (或其所依附之權項) 作進一步的限定,使所界定的權利範圍相對縮小,專利性則相應增大。

關於專利權項的文法結構,茲以裝置項為例,歸納要點如下:

  1. 首度提出的結構名稱 (指構件、子元件、結構或任何一種實體物) 需加上不定冠詞 “a" 或 “an",再次提及的結構名稱則加上定冠詞 “the"。
  2. 介於前言 (preamble) 和主文 (body) 之間的轉折語應用 “comprising"。
  3. 名詞單複數需加以區別。
  4. 各段落中通常包含數個斷句 (具有主詞、動詞、受詞或分詞片語),亦可僅為單句或結構名稱,但每個斷句不使用原形動詞而採用 V+ing 的分詞形式;句型最好是簡單直述句。
  5. 各結構名稱需與其它結構名稱中的至少一個建立起聯結關係。
  6. 前言之載述內容需與主文所界定的整體結構相互呼應。
  7. 正如同轉折語 “comprising" 已清楚指明主文中各段落所載述的主要元件與前言中所主張標的物之間的包含關係,在界定主要元件及其所包含的子元件之間的包含關係時,亦需在相關段落中適當地使用 having 或 comprising 來清楚指明。

專利權項中的特殊用詞例

“adapted to" —
若某一元件 (例如元件 X) 不屬於本發明所主張標的之構成元件,但又需要描述其與本發明某組成構件 (例如構件 A) 之間的關係時,可藉由 “adapted to" 來建立關係;例如,"A being adapted to receive X"。據此,不論是在審查中或是在核准後,見到此表達方式時,便可立即得知元件 X 並非本發明所主張標的之構成元件。

“means for V+ing" —
在此,不妨將 means 視為 device, apparatus, structure, etc.,以有助於理解。惟必須注意的是,此處的 means 在說明書中未 (或無法) 以一適當名詞來指稱。若是可以找到適當名稱,便沒有必要採用 “means for V+ing" 的用法,因為此種用法所涵蓋的範圍較窄。舉例而言,"means for fastening" 與 “a fastener" 兩者相較之下,前者表達方式所涵蓋的範圍較窄 (因為在解讀範圍時會受限於說明書中所揭示的結構或其均等物)。然而,此種比較方式是弔詭的,因為在正常情況下是不會採用 “means for fastening" 來表達 “a fastener" 之意。

“at least one" —
“at least one" 的用法有兩種:一種是要指涉「複數個元件之中的至少一個」,另一種是要強調「一個或兩個(含)以上皆適用」。然而,一般所見 “an element A" 的表達方式實已涵蓋「元件 A 可以是單一個或複數個」的情況。因此,除非是要特別強調複數個元件亦適用的情況,藉以排除任何疑慮,否則應避免採用 “at least one" 的第二種用法。此外,"at least one" 的第二種用法會增加後續描述上的複雜度,初學者不易精確掌握。

“whereby" —
正確地使用 whereby 子句時,應注意兩點:一為其可予以省略而不造成任何實質影響,另一為其載述可獲先前揭示內容的支持。由第一點可知,運用此種子句的目的只是在使先前的揭示內容更加清楚,而由第二點可知,萬一運用不當,將會致使其載述無法獲得支持時將造成問題。因此,應儘可能避免使用 whereby 子句,並在必要時儘量以直述句來取代所欲採用的 whereby 子句。

 

 

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「潛艇專利」:專利申請懈怠原則

2006年1月4日 評論已關閉

CAFC 於 11/16/05 提出修正判決 (Symbol Technologies Inc. v. Lemelson Medical, Education & Research Foundation LP, Fed. Cir., No. 04-1451, 9/9/05),判定發明人 Jerome Lemelson 無法主張各項專利權項,理由是專利申請過程發生不合情理的延遲情事 (unreasonable delay)。

本案發明人故意拖延提出他的「潛艇」專利申請長達數年之久,試圖讓相關專利在條碼技術成熟後才「浮現」,然後再利用這些專利控告侵權者。CAFC 的九位法官非但沒有同意本案專利權人訴請全院聯席 (en banc) 重新聽審 (rehear) 先前對他不利的判決,其另根據專利申請懈怠原則 (doctrine of prosecution laches) 判定系爭專利的各項專利權項均為無效。法官認為系爭專利當中的所有專利標的處於申請狀態 (pending) 的時間超出合理的範圍,從而損及社會大眾的利益。

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USPTO:2006 年行動綱要

2006年1月1日 評論已關閉

美國專利商標局 (USPTO) 副局長 Stephen M. Pinkos 於上月表示,該局於 2005 年總共核准約 170,000 項專利,成長率為 8%,Pinkos 同時提出警告:對 USPTO 而言,此成長是利弊參半的趨勢,一方面代表美國經濟的正向成長,另一方面則代表審查中的專利申請案積案量的持續擴大。

為了解決專利申請案件積壓的問題,Pinkos 提出 2006 年度的行動綱要:

  • 在未來數年裡,每年將雇用 1000 名專利審查員;
  • 設立新的訓練學院,以防止審查員離職而跳槽到私營機構;
  • 增進目前仍處於測試階段的專利申請案之電子化申請系統 (electronic filing system, EFS);
  • 執行新的上訴前理由書 (pre-appeal brief) 會議之試行計畫;以及
  • 設立「超級小組 (supergroup*)」來審議再審查案件,並以提出再審查案件日起算一年半內完成所有的審理過程為目標。

根據 2005 年 9 月 13 日所公布的 IPO 調查,USPTO 致力改善的專利品質能否於 2006 年得到提昇頗令人感到懷疑。前項調查結果顯示,企業團體與專利權人當中有 51.3% 認為 USPTO 核准的專利品質低落,其中表示品質很差的有 3.8%,表示品質不佳的有 47.5%。大部分 (63.3%) 的應答者表示,他們所屬產業的專利的平均品質和三年前的品質一樣;有 51.2% 的應答者預期未來三年的專利品質將會維持現在的水準;有 28.7% 的應答者認為未來的專利品質會變差;只有 15% 的應答者認為專利的品質會有所改善。超過三分之二 (67.5%) 的受訪者表示,在未來三年當中,從提出專利申請到獲准專利將會耗費更多的時間。

*:Harold Wegner 曾於 2004 年 2 月 17 日由 USPTO 舉辦的 “THE EQUITIES OF INTER PARTES REEXAMINATION PROCEEDINGS" 會議中發言表示:"We need to have predictability, a supergroup of accountable, trained people to handle all reexams." (emphasis added)

取材自 PATENT, TRADEMARK & COPYRIGHT LAW DAILY © BNA, Inc.

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