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專利申請的撰寫原則:法官的觀點

2005年12月23日

聯邦巡迴上訴法院 (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) 主任法官 Paul Michel 曾經提出在專利申請過程中應採取的原則:

  1. 專利權項當中的用語應確實得到說明書內容的支持,並應使用相同的術語來載述專利權項和專利說明書的其餘部分。
  2. 專利說明書當中的用語應為意義明確的用語,同時應查核用語之意義是否適合其使用場合。
  3. 在專利申請過程中,應儘量避免進行修正 (amendment)。
  4. 在專利權項的答辯/修正過程中,應著眼於字義侵權範圍,而非均等侵權範圍。
  5. [專利從業人員] 應熟悉 CAFC 所裁判關於專利權項範圍解讀 (construction) 的判例,並應仔細研讀判決書全文,而不要只閱讀偏離重點的字句;而且應研讀所有的判例。
  6. 當某一個用語有一種以上的意義,而且沒有其他線索可供參考時,相關技術領域的意義 (customary meaning in the art) 要比一般性意義 (ordinary meaning) 來得重要。
  7. 發明所屬技術領域的相關辭典是判斷用語之正確意義時所訴諸的最初來源。
  8. 列出與討論先前技術文獻時,應查明各項術語在所屬技術領域當中的用法以及在專利說明書當中的用法兩者是否相同,並應使用與描述實施例所用的相同術語來描述先前技術。
  9. 儘可能描述發明的各種不同實施例 (embodiment)。
  10. 除非想要得到比一般解讀結果還要廣的專利權項解讀範圍,否則應避免衍生過長的專利申請歷程 (prosecution history)。

資料來源:http://www.ficpi.org/newsletters/50/Tips.html

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