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2005年10月 的Archive

USPTO 公布最新修訂的 MPEP

2005年10月22日 評論已關閉

美國專利商標局公布最新修訂的「專利審查程序手冊 (Manual of Patent Examining Procedure, MPEP)」。此版本為第八版的第三次修訂版 (8th ed., 3rd rev.),新加入的內容主要包括:

  • 委任書 (Power of Attorney) 和讓渡 (Assignment) 實務的修訂。
  • 修改「專利上訴暨衝突委員會 (Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI)」的相關規定。
  • 為實施「合作研究暨科技促進法 (Cooperative Research and Technology Enhancement Act of 2004, CREATE)」所做的修改。
  • 在提出專利申請案未繳交足夠費用時的處理方式。

關於其它改變的細節,可參考 USPTO 所提供的「藍頁 (blue pages)」說明。

Categories: 美國專利申請實務 Tags:

專利改革法案可能會促使各界急於提出專利申請案

2005年10月10日 評論已關閉

專利改革法案 (Patent Reform Act of 2005) 的其中一項重大變革即是由「發明優先專利制度 (First-to-Invent)」轉變為「申請優先專利制度 (First-to-File)」。確切而言,根據現行專利法,若有兩位或兩位以上的專利申請人針對具有專利性的相同發明提出專利申請,則先完成發明者有優先取得專利的權利。然而,根據審議中的專利法,其將規定先提出專利申請者優先取得專利。

專利改革法案之所以提議上述變革,主要是考量到知識財產法的全球一致性。在全世界的國家當中,只有美國與菲律賓是採用 First-to-Invent 專利制度;因此,若美國捨棄 First-to-Invent 專利制度而改採 First-to-File 專利制度,則此舉將具有調和世界知識財產體系的重大意義。

可預見的是,為了取得較有利的結果,專利申請人勢必會比以往更積極地提出專利申請案,而此積極性會呈現在較早提出申請以及更多的申請案量等兩個面向。如此一來,USPTO 的積案情況將更加惡化。據統計,專利申請人平均需花費約 27 個月的時間取得專利;因此,在其它條件不變的情況下,申請人取得專利的平均時間很可能會長達兩年半至三年。

據了解,專利改革法案通過之後,美國不會立即改採 First-to-File 專利制度,而會有一段緩衝時間 (例如五年)。對企業而言,因應這種變革的當務之急乃是強化企業內部的發明揭露書 (invention disclosure) 管理制度及審核流程,以期儘早向 USPTO 提出專利申請;另一方面,此項變革對個體發明人的衝擊則值得吾人進一步觀察。

參考資料:Lora Volkert, Changes in Federal Patent Law Loom: Legislation May Generate Rush of Applications, Daily Record and the Kansas City Daily News-Press (10/8/05)

專利策略支援服務

2005年10月10日 評論已關閉

— Kyodo News International, Tokyo (10/9/05)

日本富士通公司 (Fujitsu Ltd.) 即將推出一種知識財產支援服務。此種服務是利用專用軟體來分析專利文件。此種軟體能藉著分析專利文件的數位內容來辨識所屬技術領域及其性質。同時,即將推出的分析工具可以列出經常被研發計畫引用的重要專利。

上述服務的費用不貲,列出某些技術領域的專利,要價起碼一百萬日圓。除此之外,富士通也將提供競爭者的研發狀況相關資訊以及針對其專利進行評估等更完整的服務。

目前日本專利局大約已核發一千萬項日本專利。據初步估計,專利研究市場的產值大約有八百億至一千億日圓。

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顯而易知性的判斷原則受到質疑

2005年10月10日 評論已關閉

KSR International v. Teleflex (On Petition for Certiorari).

Teleflex Incorporated and Technology Holding Company (“Teleflex") 控告 KSR International Co. (“KSR") 侵害其美國專利第 6,237,565 號。2003 年 12 月 12 日,密西根聯邦東區地方法院以顯而易知的發明為由,認定 ‘565 專利的第 4 項專利權項 (唯一系爭專利權項) 無效,因而做出 KSR 勝訴的即刻判決 (summary judgment)。Teleflex Inc. v. KSR Int’l Co., 298 F. Supp. 2d 581 (E.D. Mich. 2003)。Teleflex 隨後提出上訴。聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 於審理此案後,撤銷地方法院所做成的即刻判決,並發回地方法院更審。CAFC 所持的判決理由是:若缺乏使熟習一般技藝之人士得以結合有關的先前技術文獻教示內容的「教示、聯想或動機」等證據,則不得將專利權項所保護的專利標的認定為顯而易知的發明。由於地方法院援用不完整的教示-聯想-動機檢驗標準 (incomplete teaching-suggestion-motivation test) 來分析判斷系爭專利權項所請標的之顯而易知性,因此 CAFC 做出上述不利於 KSR 的判決。

二十幾年來,CAFC 對於顯而易知性 (obviousness) 一直是採用所謂的「教示—聯想—動機」檢驗標準。在專利審查實務上,USPTO 要求審查員在依據專利法第 103 條核駁受審申請案時,必須引用並結合兩篇或兩篇以上的先前技術文獻 (prior art reference),或引用單獨一篇先前技術文獻並結合申請人所承認的先前技術 (admitted prior art)。在此專利侵權訴訟案件當中,KSR 質疑這個檢驗標準的正當性,並由知名的法學教授 John Duffy 代表 KSR 向美國最高法院提出訴願,請求最高法院准予調閱 CAFC 的判決 (Petition for Certiorari)。值得一提的是,Microsoft、Cisco 和 Hallmark 等大型企業均支持 KSR 的訴願。在法院之友意見書 (amicus curiae brief) 當中,Microsoft 等團體表示:對專利權人而言,目前的顯而易知性檢驗標準門檻太低而不會構成太大的阻礙。另一方面,這種檢驗標準的形式損害了法院發揮確實判斷出一項發明對熟習一般技藝者是否為顯而易知的能力。換言之,負責審理專利訴訟的法院應該以更確實的檢驗標準來判斷專利請求標的的顯而易知性。

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